ДЕЛОВАЯ ИГРА - СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
STALEMATE[1]
Ведущий игры: - , патентный поверенный 1 декабря 2011 г.
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Арбитражный суд г. Москвы
ИСТЕЦ - Федерация шахмат Великобритании выпускает специализированный журнал под названием STALEMATE и имеет три международных товарных знака на обозначение STALEMATE (словесное и комбинированное) на товары 16 класса МКТУ, действующих в России более 30 лет, в частности на «издания печатные». Полтора года назад 1 июня 2010 г. Истец подал международную заявку на регистрацию комбинированного товарного знака 
для нового приложения к журналу. Экспертиза ФИПС Роспатента отказала в регистрации заявленного обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам поддержала мнение экспертизы, отказав в удовлетворении возражения.
Решения Роспатента были вынесены на том основании, что в России существует международная регистрация товарного знака на сходное обозначение StaleMate для однородных товаров 16 класса и услуг 41 класса на третье лицо «Фан клуб Михаила Таля» г. Рига, Латвия, имеющая приоритет от 01.01.01 г. Т. е. эта регистрация имеет более позднюю дату приоритета, чем зарегистрированные знаки Федерации шахмат Великобритании (Истца), но более раннюю, чем международная заявка Истца от 01.01.2001. С момента ее регистрации прошло более пяти лет.
Истец считает, что отсутствуют препятствия к регистрации заявленного им товарного знака, в силу наличия у него «старших прав».
ОТВЕТЧИК – Роспатент считает, что решение Роспатента основано на пункте 6 статьи 1483 ГК РФ:
«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
«2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет».
Стороны используют свои знаки.
Участники:
Суд , федеральный судья в отставке
Истца представляет , патентный поверенный
Ответчика представляет , патентный поверенный
В Арбитражный суд г. Москвы |
г. Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17 |
Истец: |
ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ |
Представитель Истца: |
по доверенности |
Россия 101000 Москва,Малый Златоустинский переулок, оф.15,«Евромаркпат» |
Тел.: (4,Факс: (4 |
Ответчик: |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) |
123995 ГСП-5, Г-59, Москва, |
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку на территории России
Роспатент (далее – Ответчик) принял решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории России комбинированному международному знаку STALEMATE
(дата международной регистрации – 01.06.2010), владельцем которого является английская компания Федерация Шахмат Великобритании (далее - Заявитель).
Заявитель направил в Роспатент Возражение против указанного решения Ответчика.
По результатам рассмотрения Возражения Ответчиком было принято решение об отказе в удовлетворении Возражения и отказе в предоставлении правовой охраны на территории России международной регистрации. Данное решение было утверждено Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Доводы Ответчика, изложенные в Решении, сводятся к следующему:
· Комбинированное обозначение по международной регистрации не соответствует требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).
· Заявленное комбинированное обозначение STALEMATE по международной регистрации сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на территории РФ международным товарным знаком StaleMate на имя другого лица - латвийской компании "Фан клуб Михаила Таля", в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.
· Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента и однородностью товаров 16 класса, указанных в перечнях обоих знаков.
Заявитель, являющийся правообладателем комбинированного международного знака STALEMATE, в своем возражении указал следующее:
· Заявителю принадлежат три международных товарных знака, охраняемых в России, для товаров 16 класса МКТУ, и содержащих словесный элемент "STALEMATE", имеющих более ранний приоритет по сравнению с противопоставленной международной регистрацией.
· Комбинированный знак Заявителя по международной регистрации зарегистрирован для однородных товаров 16 класса, однако действует параллельно и бесконфликтно с международной регистрацией противопоставленного знака на протяжении более чем 10 лет на территории Латвии, России и целого ряда других стран. Кроме того как словесный, так и комбинированный знаки Заявителя длительное время используются на территории РФ и Латвии. Данные фактические обстоятельства на основании раздела С статьи 6-quinqies Парижской конвенции по охране промышленной собственности позволяют сделать вывод о том, что знак Заявителя может быть зарегистрирован без нарушения прав владельца другого знака.
Рассмотрев Возражение Заявителя, Ответчик принял Решение об отказе в предоставлении комбинированному международному товарному знаку STALEMATE правовой охраны на территории РФ.
Заявитель полностью не согласен с доводами Ответчика и считает Решение Ответчика незаконным и необоснованным по следующим основаниям:
1. Решение Ответчика противоречит ранее принятому решению о регистрации противопоставленного знака со словесным элементом StaleMate в России.
Вывод Ответчика о сходстве знаков основан на том, что совпадение словесного элемента, входящего в состав знаков и используемого для маркировки товаров, способны породить в сознании у потребителя принадлежность этих товаров одному производителю. Данный вывод не имеет под собой никакого обоснования. Более того, он противоречит решению Роспатента о регистрации международного товарного знака StaleMate при наличии более ранних прав на товарные знаки Заявителя, содержащие сходный словесный элемент "STALEMATE".
При проведении экспертизы по противопоставленной международной регистрации ни один из знаков Заявителя, содержащий сходный словесный элемент "STALEMATE", не был противопоставлен международной регистрации "Фан клуба Михаила Таля", что означает фактически, что экспертиза Роспатента сочла этот знак не сходным до степени смешения с более ранними знаками Заявителя, несмотря на очевидное совпадение в знаках словесного элемента "STALEMATE" и однородность товаров. Это подтверждается записью в разделе 580 выписки из Международного реестра знаков ВОИС в отношении противопоставленного международного товарного знака: «Срок для вынесения отказа истек, уведомлений о предварительном отказе не зарегистрировано. Российская Федерация».
Вышеизложенная аргументация свидетельствует о том, что возможность смешения международного товарного знака и противопоставленного товарного знака была исключена экспертизой Роспатента, т. к. словесные обозначения StaleMate и STALEMATE уже были признаны несходными при принятии решения о регистрации на территории РФ международного знака, принадлежащего "Фан клубу Михаила Таля".
2. Решение Ответчика принято без учета норм международного права
При принятии Решения Ответчик необоснованно не принял во внимание нормы международного права, а именно, ст. 6quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года с изменениями (далее – Парижская конвенция). Согласно разделу А ст. 6quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. В соответствии с разделом С названной статьи для того, чтобы определить, может ли быть товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Фактические обстоятельства могут также показать, что в течение длительного срока параллельного использования два относительно сложных знака не вызвали никакой путаницы, и поэтому регистрация одного из этих знаков не нарушит прав владельца другого.
Товарный знак Заявителя "STALEMATE" имеет давнюю историю, и шахматный журнал, выпускаемый под этим знаком, относится к числу наиболее известных и популярных журналов в данной области.
Международные знаки Заявителя, обладающие более ранним приоритетом, так же как и противопоставленный товарный знак, мирно сосуществуют как на латвийском, так и на российском рынке, а также на рынках других стран на протяжении более чем 10 лет, что подтверждается выписками из Международного реестра ВОИС в отношении этих знаков.
Правообладатель противопоставленного товарного знака никогда не оспаривал международные регистрации Заявителя ни в одной из стран. Комбинированный международный знак Заявителя
и противопоставленный ему знак никогда не рассматривались в других странах как сходные до степени смешения, что подтверждается выписками из Международного реестра ВОИС в отношении этих знаков.
Аргументация Заявителя подтверждается материалами недавней судебной практики, в частности, решением ВАС РФ по делу ZLATOPRAMEN / STAROPRAMEN. Так, ВАС РФ указал на следующие критерии, которые должны были учитывать Роспатент и арбитражные суды при определении возможности предоставления правовой охраны товарному знаку с более поздним приоритетом (ZLATOPRAMEN), несмотря на его сходство с более ранним товарным знаком (STAROPRAMEN):
· Давняя история пива ZLATOPRAMEN, его известность и успешность среди марок чешского пива;
· Общая страна происхождения товарных знаков ZLATOPRAMEN и STAROPRAMEN - Чехия;
· Активное использование товарного знака ZLATOPRAMEN на внутреннем рынке и в других странах;
· Бесконфликтное сосуществование знаков на протяжении многих лет.
Таким образом, в данном конкретном случае Ответчик, принимая решение об отказе в предоставлении правовой охраны комбинированному международному знаку, не учел аналогичные фактические обстоятельства:
· Шахматный журнал "STALEMATE" имеет давнюю историю и относится к числу наиболее известных в мире шахматных журналов;
· в течение многих лет товарный знак "STALEMATE" активно используется не только на внутреннем рынке Великобритании (более 50 лет), но и в России (около 30 лет), а также известен во многих странах мира;
· Международные знаки Заявителя и противопоставленный международный товарный знак бесконфликтно более 10 лет сосуществуют в стране происхождения противопоставленного знака - Латвии, а также на территории многих других стран, в том числе, в России.
В результате следует признать, что Решение Ответчиков не соответствует фактическим обстоятельствам дела, принято без учета представленных Заявителем доказательств и аргументов, а также норм международного законодательства о товарных знаках, нарушает права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 6quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 1483 ГК РФ, ст. ст. 197-201 АПК РФ,
ПРОШУ:
признать недействительным Решение Палаты по патентным спорам Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку в отношении товаров 16 класса МКТУ полностью.
Приложение:
1. Нотариально заверенная копия доверенности;
2. Нотариальная копия выписки из торгового реестра;
3. Заверенная копия выписки из Международного реестра знаков ВОИС по комбинированному знаку
с переводом на русский язык;
4. Заверенная копия решения Роспатента;
5. Заверенные копии выписок из Международного реестра знаков ВОИС по международным знакам Заявителя с переводом на русский язык;
6. Заверенная копия выписки из Международного реестра знаков ВОИС по противопоставленному международному знаку с переводом на русский язык;
7. Заверенные копии распечаток с русскоязычных сайтов, посвященные STALEMATE;
8. Заверенная копия постановления ВАС РФ № 000/08 от 01.01.2001 по делу ZLATOPRAMEN ./. STAROPRAMEN;
9. Оригинал платежного поручения об оплате госпошлины;
10. Копия квитанции о направлении копии иска Ответчику.
С уважением,
представитель Заявителя по доверенности
В Арбитражный суд г. Москвы |
г. Москва, ул. Большая Тульская, вл. 17 |
Истец: |
ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ |
Ответчик: |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности |
123995 ГСП-5, Г-59, Москва, |
ОТЗЫВ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла решение об отказе в регистрации комбинированного обозначения «STALEMATE» по международной заявке (дата международной регистрации – 1 июня 2010 года). По результатам рассмотрения возражения заявителя, Федерации шахмат Великобритании, коллегия Палаты по патентным спорам оставила в силе решение экспертизы. Представляется, что оспариваемое решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности является законным и обоснованным, исходя из следующих соображений.
Согласно пункту 2 части 6 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в т. ч. в соответствии с международным договором, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Заявленное комбинированное обозначение STALEMATE по международной регистрации сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на территории РФ международным товарным знаком StaleMate на имя другого лица - латвийской компании "Фан клуб Михаила Таля", в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.
В действующем законодательстве отсутствует правовая норма, позволяющая патентному ведомству проигнорировать существование зарегистрированного на иного правообладателя сходного товарного знака для однородных товаров и услуг в такой ситуации. Письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного знака в материалы дела не представлялось, хотя возможность получения такого разрешения от «Фан клуба Михаиля Таля» у заявителя имелась, исходя из его довода о бесконфликтном сосуществовании знаков.
Таким образом, предположение о правомерности параллельного использования сходных знаков, высказанное Федерацией шахмат Великобритании в заявлении по настоящему делу, носит декларативный характер и не подтверждается надлежащими доказательствами (например, социологические опросы российских потребителей). Ссылка на правоприменительную практику иных государств не совсем корректна в силу разного законодательства, неизвестности фактических обстоятельств такого «сосуществования» и территориального принципа правовой охраны товарных знаков.
Аналогичного подхода требует от патентного ведомства и норма раздела «В» статьи 6 quinquies Парижской конвенции, налагающая запрет на регистрацию знаков, которые могут затронуть права третьих лиц в стране, где испрашивается охрана.
Также немаловажно, что национальное законодательство России (п. 2 ч. 2 ст. 1512 ГК РФ и ранее действовавший Закон о товарных знаках) позволяет оспорить товарный знак со ссылкой на его сходство с ранее зарегистрированными для однородных товаров и/или услуг обозначениями в течение пяти лет с даты публикации сведений об оспариваемом знаке в Реестре. Своим законным правом на признание правовой охраны товарного знака StaleMate недействительным Федерация шахмат Великобритании не воспользовалась.
Исходя из поступившего в суд заявления, Федерация не оспаривает сходство до степени смешения словесных элементов знаков, но считает, что такая коллизия может быть преодолена посредством:
1. Ссылки на так называемые объекты «старшего права», закрепленные за заявителем.
2. Применения нормы пункта 1 раздела «С» статьи 6 quinqies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
В данной связи необходимо отметить следующее.
(1). Российской нормативной системе не известна категория «объект старшего права» применительно к товарным знакам в том смысле, в котором толкует ее заявитель. Если продолжить логику уважаемого заявителя, то «старшие права» позволяют Федеральной службе игнорировать чужие неоспоренные регистрации и выносить положительные решения по заявкам «в продолжение серии», что не основано на нормах действующего законодательства. Более того, в силу абз. 3 п. 14.4.2.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, экспертиза обязана была отказать в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на основании существования действующей регистрации сходного товарного знака StaleMate.
(2). Норма пункта 1 раздела «С» статьи 6 quinqies Парижской конвенции дословно звучит так: «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.». Данное правило не вступает в противоречие с пунктом 2 части 6 статьи 1483 ГК РФ. Сфера ее применения лежит в области оценки различительной способности заявленных обозначений или их способности вводить потребителя в заблуждение. Нормы, позволяющей патентному ведомству на основании неких (пусть даже весомых) фактических обстоятельств сделать вывод о том, что регистрация двух очевидно сходных обозначений законна, не существует. Иными словами, пункт 1 раздела «С» статьи 6 quinqies Парижской конвенции по охране промышленной собственности не отменяет действие п. 2 части 6 статьи 1483 ГК РФ.
И, наконец, полагаем, что ссылка на решение ВАС РФ по делу ZLATOPRAMEN vs. STAROPRAMEN представляется не совсем корректной ввиду разных фактических обстоятельств - меньшая степень сходства самих обозначений, длительная история использования знака ZLATOPRAMEN ( с 17 в.), и т. д.
Считаем необходимым отметить, что исходя из параллельного использования сходных обозначений для однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации, Федерация шахмат Великобритании и "Фан клуб Михаила Таля" являются конкурентами на одном рынке товаров и услуг (п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»). Таким образом, у заявителя сохраняется право на оспаривание противопоставленного товарного знака в связи с признанием приобретения прав на него актом недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14 Закона), без учета давности такой регистрации. К тому же, согласно позиции заявителя, будучи под защитой «объектов старшего права» (трех товарных знаков, в которых содержится слово «stalemate»), ничто не мешает заявителю использовать словесный элемент «stalemate» без новой (четвертой по счету) регистрации.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 6 ст. 1483 ГК РФ, разд. «В» статьи и п. 1 разд. «С» ст. 6 quinquies Парижской конвенции, ст. 197-201 АПК РФ,
ПРОШУ СУД:
В удовлетворении заявления Федерации шахмат Великобритании по делу № ______ об оспаривании Решения Федеральной службы № _______ от __.__.__ отказать.
Представитель Ответчика (по доверенности) .
[1] stalemate ['steɪlmeɪt] сущ.
1) пат (в шахматах)
2) патовая ситуация, безвыходное положение, тупик
