Руководство по написанию формы «Раскрытие информации об изобретении»

29.09.2012

Page Heller, Center for Technology Commercialization

National University of Science and Technology MISiS

It is important to fill out an invention disclosure in a way that conveys the “value proposition.” The value proposition is why an investor should be interested in investing or a company should be interested in licensing. It answers the question of “why” from the investor’s or company’s perspective.

The value proposition is not stated as “a new electrode for a fuel cell with properties of 0.4% oxygen depletion without degradation of the surface gas phase penetration.” It is stated as “a new electrode for a fuel cell that provides an increase in overall efficiency of 20% over varying loads.” It describes the benefits, not the features.

It is possible, and desirable, to write the initial invention disclosure in a non-confidential way. The invention disclosure will be used to conduct a business analysis. If the business analysis results in a positive assessment, then a patent application form will contain the final confidential description of the invention.

For, example, let us say that you have a Russian patent on research results that was issued several years ago. There is someone interested in licensing the technology, but not in Russia, where the patent protects the right to the device. All would be lost, except that in the last few years you have added many new features and improvements that make the technology much better.

The way to get value from this scenerio will be to fill out an invention disclosure by clearly identifying what those new features are and what is their value proposition. In the invention disclosure, you will recite what the patent covers and what is new since the patent was filed. The idea is not to trick the reader into thinking something is good, but to allow the reader to project how strong the protection may be for the improvements.

In our example, let us say that your technology is a new alloy that is light weight and ten times stronger than steel. You make it by adding two elements in precise proportions.

·  0.20% Mg

·  0.05% Be

Then, you super-heat the alloy to 1600 K and cool it to 250 K in graduated steps, each taking 5 minutes. Heating it less or cooling it more quickly or more slowly was found to destroy the desired properties. The result is a structured lattice of molecules that provide an unexpectedly strong alloy.

There is a limitation, however. When trying to make large parts, you find that weakness appears every 500mm or so. Thus, it may only be used in small parts. Let us say the cost is about twice that of other processes.

What is the value proposition? It is, for instance, a light weight material that may be used in for small parts, like cell phone cases, aircraft door handles, and engine valves, allowing use of less material while achieving greater strength.

How should you describe it so it remains non-confidential? That depends on what the key to success is and what has previously been published. Remember that a patent is a published document. So, if the key is the combination of elements Mg and Be, then instead of identifying them in the invention discloure, say “two selected and commonly available metals in the proportions 0.20% and 0.05%.” If the elements are commonly used in making the alloys, but the proportions are critical to success, then say “adding Mg and Be in small amounts to create a compound.”

If your earlier patent already identifies the elements and their proportions, state that in the invention disclosure. If the improvement which is not obvious to one skilled in the art of making alloys is the cooling process, then say “adding 0.20% Mg and 0.05% Be to create a mixture that is subsequently super-heated and cooled in precisely controlled stages that allow the lattice structure to…”

Of course, if the real magic of this technology is the selection of elements and their proportions, and that has already been published in a Russian patent, then the improvement of the heating and cooling procedure is going to be worth less. If however, the whole thing doesn’t work without the combination of the precise element proportions and the improved process, and if there is not an alternative process that will also work, then the technology is still valuable.

If the major value is published in the Russian patent and the market is in the United States, is it worth patenting the improvement, which you already know has less value? The answer lies in whether or not rights to the improvement would prevent competitors from making the same product in a different way. If anyone can heat and cool the magic mixture in practically any way and get the same result, it is not worth patenting the improvement. If, however, holding the rights to the improvement would allow a company to keep others from making the product, then it is worth patenting.

To conclude, it is possible to write an invention disclosure which describes precisely the part of the technology which holds value without revealing the confidential details. It should be written so the reader can easily identify the precise device or method which holds value. The reader must be able to distinguish it from the standard procedures commonly used to make the device.

The reader must also be able to easily understand the value proposition. The must be able to answer the question, “Why do I care?”

Following this guide will lead to a better disclosure of invention and more profitable technology transfer. Good luck.

Руководство по написанию формы «Раскрытие информации об изобретении»

Руководство по написанию формы «Раскрытие информации об изобретении»

29.09.2012

Пейдж Хеллер, Центр Коммерциализации Технологий

Национальный Исследовательский Технологический Университет МИСиС

Заполнение формы «Раскрытие информации об изобретении» является очень важным, так как оно составляет «ценностное/конкурентное предложение». Ценностное/конкурентное предложение определяет то, почему инвестор должен быть заинтересован в инвестировании или компания должна быть заинтересована в лицензировании. Данная форма отвечает на вопрос «почему» со стороны инвестора или компании.
В ценностном предложении не описывают «новый электрод для топливных элементов со сниженным содержанием кислорода до 0,4% без уменьшения фазы проникновения поверхностного газа». Это же можно сформулировать как «новый электрод для топливных элементов, который обеспечивает увеличение общее эффективности на 20% по сравнению с переменной нагрузкой». Во втором случае описаны преимущества, а не характеристики.
Это возможно, и желательно, заполнять форму «Раскрытие информации об изобретении» в общем виде, избегая конфиденциальную информацию. Форма «Раскрытие информации об изобретении» будет использоваться для проведения бизнес-анализа. Если результат проведения бизнес-анализа будет положительным, то форма заявки на патент будет содержать конфиденциальную информацию и окончательное подробное описание изобретения.
Вот, например, скажем, что у вас есть русский патент на результаты исследований, который был выпущен несколько лет назад. Существует кто-то, кто заинтересован в лицензировании данной технологии, но не в России, где патент защищает право на устройство. Все было бы потеряно, кроме того, в последние несколько лет вы добавили много новых функций и усовершенствований, которые улучшили данную технологию.
Способом получить выгоду по этому сценарию будет заполнение формы «Раскрытие информации об изобретении», которая поможет четко определить, что за новые функции и какова их стоимость в предложении. В форме «Раскрытие информации об изобретении», вы перечислите то, что охватывает патент и то, что является новым с тех пор, как патент был получен. Идея состоит в том, чтобы не вводить читателя в заблуждение, но, чтобы позволить читателю спроектировать, насколько может быть сильна защита для данных улучшений.

В нашем примере, скажем, что ваша технология - это новый сплав, легкий по весу и в десять раз прочнее стали. Вы создаете его путем добавления двух элементов в точных пропорциях.

·  0.20% Mg

·  0.05% Be

Затем, вы нагреваете сплав до 1600К и охлаждаете его до 250K в градуированных шагах, каждый из которых занимает 5 минут. Было определено, что нагревание или охлаждение сплава медленнее или быстрее разрушает его желаемые свойства. В результате мы получаем структурированную решетку молекул, которые обеспечивают неожиданно прочный сплав.
Однако существует ограничение. При попытке сделать большие детали, вы обнаружите, что понижение прочности наблюдается каждые 500 мм или около того. Таким образом, данный сплав может быть использован только для производства небольших деталей. Скажем, что стоимость такого процесса примерно в два раза больше, чем других.
Что такое ценностное предложение? Это, например, облегченный материал, вес которого может быть использован для производства мелких деталей, таких как в случае производства сотовых телефонов, ручек дверей самолета, или клапанов двигателя, где используется меньше материала, одновременно с достижением большей прочности.
Как же описать это так, чтобы не упоминать конфиденциальную информацию? Это зависит от того, что является ключом к успеху и что было ранее опубликовано. Помните, что патент является опубликованным документом. Так что, если ключевым моментом в достижении успеха является сочетание элементов Mg и Be, то вместо выявления их в форме «Раскрытие информации об изобретении» можно написать «два отобранных и широко доступных металла в пропорции 0,20% и 0,05%». Если элементы широко используются в создании сплава, но решающее значение для успеха имеют пропорции, то можно написать, «для получения соединения необходимо добавить Mg и Be в небольших количествах».
Если патент, полученный ранее, уже определяет элементы и их пропорции, то необходимо написать об этом в форме. Если усовершенствование процесса, которое не является очевидным для специалиста в данной области производства сплавов, заключается в процессе охлаждения, то можно написать, что «добавив 0,20% Mg и 0,05% Be для создания смеси, которая впоследствии проходит точно контролируемые этапы нагрева и охлаждения, способствующие образованию структуры решетки, чтобы...»

Конечно, если магия данной технологии заключается в выборе элементов и их пропорций, которые уже были опубликованы в патенте в России, то совершенствование процедуры нагрева и охлаждения будет стоить меньше. Если, однако, все это не работает без сочетания точных пропорций элементов и без усовершенствования процесса, и если нет альтернативного процесса, который также будет работать, то технология все еще является ценной.

Если основная ценность опубликована в русском патенте и рынок находится в Соединенных Штатах, стоит ли патентовать усовершенствование, которые вы заранее знаете, что имеет меньшую ценность? Ответ заключается в том, помешают ли конкурентам права на усовершенствование произвести такой же продукт. Если любой может нагреть и охладить эту магическую смесь практически любым способом и получить тот же результат, то не стоит патентовать усовершенствование процесса. Если, однако, наличие права на усовершенствование позволит компании ограничить других в производстве данного продукта, то патентовать процесс усовершенствования стоит.

В заключение, можно написать форму «Раскрытие информации об изобретении» так, чтобы она описывала именно ту часть технологии, которая имеет ценность, но не раскрывала конфиденциальную информацию. Форма должна быть написана так, чтобы читатель может легко определить именно то устройство или метод, которые имеют ценность. Читатель должен иметь возможность отличить их от стандартной процедуры, обычно используемой в производстве.

Читатель должен также иметь возможность легко понять ценность предложения. Он должен быть в состоянии ответить на вопрос: «Почему меня это волнует?"

Данное руководство приведет к успешному составлению формы «Раскрытие информации об изобретении» и к более выгодному трансферу технологии. Удачи.