Без призначення в установленому порядку експертизи висновок спеціаліста не є висновком експерта в розумінні статті 42 ГПК

Без призначення в установленому порядку експертизи висновок спеціаліста не є висновком експерта в розумінні статті 42 ГПК.

Постанова Вищого господарського суду України від 17 вересня 2003 р.

Вищий господарський суд України розглянув касаційну скаргу ТОВ “Софтлайн Інтернешнл” на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2003 зі справи за позовом ЗАТ “Софтлайн” до ТОВ “Софтлайн Інтернешнл”, третя особа Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти України про заборону використання фірмового найменування та знаку для товарів і послуг на території України.

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.01.2003 відмовлено в задоволенні позовних вимог ЗАТ "Софтлайн" (далі - позивач) до ТОВ "Софтлайн Інтернешнл" (далі - відповідач) щодо заборони відповідачу використовувати фірмове найменування та знак для товарів і послуг "Softline" на території України.

За скаргою позивача Київський апеляційний господарський суд постановою від 19.06.2003 змінив рішення господарського суду міста Києва від 09.01.2003 та задовольнив позов частково, заборонивши відповідачу використовувати знак "Softline" для товарів і послуг, що стосується діяльності з постачання готових рішень підприємствам щодо автоматизації їх роботи 42 класу МКТП.

Не погоджуючись з названою постановою Київського апеляційного господарського суду, відповідач звернувся до Вищого господарського суду з касаційною скаргою, у якій просив цю постанову скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити без змін. В обґрунтування відповідач посилався на те, що апеляційний суд неправильно застосував норми матеріального права, а саме - МКТП, розроблену на підставі Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957, та зробив невірний висновок про те, що продаж комп’ютерних програм не віднесено до 9 класу МКТП, а ця діяльність є постачанням готових рішень підприємствам щодо автоматизації їх роботи та відноситься до 42 класу МКТП. Крім того, на думку скаржника, апеляційним судом було порушено норми процесуального права, що регулюють порядок призначення та проведення судової експертизи (статті 41, 42 ГПК).

У відзиві на касаційну скаргу позивач зазначав, що постанова Київського апеляційного господарського суду відповідає нормам матеріального та процесуального права, а тому має бути залишена без змін.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність скасування прийнятих у справі рішення та постанови і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що :

- позивач має пріоритет в Україні на використання фірмового найменування – “Товариство з обмеженою відповідальністю “Софтлайн” (з 1995 року по 2001 рік) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію № від 28.11.1995, а також фірмового найменування “Закрите акціонерне товариство “Софтлайн” відповідно до свідоцтва по держану реєстрацію № 000 від 21.03.2001. Фірмовим найменуванням відповідача є : “Товариство з обмеженою відповідальністю “Софтлайн Інтернешнл”;

- відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг від 30.10.2000 позивач є власником зареєстрованого знаку “Softline” для деяких послуг 35, 38 та 42 класів МКТП;

- відповідач використовує в Україні знак, зареєстрований російською компанією “СофтЛайн Групп” за міжнародною заявкою від 28.12.2000 (міжнародна реєстрація № 000 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (далі – Мадридська угода), права на використання якого передані йому згідно з ліцензійним договором від 16.04.2002, зареєстрованим Державним департаментом інтелектуальної власності рішенням від 17.12.2002. Знак, яким користується відповідач, зареєстровано для всіх товарів 9 та 16 класів МКТП та для частини послуг 42 класу МКТП (що не співпадають з послугами, для яких зареєстровано у 42 класі МКТП знак позивача);

- перше з фірмових найменувань позивача фактично не використовується з 2001 року, а нове фірмове найменування – “Закрите акціонерне товариство “Софтлайн” різниться з фірмовим найменуванням відповідача “Товариство з обмеженою відповідальністю “Софтлайн Інтернешнл” в чотирьох з п’яти слів, також слово “Інтернешнл” відсутнє в назві позивача, що свідчить про відсутність схожості в найменуваннях позивача та відповідача яка здатна призвести до змішування між ними.

Причиною спору в даній справі стало питання про правомірність використання відповідачем знаку для товарів і послуг "Softline" у здійсненні господарської діяльності з продажу споживачам програм “Microsoft”, “Oracle” “Abbyy”, “Borland” та використання у назві підприємства відповідача слова “Софтлайн”, яке використовується у фірмовому найменуванні позивача.

Правова охорона фірмового найменування передбачена Постановою РНК СРСР від 22.06.1927 “Про введення в дію Положення про фірму”, Законом України “Про підприємництво” та Законом України “Про підприємства в Україні”. Відповідно до статті 2 Закону України “Про підприємництво”, пункту 3 названої Постанови РНК СРСР найменування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. З огляду на зазначені норми, судом першої та апеляційної інстанцій зроблено правильний висновок про відсутність недобросовісної конкуренції з боку відповідача та про необхідність відмови позивачу у цій частині його вимог, оскільки у сторін різні назви підприємств.

Водночас касаційна інстанція дійшла висновку про порушення апеляційною інстанцією правил ГПК про застосування належних засобів доказування у встановленні нею тієї обставини, що здійснювана відповідачем діяльність з продажу споживачам програм “Microsoft”, “Oracle” “Abbyy”, “Borland” є постачанням підприємствам готових рішень щодо автоматизації їх роботи, яка відноситься до переліку послуг, передбачених у 42 класі МКТП.

Апеляційним судом у вирішенні питання про те, до якого класу МКТП відноситься діяльність відповідача з продажу комп’ютерних програм “Microsoft”, “Oracle” “Abbyy”, “Borland” зроблено висновок, що ця діяльність відповідача належить до постачання готових рішень підприємствам щодо автоматизації їх роботи. Тобто продаж комп'ютерних програм належить до 42 класу МКТП і, таким чином, порушуються права позивача. Такого висновку апеляційний суд дійшов, зокрема, на підставі висновків спеціалістів - члена - кореспондента Національної Академії наук України, професора, доктора фізико-математичних наук П. та доцента, кандидата технічних наук М. Проте, зазначені висновки не є експертними, а тому не могли бути прийняті апеляційним судом як докази. Відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. На порушення приписів цієї норми процесуального права, суд апеляційної інстанції помилково оцінив надані позивачем листи спеціалістів як висновки експертів. Тим самим суд припустився неправильного застосування статей 41, 42, 43 ГПК.

Крім того, оскільки у розгляді спору судами першої та апеляційної інстанції бралося до уваги, що відповідач користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди, то з метою оцінки правомірності такого користування необхідно було встановити, чи розповсюджується міжнародна реєстрація знаку "Softline" на Україну та щодо яких номерів класів відповідно до МКТП. Відповідно до статті 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті 2 статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справи слід було встановити, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки. Проте на порушення статті 43 ГПК цього зроблено не було.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

У новому розгляді справи господарському суду необхідно встановити обставини, зазначені у даній постанові і, зокрема, вирішити питання про призначення судової експертизи відповідно до статті 41 ГПК.

За таких обставин касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Софтлайн Інтернешнл” задовольнив частково: постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2003 та рішення господарського суду міста Києва від 09.01.2003 скасував; справу передав на новий розгляд до господарського суду міста Києва.