В. Джермакян
Альтернативные признаки, варианты изобретения и патентные пошлины
Этот вопрос, еще в 2004 г. во время действия старого Положения о пошлинах[1], был освещен в параграфе 4.2. моей книги «Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства», ИНИЦ Роспатента, М., 2004, следующим образом:
«4.2. Альтернативные признаки, варианты изобретения и патентные пошлины
Рассмотрим аспект использования альтернативных признаков во взаимосвязи с размером пошлины за подачу заявки и экспертизу по существу подобных изобретений. Когда в формуле изобретения заявлены в разных ее пунктах варианты изобретения, пошлина за экспертизу по существу увеличивается на 80 % за каждый независимый пункт (каждый вариант изобретения свыше одного), а пошлина за подачу заявки – увеличивается при этом, если количество пунктов превышает 25. Увеличение пошлин в этой ситуации оправдано, так как каждый вариант изобретения требует отдельного экспертного анализа, патентного поиска и оценки по критериям патентоспособности. Когда те же варианты изобретения оформлены в независимом пункте формулы через альтернативные признаки, пошлина не увеличивается, хотя те же экспертные работы увеличиваются пропорционально количеству вариантов независимо от формы их изложения в формуле изобретения.
Этот фактор является решающим в попытках объединить в одной заявке массу вариантов, используя при этом альтернативные признаки и их комбинации, что, как показано выше, далеко не всегда возможно, а в ряде случаев прямо противоречит требованию соблюдения единства изобретения.
Представляется разумным введение определенных ограничений по использованию альтернативных признаков в одном пункте формулы при характеристике вариантов изобретений, например, путем введения ограничений на использование комбинаций альтернативных признаков, по существу представляющих отдельные варианты изобретения, которые должны заявляться в разных независимых пунктах формулы».
После изменения в 2008 г. Положения о пошлинах и принятия другой схемы взимания пошлин, ситуация с «вариантами» изобретения, заявленными в одном независимом пункте формулы изобретения, также осталась забытой. Так, за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения за каждый дополнительный независимый пункт формулы, взимаются дополнительные пошлины в зависимости от количества независимых пунктов (до 10 или более), при этом количество независимых изобретений, которыми по отношению друг к другу являются варианты, не учитывается никак, если эти изобретения – варианты сконцентрированы в одном независимом пункте через альтернативные сочетания признаков.
Когда в формуле изобретения (полезной модели) заявлены независимые пункты, пошлина в соответствии с новым Положением о патентных[2], увеличивается в определенной пропорции за каждый независимый пункт, совершенно независимо от того, являются ли изобретения по независимым пунктам «вариантами» одного изобретения или нет.
Каждый «вариант» изобретения, независимо от его местонахождения в патентной формуле, требует отдельного экспертного анализа, патентного поиска и оценки по всем условиям патентоспособности, и пропорциональное увеличение размера пошлин должно осуществляться независимо от того, разнесены ли «варианты» по независимым пунктам, или они сконцентрированы в одном независимом пункте через альтернативные сочетания признаков.
Допустимость безвозмездного изложения в одном независимом пункте формулы изобретения практически неограниченного количества «вариантов» и искусственно создаваемая при этом абсолютная неясность испрашиваемого объема прав, являются решающими факторами, обуславливающими подачу так называемых «спекулятивных» заявок и получение «зонтичных» патентов, с помощью которых далее шантажируется рынок. И такая ситуация имеет распространение как по заявкам и патентам на изобретения, так по заявкам и патентам на полезные модели.
Представляется совершенно разумным и давно назревшим введение определенных ограничений по использованию альтернативных признаков в одном пункте формулы, например, путем введения ограничений на использование комбинаций альтернативных признаков, по существу характеризующих отдельные варианты изобретения, которые должны заявляться в разных независимых пунктах формулы. Такой опыт известен, например, из Патентного закона Канады с изменениями на 1996 г., в ст. 27 (5) «Альтернативное определение сущности» сказано следующее: «Если формула содержит определение сущности изобретения с альтернативными вариантами, то для большей точности каждый альтернативный вариант должен быть отражен в отдельном пункте согласно ст. 2, 28.1- 28.3 и 78.3».
Можно ограничить количество «вариантов» численно, например, не более двух в одном независимом пункте, можно ввести некое пропорциональное увеличение размера пошлин за включение в патентную формулу «вариантов», которые должны быть полностью раскрыты в описании изобретения в свойственной именно этому варианту совокупности конкретных признаков, но нельзя оставлять ситуацию в том виде, как она имеет место сейчас.
Такое ограничение на изложение альтернативных вариантов изобретения (полезной модели), во - первых, делает патентную формулу ясной в отношении испрашиваемого объема прав, а во-вторых, отбивает охоту бесплатно «забивать» в патентную формулу не мыслимое количество всевозможных альтернативных вариантов, исключающих возможность проведения полноценного поиска и оценки патентоспособности каждого варианта, т. к. все варианты закамуфлированы через альтернативные сочетания признаков, а эксперт не в состоянии самостоятельно вычленить каждый конкретный вариант и провести по нему экспертизу.
В. Джермакян
2010.
[1] ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 1993 г. N 793 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОШЛИНАХ ЗА ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЯМИ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРАХ ЗА ОФИЦИАЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗ ДАННЫХ И ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.01.2001 N 382, от 01.01.2001 N 954, от 01.01.2001 N 989, от 01.01.2001 N 947, от 01.01.2001 N 423, от 01.01.2001 N 1058, от 01.01.2001 N 372, от 01.01.2001 N 8 (с изм. от 01.01.2001), от 01.01.2001 N 403, от 01.01.2001 N 688)
[2] Положением о патентных и иных пошлинах, утвержденных пост. Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000
