Правоприменительная практика по доменным спорам в России
На основе анализа 22 судебных дел
№ | Вывод из судебной практики | Более распространенная позиция | Менее распространенная позиция/ комментарии |
1. | Истец должен доказать свое право на товарный знак | «Поскольку домены зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки "ЛАД-М" и "ЛАДМ" и ранее возникновения приоритета на них, Президиум считает обоснованным отказ судов со ссылкой на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации.» (Постановление Президиума ВАС РФ от 8.12.2009 № 000/09 по делу А40-53937/08-51-526)
| В российской судебной практике пока не встречался случай, когда обе стороны обладают правами на сходный товарный знак, но зарегистрированный по отношению к разным товарам и услугам. Тогда обе стороны обладают правовым интересом в администрировании спорного домена. Представляется, что в таком случае решающим фактором являются даты приоритета товарных знаков, принадлежащих сторонам. |
2. | Истец должен доказать сходство до степени смешения или тождественность товарного знака, правообладателем которого он является, с доменным именем ответчика | «Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснили имеющие значение для дела обстоятельства и, установив, что ответчиками без согласия правообладателя используется словесное обозначение "FORSAN ", схожее до степени смешения с товарными знаками истца "FORSAN" по свидетельствам N 278804, 385561, 278803, 476142, в том числе при размещении информации о товарах и доменном имени сайта в сети Интернет, пришли к правильному выводу об удовлетворении иска.» (Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 по делу-15-214) Тот же вывод в Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 по делу-51-1282, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/1551-11 по делу №А40-22997/10-15-161, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/1551-11 по делу-15-161, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/12861-09 по делу-67-34, Постановлении ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /11 по делу, Постановлении ФАС Уральского округа от 15.04. 2011 /11-С6 по делу-3-593, Постановлении ФАС Уральского округа от 1.03. 2011 /11-С6 по делу | При определении сходства или тождественности товарного знака и доменного имени возникают следующие проблемы:
Поскольку практики по этим вопросам пока не много, их еще предстоит решить. |
3. | Доменное имя должно использоваться по отношению к товарам и услугам, однородным тем товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак | «Домен используется для предложения к продаже товара (природной питьевой воды), конкурирующего с товарами истца.» (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.01.2001 по делу) «Кроме того, судами установлено, что первый ответчик использовал обозначение "Здравствуй, песня" не для продвижения (идентификации) каких-либо товаров и услуг, т. е. целей, которым подчинена регистрация товарного знака, а при осуществлении уставной деятельности, т. е. в качестве обозначения собственного наименования.» (Постановление ФАС Московского округа от 9.11.2011 по делу №А40-94721/10-27-827) «В данном случае домен фактически используется для рекламы и предложения к продаже туристических услуг, конкурирующих с услугами, оказываемыми истцом, в результате чего возникнет смешение в отношении услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.» (Постановление ФАС Московского округа от 3.03.2009 № КГ-А40/317-09 по делу N А40-32339/08-51-317) Тот же вывод в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 01.01.2001 по делу, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 по делу, Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/1551-11 по делу-15-161, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/12852-08 по делу-110-27, Постановлении ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /12 по делу N А76-22148/2010, Постановлении ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /11 по делу, Постановлении ФАС Уральского округа от 15.04. 2011 /11-С6 по делу-3-593 | Суды пока не высказали свою позицию по вопросу, поднятому в иностранной литературе и судебной практике, о том, как быть в ситуации, когда сайт зарегистрирован, но реально не используется. Такая регистрация тем не менее препятствует правообладателю товарного знака использовать свой товарный знак в доменном имени и может быть проявлением так называемого киберсквоттинга: регистрации домена, тождественного известному товарному знаку, с целью продажи его правообладателю товарного знака. Такие ситуации следует предотвращать путем разработки четких критериев добросовестности администратора ломенного имени, как это сделано, например, в США Законом о защите потребителей от киберсквоттинга 1999 г. |
4. | Как правило, соотношение даты приоритета товарного знака и даты регистрации доменного имени учитываются судом при принятии решения | «Кроме того, регистрация доменного имени также осуществлена до даты регистрации товарного знака.» (Постановление ФАС Московского округа от 9.11.2011 по делу №А40-94721/10-27-827) | «Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что ответчик имеет право размещать коммерческую информацию о товаре "Aquapel", поскольку является администратором домена aquapel. ru. с 2009 года, то есть на две недели ранее, чем возникло право (подана заявка на регистрацию) на товарный знак "Aquapel" у истца, также является ошибочным как не основанный на нормах закона, поскольку доменное имя не является объектом исключительных прав.» (Постановление ФАС Московского округа по делу) |
5. | Сам факт администрирования ответчиком сайта, тождественного товарному знаку истца, свидетельствует о недобросовестности ответчика; факт недобросовестной регистрации или администрирования сайта во внимание не принимается | «Кроме того, установив, что реализуемый ответчиком через сайт "onegagipertonik. ru" аппарат "Онега" выпускается истцом и приобретается ответчиком у истца, апелляционный суд сделал вывод о том, что наличие у ответчика прав по администрированию домена "onegagipertonik. ru" предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца, свидетельствует о недобросовестной конкуренции, а также создает препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием товарного знака "Онега" в названном домене в сети Интернет и нарушает исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.» (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.01.2001 по делу) «Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии у ответчика заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать истцу в реализации его исключительных прав не имеют правового значения и не влияют на правильность принятого апелляционным судом постановления.» (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.01.2001 по делу) Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах. (Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/1551-11 по делу №А40-22997/10-15-161) «Ссылка ООО "А Три Вижн" на то, что сам по себе факт обладания доменным именем не является нарушением прав владельца товарного знака, противоречит закону. Так, п. 2 ст. 1484 прямо рассматривает размещение товарного знака в доменном имени в качестве одного из возможных способов осуществления владельцем товарного знака своего исключительного права на этот товарный знак. Таким образом, уже само включение в доменное имя товарного знака (либо сходного с ним до степени смешения обозначения) является нарушением исключительного права законного правообладателя.» (Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/1551-11 по делу-15-161) «Вместе с тем права по администрированию домена "alviz. ru" предоставляют реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 г. по делу) Тот же вывод в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 по делу, Постановлении ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /12 по делу N А76-22148/2010 | «Кроме того, установив использование обществом доменного имени в качестве залога в обеспечение договора лизинга, а также для копирования новостей с других сайтов, суд пришел к заключению, что такое использование нельзя признать добросовестным, и квалифицировал действия общества по регистрации доменного имени как акт недобросовестной конкуренции, который согласно статье 10 bis Парижской конвенции противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах и способен вызывать смешение в отношении предприятий.» (Постановление Президиума ВАС РФ /08 по делу А56-46111/2003) |
6. | Суды признают за правообладателями товарного знака интерес в обладании доменным именем | «На момент приобретения обществом "ДенСо" доменного имени общество не использовало спорное словесное обозначение в коммерческой деятельности, так как было зарегистрировано в качестве юридического лица лишь накануне подписания соглашения о передаче ему доменного имени и до этого момента не имело прав на товарный знак с таким же обозначением. Доказательств, подтверждающих, что фирменное наименование общества "ДенСо" и доменное имя происходят от словесного обозначения "День Софии", которое истец начал использовать с 1993 года, суду не представлено. Учитывая эти обстоятельства, суд сделал вывод об отсутствии у истца законных интересов в отношении названного доменного имени.» (Постановление Президиума ВАС РФ /08 по делу А56-46111/2003) «Из материалов дела не следует, что ООО "Буду Мамой" имеет какие-либо законные интересы в отношении названного доменного имени.» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 по делу) «Архангельский завод является лицом, которое обладает законными интересами в отношении доменного имени "alviz. ru". Между тем в российской зоне сети Интернет указанное доменное имя администрируется - лицом, не имеющим отношения к бизнесу Архангельского завода и не получившим его согласия на использование объектов исключительных прав. Довод о наличии у него законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени, не подтвержден материалами дела.» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 г. по делу) «Из материалов дела следует, что Компания является лицом, которое обладает законными интересами в отношении доменного имени "АЛЛТЕК. РФ". Между тем в российской зоне сети Интернет указанное доменное имя администрируется - лицом, не имеющим отношения к бизнесу Компании и не получившим ее согласия на использование объектов исключительных прав. У нет каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени, поскольку он не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других прав и законных интересов в использовании спорного обозначения.» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 по делу) | В то же время, интерес в администрировании доменного имени может быть и у ответчика, если он, например, имеет сходное фирменное наименование или права на товарный знак, зарегистрированный для другой категории товаров и услуг. Тем не менее, если администратор домена обладает правами на товарный знак, зарегистрированный для другой категории товаров и услуг, но использует спорный домен по отношению к товарам и услугам, на которые зарегистрирован товарный знак истца, это не свидетельствует в пользу ответчика: «Как следует из свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 435118 "WEGOMA", выданного Роспатентом предпринимателю , зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2011, заявка N 2010723278, класс МКТУ и перечень товаров и/или услуг под номером 35, в том числе "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; и др.". Поскольку виды товаров и/или услуг, перечисленных в свидетельствах о регистрации от 01.01.2001 и от 01.01.2001, различны, относятся к разным классам по перечням МКТУ, регистрация товарного знака N 435118 также не является доказательством наличия у предпринимателя правомочий пользования либо распоряжения товарным знаком "WEGOMA" применительно к реализации товаров по классу 7 МКТУ (условно "станки и оборудование").» (Постановление ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /12 по делу N А76-22148/2010) |
7. | Ответчик должен доказать согласие истца на использование товарного знака | «Доказательств согласия истца на использование принадлежащего ему товарного знака в доменном имени "onegagipertonik. ru" ответчик суду не представил.» (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.01.2001 по делу) «Истец не давал согласия Ю. на использование своего товарного знака в доменном имени.» (Постановление ФАС Московского округа от 3.03.2009 № КГ-А40/317-09 по делу N А40-32339/08-51-317) Тот же вывод в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.01.2001 по делу, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 по делу-15-214, Постановлении ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/12487-10 по делу N А40-92324/09-57-402, Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/12861-09 по делу-67-34, Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001 № КГ-А40/12852-08 по делу-110-27 | При этом факт, что истец, зная об использовании ответчиком его товарного знака в доменном имени, в течение долгого времени не обращался в суд, может сыграть не в пользу истца при определении размера компенсации: «Судами принято во внимание, что обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца использовалось обществом "Пермгидростройсервис" в своей хозяйственной деятельности на протяжении длительного времени, при отсутствии возражений со стороны истца, которому могло быть известно об указанном нарушении до момента обращения в суд с настоящим иском (письмо истца от 01.01.2001). Доказательств, подтверждающих прямую взаимосвязь между данным нарушением и причинением истцу на протяжении всего этого времени существенного вреда таким использованием, в материалы дела не представлено.» (Постановление ФАС Уральского округа от 1.03.2011 /11-С6 по делу) |
8. | Суды отмечают, что наличие доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, препятствует использованию истцом своего товарного знака в доменном имени | «Постановление мотивировано тем, что ответчик незаконно использует в зарегистрированном за ним доменном имени "onegagipertonik. ru" обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком истца "Онега", что с учетом реализации сторонами однородных товаров - физиотерапевтических аппаратов для стабилизации артериального давления "Онега", выпускаемых истцом, - создает угрозу нарушения права истца на товарный знак, вводит в заблуждение потребителей выпускаемой им продукции и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в сети Интернет. В связи с этим требования истца подлежат удовлетворению на основании подпунктов 2 и 5 пункта 1 статьи 1252 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ» (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.01.2001 по делу) «Является обоснованным вывод апелляционного суда о том, что регистрация за ответчиком Ю. доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, препятствует ООО "Трэвелшоп Ру" в использовании исключительного права на товарный знак в доменном имени в российском сегменте сети Интернет.» (Постановление ФАС Московского округа от 3.03.2009 № КГ-А40/317-09 по делу N А40-32339/08-51-317) Тот же вывод в Постановлении ФАС Уральского округа от 01.01.2001 /12 по делу N А76-22148/2010 | Тем не менее, суды не учитывают ситуацию, когда обе стороны обладают правами на сходный товарный знак, но зарегистрированный по отношению к разным товарам и услугам. Ведь в этом случае одна из сторон препятствует другой стороне использовать свой товарный знак в доменном имени, но тоже имеет правовой интерес в администрировании домена. Поэтому такой аргумент представляется несущественным: важнее, на наш взгляд, оценка того, используется ли доменное имя ответчиком добросовестно. |
Список проанализированных судебных актов:
