В. Джермакян
фирма Городисский и Партнеры»
К вопросу о приобретении различительной способности товарных знаков
(Где и когда обозначения приобретают различительную способность в результате их использования и когда Роспатент начнет, наконец, применять принцип –«telle quelle» так как этого требует Парижская конвенция)
Приобретенная различительная способность обозначений в результате их использования как условие охраноспособности товарного знака было впервые введено в ст. 6 п.1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в 2002 г. и не претерпело никаких изменений в ст. 1483 п. 1 (4) четвертой части ГКРФ, вступившей в действие с 01.01.2008.
Наличие данного условия в российском законодательстве обусловлено статьей 6 quinquines (С)-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой - «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака», а исчерпывающие разъяснения по данному вопросу даны в известном комментарии Г. Боденхаузена[1].
В публикации[2] российских специалистов относительно приобретенной различительной способности сказано следующее: «Иными словами, данная норма может быть применена к случаям, когда обозначение в результате его длительного использования приобретает иное вторичное значение, придающее ему различительный характер».
Но ни в Парижской конвенции, ни в комментарии Боденхаузена, ни в названной публикации ведущих российских специалистов в данной области, ни слова не сказано о том, что территория использования, да тем более - длительного, должна ограничиваться территорией того государства, в отношении которого испрашивается охрана такого обозначения.
Обратимся также к норме по ст. 6 quinquines А-(1) Парижской конвенции, согласно которой - «Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняться таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется».
В приведенной статье декларирован так называемый принцип –«telle quelle»- «таким, как он есть».
Ни одна из оговорок к данной статье не говорит о том, что при установлении длительности использования обозначения в целях доказывания приобретенной различительной способности, такое длительное использование должно быть осуществлено именно и только на территории испрашивания регистрации, да еще до даты подачи такой заявки в патентное ведомство данной страны.
Более того, когда страна национальной регистрации подтверждает тот факт, что заявитель испрашиваемой регистрации является эксклюзивным (единственным) производителем весьма специфического товара, получившим такое право в своем государстве, заявитель может требовать применения специальных положений статьи 6 quinquines А-(1).
Именно требовать, а не выступать просителем божьей милости.
Подобная ситуация уже возникала 10 лет назад при регистрации товарных знаков №№ 000, 204326, включающих словесное обозначение БОРЖОМИ, и заявитель доказал необходимость применения при регистрации в России данных товарных знаков принципа –«telle quelle»[3].
Если такая заявка не ведет к образованию коллизии с более ранним правом на территории испрашивания регистрации, не противоречит морали и т. п., не надо мешать заявителю, по сути представляющему государственные интересы своей страны, защищать на рынке России права на свою эксклюзивную продукцию, которую никто кроме него не может легально производить и поставлять с таким обозначением на любые рынки мира.
Обратим внимание читателей на весьма авторитетное издание - Введение в интеллектуальную собственность, ВОИС, WIPO Puplication № 000 (R), Женева, 1998, в котором в разделе (v) Ссылка на географическое происхождение, в пунктах 9.54-9.57 указано следующее:
«9.54 Ссылки на географическое происхождение (в противоположность происхождению товаров в смысле функции указания о происхождении) в основном не являются дистинктивными[4]. Они вызывают у потребителя ассоциацию с географическим названием, указанным как место производства тех или иных товаров или компонентов, используемых для их производства, или – в зависимости от фактических обстоятельств – с определенными свойствами товаров, определяемыми их происхождением.
9.55. Для того чтобы вызвать у потребителя такую ассоциацию, упомянутое географическое местоположение, конечно в первую очередь, должно, по крайней мере в некоторой степени, быть известно ему. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными. Ссылки на районы, в которых никто не ожидал бы производства тех или иных товаров, также являются дистинктивными.
9.56. Даже если географический район известен потребителю, обозначение, дающее ссылку на него, или является, или становится дистинктивным, если в той же самой области деятельности нет ни одного другого промышленника или торговца и нет никакого потенциала для обоснования там конкурентов в будущем.
9.57. Географическое наименование также может, за счет длительного и интенсивного использования, ассоциироваться с определенным предприятием до такой степени, что оно становится дистинктивным как товарный знак для него, даже если конкуренты уже существуют или утверждают себя в будущем».
Условия пункта 9.56 изложены настолько однозначно, что не требуют комментария, но и они не приняты во внимание при рассмотрении заявки в ФИПС и поддержании отказного решения по заявке в ППС.
Как будет показано ниже, данные решения приняты с нарушением норм Парижской конвенции и норм российского законодательства о товарных знаках, а Введение в интеллектуальную собственность, составленное мировыми профессионалами, работающими в ВОИС, просто игнорировано[5].
Палата по патентным спорам (ППС) рассмотрела возражение от 01.01.2001, поданное компанией «Индустрия Ликорера Де Кальдас», Колумбия (далее - заявитель), на решение экспертизы от 01.01.2001 об отказе в регистрации товарного знака «RON VIEJO DE CALDAS» по заявке № 000/50 с приоритетом от 01.01.2001 в отношении алкогольного товара 33 класса МКТУ – ром.
Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно, «RON» указывает на вид товара (в переводе с испанского языка - «ром»), «VIEJO» - на свойство товара (в переводе с испанского языка - «старый»), «DE CALDAS» - на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара (в переводе с испанского языка - «из Кальдаса», Кальдас - департамент в Колумбии).
В своем возражении заявитель указал, что:
· «VIEJO» (в переводе с испанского языка - «старый») не указывает на свойство товара, так как в испанском языке для указания на свойство вина - «выдержанное вино» - используются слова «anejo» и «generoso», а не «viejo»;
· «CALDAS» (департамент в Колумбии) - место производства товара и место нахождения заявителя, но данное географическое название малоизвестно российскому потребителю, так как содержится только в специальных изданиях;
· испанский язык не является широко распространенным языком в России, поэтому российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;
· заявитель обладает исключительными правами на ряд знаков, содержащих элемент «CALDAS», в стране его происхождения - в Колумбии, и заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании.
К возражению от 01.01.2001 заявителем приложены материалы, свидетельствующие о регистрации знака и его использовании в Колумбии, а именно, письменные свидетельствования, распечатки данных патентного ведомства Колумбии, данные об объемах продаж и рекламные материалы.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2007, заявителем было представлено дополнительные сведения об использовании заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, а также об особом положении заявителя в Колумбии, в т. ч. данные об объемах продаж, сертификаты и выписки государственных органов Колумбии.
Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными и привела свои аргументы, сводящиеся к следующему:
· «VIEJO» в переводе с испанского языка означает «старый, давний, старинный, древний» и, следовательно, указывает на свойство товара — на то, что он изготовлен по старинной рецептуре, или на то, что таким известен с древних времен;
· «DE CALDAS» в переводе с испанского языка означает «из Кальдаса» и, следовательно, может быть воспринято как указание на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара, так как Caldas (Кальдас) является департаментом (административно-территориальной единицей) Колумбии;
· заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно, указывающих на вид товара, его свойство и место производства.
· доводы о наличии у заявителя исключительных прав на товарные знаки в Колумбии и о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, не принимаются во внимание, т. к. приведенные сведения не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на территории Российской Федерации.
Называется - приехали.
На каком правовом основании фактор приобретения обозначением различительной способности увязан в решении ППС:
· с моментом времени – именно до даты подачи заявки в России;
· с территориальным фактором использования – именно на территории Российской Федерации.
Российский закон о товарных знаках в пункте 1 статьи 6 содержит прямую норму, в соответствии с которой в отношении элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также характеризующих свойства товара и место его производства, не применяются правила для абсолютного отказа в регистрации, если эти обозначения «приобрели различительную способность в результате их использования».
Никакого ограничения по применению данной нормы закона только с учетом получения различительной способности именно на территории России, да еще с привязкой к дате подачи заявки в России, данная норма закона не содержит, да и содержать не может, т. к. такое ограничение противоречит нормам Парижской конвенции.
Еще в 1998 году было издано Руководств[6], являющееся справочным документом, в т. ч. для Патентных ведомств, в котором согласно п.4.1.7 (b) оценка приобретенной различительной способности обозначения осуществляется с учетом «длительности использования до подачи заявки». Никакой привязки длительности использования до даты подачи заявки именно на территории испрашивания охраны, названное руководство не содержит, да и содержать могло; все таки названное руководство[7] подготовлено самой авторитетной международной ассоциацией по товарным знакам – INTA.
Экспертиза ФИПС и ППС неправомерно не приняли во внимание сведения заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело в первую очередь различительную способность в Колумбии, стране-производителе товара, а также об особом положении заявителя как производителя рома в Колумбии, подтвержденном документами государственных органов Колумбии, из которых следует, что данный заявитель является эксклюзивным производителем рома в данном департаменте Колумбии, и ему единственному в Колумбии предоставлено право таким образом именовать производимую и экспортируемую из страны продукцию. Именно о таких ситуациях совершенно однозначно сказано в п. 9.56 Введения в интеллектуальную собственность.
Какой нормальный и цивилизованный производитель продукции будет до даты подачи заявки в России осуществлять активную торговую деятельность в России?
Мы все только и пропагандируем тезис - подавайте заявки на регистрацию товарных знаков в Россию до того как начнете поставлять продукцию на ее рынок, т. к. рэкетеры и так называемые сквоттеры товарных знаков не спят.
А Роспатент говорит устами своих решений - нет ребята, Вы сперва обеспечьте приобретенную в России различительную способность до даты подачи заявки, т. е. торгуйте без правовой защиты обозначений своей продукции, а потом подавайте заявки. Абсурд.
Экспертиза ФИПС и ППС в отношении колумбийского производителя рома решили стать святее Папы римского, когда не приняли во внимание сведения государственных органом Колумбии об эксклюзивном положении заявителя как производителя рома из Кальдаса.
Не надо потом удивляться тому, как в зарубежных патентных ведомствах будут относиться к попыткам регистрировать исконно российские товарные знаки подобного типа.
Око за око, зуб за зуб, или на правовом языке - на основе принципа взаимности, будут приниматься решения.
Мы не являлись представителем заявителя по данной заявке, но случай настолько вопиющий, что его нельзя скрывать от специалистов.
Это не разовая ошибка, от которой никто не застрахован. Это образ мышления и непонимание норм Парижской конвенции, российского законодательства о товарных знаках и мирового опыта, аккумулированного в ВОИС.
Что получили заявитель и Россия в конечном итоге благодаря данному решению ФИПС и ППС.
Заявитель не получил исключительных прав в России, которыми он обладает в странах-импортерах его продукции и, при отсутствии своей регистрации, не может прибегнуть к механизму защиты российского рынка (нас с Вами!) таможенными органами на основании статей по главе 38 Таможенного Кодекса Российской Федерации (защита прав интеллектуальной собственности).
В завершении статьи выражаю от имени любителей рома «благодарность» за создание режима наибольшего благоприятствования для лиц, занимающихся поставками в Россию контрафактного рома под названием RON VIEJO DE CALDAS.
В. Джермакян
26.11.07
[1] Г. Боденхаузен, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Комментарий, М., из-во «Прогресс», 1977.
[2] А. Корчагин, В. Орлова, С. Горленко, Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», М., ФИПС, 2003.
[3] В. Джермакян, Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности, М., ИНИЦ, 2002, стр. 44-51.
[4] Дистинктивный, от англ. distinctive - в отношении товарных знаков - обладающий различительной способностью.
[5] Складывается впечатление, что данный документ не известен экспертизе.
[6] Guidelines for trademark examination, INTA, May 1998.
[7] Текст Руководства на русском языке имеется в Роспатенте.
