Любовь-кольцо, а у кольца начала нет и нет конца», или повествование о толковании конструктивных признаков

В. Джермакян

фирма Городисский и Партнеры», Москва

«Любовь-кольцо, а у кольца начала нет и нет конца», или повествование о толковании конструктивных признаков

Всем  известна  песенка «Любовь – кольцо» (сл. М. Танича, муз. Я. Френкеля) из кинофильма «Женщины», в котором есть такой припев:

Любовь - кольцо,

А у кольца

Начала нет

И нет конца!

Любовь - кольцо!

Любовь - кольцо!

Можно сказать, что данное в песенке определение кольца, у которого начала нет и нет конца,  сыграло злую шутку в судебном споре по установлению использования полезной модели «Ель искусственная» по пат. Рф № 000 с приоритетом от 01.01.2001 г., в котором я принял участие в качестве судебного эксперта, аккредитованного в ГУ РФ «Центр судебной экспертизы» при Минюсте России (сертификат соответствия №7/1192 от 20.02. 2009), и назначенного Определением Арбитражного суда Московской области от 10. 11. 2009 г. по делу о назначении повторной судебной патентоведческой экспертизы.

Весьма интересный спор по установлению использования и толкования признаков полезной модели, в описании которой «рассказывается» о конструкции ели искусственной без привлечения каких-либо чертежей или рисунков, что само уже достаточно редкое явление в патентовании устройств, характеризуемых конструктивными признаками. В описании полезная модель должна раскрываться с полнотой, достаточной для осуществления  полезной модели, а чертежи приводятся в случае, если они необходимы для понимания сущности полезной модели. Сущность полезной модели составляют ее конструктивные признаки, приведенные в формуле полезной модели. Если конструктивные признаки, приведенные в патентной формуле и описании, не могут быть  однозначно идентифицированы, то в этом случае используются представленные чертежи. Если чертежей нет, суждение о конструктивных признаках может быть осуществлено только с привлечением справочников из соответствующих областей техники и иной технической литературы.

Судом перед  экспертом в моем лице было поставлено два вопроса:

1. Использован ли в продукте «Ель искусственная каркасная», принадлежащем «Система» каждый признак полезной модели № 000, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему?

2. В случае использования в продукте «Ель искусственная каркасная» принадлежащем «Система» эквивалентного признака, является ли этот признак известным в качестве такового в данной области техники?

Для ответа на поставленные вопросы в мое распоряжение судом были предоставлены противоположные по выводам экспертные заключения к. т.н. К. В.Е. на 31 л. и патентного поверенного К. Т.Н. на  17л., а также копия постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 08. 12. 2008 г. на 2 л.  Материалы заключений экспертов включали фотографии и чертежи Продукта, техническую документацию на него, взятые из материалов дела и представленные в объеме, достаточном для понимания технической сущности Продукта.

По существу поставленных в Определении суда вопросов  экспертиза проведена  как  патентоведческая (патентно-техническая) применительно к конкретным объектам техники (искусственные ели), и предусматривающая применение метода системного анализа  норм действующего патентного права  для подтверждения или отрицания противоправного использования запатентованной полезной модели, основанного на толковании норм материального права в отношении тождественности или эквивалентности вещных признаков произведенного Продукта  в сравнении  с признаками из независимого пункта формулы полезной модели.

Подлежащий  экспертизе  Продукт идентифицирован по имеющейся в экспертном заключении К. В.Е.  технической документации  «Елка каркасная h = 30м», Чех-Гидросталь», г. Чехов, Московская обл., включающей чертежи, нумерованные страницами 19- 22 в экспертном заключении К. В.Е., и имеющимися в этом же экспертном заключении на стр. 4-6 фотографиями Продукта, изображающими четыре вида  Продукта. 

Представленные материалы (техническая документация в виде чертежей и фотографии) однозначно определяют конструкцию изготовленного Продукта и не дают сомнений в идентификации геометрической  формы выполнения составляющих данный Продукт конструктивных элементов.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, при этом действовавшими на дату приоритета полезной модели правилами, используемыми при экспертизе, установлено, что для характеристики полезной модели используются следующие признаки: наличие конструктивного элемента, наличие связи между элементами, взаимное расположение элементов, форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма, форма выполнения связи между элементами, параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.

Конструктивным элементом устройства является элемент (деталь, узел  и т. п.), которому предписана определенная функция (назначение), которую данный конструктивный элемент должен выполнять при его встраивании в устройство. Под  формой выполнения конструктивного элемента, применительно к  рассматриваемому Продукту, понимается геометрическая форма образующих его конструктивных элементов.

Независимый пункт  формулы полезной модели по патенту № 000 изложен в следующей редакции:

«Ель искусственная, содержащая сборно - разборный каркас конической формы, образованный центральной и соединенными с ней наклонными стойками, на которых поперечно закреплены кольца, служащие для установки веток кроны, отличающаяся тем, что каждое  кольцо образовано набором дугообразных элементов, каждый из которых с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов, при этом число дугообразных элементов определено из условия его равенства числу наклонных стоек».

Совокупность признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 000  составляют следующие признаки1:

11.1.ель искусственная - родовое понятие, отражающее назначение  продукта.

11.2.наличие  каркаса.

11.3.наличие  центральной и наклонных стоек.

11.4.наличие  колец, служащих для установки веток кроны.

11.5.каркас выполнен сборно - разборным.

11.6.каркас образован центральной и соединенными с ней наклонными стойками.

11.7.каркас выполнен конической формы.

11.8.кольца, служащих для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов.

11.9.каждое  кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов.

11.10.каждый из дугообразных элементов с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов.

11.11.число дугообразных  элементов определено из условия его равенства числу наклонных стоек.

Далее в судебном заключении дан анализ  Продукта - ель искусственная каркасная, на предмет выявления  присущих указанному Продукту конструктивных признаков2:

12.1. ель искусственная - родовое понятие, отражающее назначение  Продукта.

12.2.наличие  каркаса.

12.3. наличие  центральной и наклонных стоек.

12.4. наличие  двух верховых колец, служащих для установки веток кроны.

12.5. каждое из двух верховых колец, служащих для установки веток кроны, не образовано из набора дугообразных элементов и представляет собой загнутую в круг трубу, состыкованные концы которой могут быть сварены между собой.

12.6. каждое верховое кольцо соединено с наклонными стойками скобами и эти крепежные элементы не соединены ни с какими дугообразными элементами, т. к. последних нет.

12.7. каркас выполнен сборно - разборным.

12.8. каркас образован центральной и соединенными с ней наклонными стойками.

12.9. каркас выполнен конической формы.

12.10.наличие наборов дугообразных  элементов, служащих для установки веток кроны.

12.11. каждый набор дугообразных элементов, входящих в соответствующий ярус, не образует кольца как конструктивного элемента.

12.12. каждый набор дугообразных элементов, входящих в соответствующий ярус, состоит из  четырех  дугообразных элементов.

12.13. дугообразные элементы в каждом наборе установлены по отношению друг к другу на расстоянии (величина зазора между смежными торцами соседних дугообразных элементов превышает ширину наклонных стоек почти в два раза),  исключающим образование из отдельных дугообразных элементов кольца как конструктивного элемента.

12.14. каждый из дугообразных элементов с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов.

12.15. число дугообразных  элементов  соответствует  числу наклонных стоек.

В результате сравнения конструктивных признаков Продукта - ель искусственная каркасная с признаками  независимого  пункта формулы полезной модели по патенту № 000  установлено, что в Продукте отсутствуют признаки из независимого пункта формулы полезной модели по пат. № 000,  обозначенные в перечне признаков  как:

11.8. кольца, служащие для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов.

11.9. каждое  кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором  дугообразных  элементов.

Указанный вывод обоснован следующими фактическими обстоятельствами.

В Продукте - ель искусственная каркасная, ни одно из примененных в нем средств для  установки веток кроны, не выполнено в виде конструктивного элемента, представляющего собой кольцо, образованное набором дугообразных элементов.  Соответственно  не  может быть выполнено условие, что из набора дугообразных элементов выполнено каждое такое кольцо.

В Продукте - ель искусственная каркасная,  средства для установки веток кроны, выполнены следующим образом:

-каждое из шести нижних средств для установки веток кроны выполнено не в виде кольца как конструктивного элемента, а в виде  четырех дугообразных конструктивных элементов, установленных по отношению друг к другу на расстоянии,  исключающим образование кольца из отдельных дугообразных элементов.

-каждое из двух верхних колец образовано не дугами, а выполнено из  цельной трубы  согнутой  в круг и скрепленной по сопрягаемым торцам. Как правило, такие соединения торцов скрепляют методом сварки.

Далее в судебном заключении  приведен анализ применимости доктрины эквивалентов к конструктивным признакам, присущим Продукту - ель искусственная каркасная,  и отличающимся от признаков, указанных в независимом пункте формулы по патенту № 000

Согласно действующим нормам права полезная модель признается использованной и в том случае, если использован признак, эквивалентный признаку, указанному в независимом пункте формулы полезной модели и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий в отношении продукта, считающихся использованием полезной модели. При установлении эквивалентности закон предписывает совокупное  наличие  двух условий:

- первое - известность признака именно в качестве эквивалентного признака в  данной области техники; 

- второе  - известность данного эквивалентного признака до совершения действий, которые  отнесены к нарушениям исключительного права патентообладателя.

После  внесения в 2003 году  изменений в Патентный закон РФ,  применение доктрины эквивалентов допустимо только при совокупном соблюдении обоих, вышеприведенных условий3. Попытки признать использование изобретения или полезной модели только при соблюдении одного из этих условий, не основаны на действующей норме материального права, и  российские суды такие попытки уже пресекали.

В частности,  в споре о правонарушении по российскому патенту  № 000 на изобретение «Устройство для лечения воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа», Кассационная инстанция  Федерального Арбитражного Суда  Московского округа в своем Постановлении от 01.01.2001 г. по делу № КГ-А41/4225-06,  однозначно подчеркнула необходимость установления не только эквивалентности сравниваемых признаков по их функции, но и установления известности на определенную дату таких эквивалентных признаков в конкретной области техники.

[Кассационная инстанция, отменяя решение суда первой инстанции, отметила, что суд первой инстанции, установив эквивалентность признаков формулы изобретения, не установил, когда эти эквивалентные признаки стали известны в данной области техники и были ли они известны в данной области до совершения оспариваемых действий. Вместе с тем установление данных обстоятельств в соответствии с нормой пункта 2 статьи 10 Патентного закона РФ в редакции 2003 г.  является необходимым условием для признания факта использования в продукте или способе запатентованного изобретения. В случае использования продукта, содержащего эквивалентные признаки, которые не были известны до совершения действий, указанных в пункте 1 статьи 10 Патентного закона РФ, такие действия не признаются использованием изобретения].

В соответствии  с назначенной судебной патентоведческой экспертизой необходимо было установить также возможность признания полезной модели по патенту № 000 использованной с учетом доктрины эквивалентов.

Закон предусматривает, что для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Целью толкования формулы полезной модели является  однозначное понимание  объема охраны, определенного формулой выданного патента.  Толкование формулы полезной модели заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания. Доктрина эквивалентов предусматривает толкование признаков, изложенных в патентной формуле, выяснение технической сущности данных признаков, установление их определенности и ясности  на основании описания и чертежей, содержащихся в патенте на полезную модель и/или в поданной заявке.

Однако  в описании полезной модели «Ель искусственная» по  патенту № 000, а также в заявке № 000/22, по которой данный патент выдан, полностью отсутствуют какие-либо чертежи.  Поэтому толкование объема охраны возможно только по описанию полезной модели в объеме той информации о конструктивном исполнении признаков, которое раскрыто в описании в виде определений и технических терминов.

Бремя доказывания факта использования запатентованной полезной модели в том объеме прав, который предоставлен в выданном патенте, возложено на истца как на лицо, обратившееся с требованием об обязании ответчика прекратить нарушение исключительного права на полезную модель. Однако анализ технических терминов из формулы полезной модели не позволяет утверждать о доказанности факта противоправного использования запатентованной полезной модели. 

Чтобы подтвердить или отрицать эквивалентность сравниваемых  признаков, необходимо их в первую очередь идентифицировать как технические термины и определения. В отношении Продукта - ель искусственная каркасная, идентификация действительной конструкции каждого признака не вызывает сложностей, т. к. признаки присутствуют на чертежах и/или  иллюстрированы фотографиями натурного Продукта.

Совершенно иначе складывается ситуация с идентификацией действительной конструкции признаков по независимому пункту полезной модели по пат. № 000. При полном отсутствии в описании к патенту № 000 чертежей, идентифицировать и толковать изложенный в формуле патента признак  -  кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов, можно только на основании справочной и иной научно-технической и патентной информации.

Для этого необходимо определить:

- что из себя может представлять конструктивный элемент - кольцо, если кольцо выполнено из набора дугообразных элементов;

- может ли  набор дугообразных элементов, расположенных по кругу, тем не менее,  не образовывать конструктивный элемент – кольцо.

В Кратком Справочнике Машиностроителя, М.,  Из-во «Машиностроение», 1966 г. на стр. 202, 204, 206, 207  показаны виды колец как конструктивных элементов:

-круговое кольцо (фиг.2),

- эллиптическое кольцо (фиг.6),

-тонкостенное замкнутое кольцо произвольной формы (фиг.15), 

-круговое незамкнутое тонкостенное кольцо (фиг.19).

Все приведенные кольца как конструктивные элементы, имеют разную геометрическую форму выполнения, но,  ни одно из  них, не образовано из двух или более  дуг,  которые не соединены между собой.

Для установления известности выполнения кольца из дуг, которые могли бы толковаться  как  эквивалентные, мною был проведен анализ доступной патентной документации  по классу МПК - А47G 33/06 «Искусственные елки» в отношении стран: Российская Федерация, ЕАПВ, США, Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Австрия, Китай, публикации и заявки РСТ и ЕПВ, а также проанализированы источники информации, представленные в заключении К. В.Е.

Отобраны следующие патенты, раскрывающие  конструкции  искусственных елей (елок): пат. РФ № 000,  публ. 2001 г., пат. РФ № 000, публ. 2004 г., пат. РФ № 000 (ПМ), публ. 2003 г., пат. США № 000, публ. 2002 г.

В пат. РФ № 000 описана конструкция искусственной елки, у которой сборно-разборное кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов, соединенных по торцам посредством  втулок-фиксаторов.

В пат. РФ № 000 описана конструкция искусственной елки, у которой сборно-разборное кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов, соединенных по концам внахлест с помощью стальной проволоки.

В пат. РФ № 000 описана конструкция искусственной елки, у которой кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором  элементов, соединенных по торцам.

В пат. США № 000  описана конструкция искусственной елки, у которой сборно-разборное кольцо, служащее несущей опорой и на которую также могут устанавливаться ветки кроны, образовано набором дугообразных элементов, соединенных по торцам посредством втулок-фиксаторов, при этом каждый из дугообразных элементов с двух сторон соединен со стойками при помощи крепежных элементов.

Анализ источников информации, приведенных из области техники, относящейся к искусственным елям (елкам), показал, что в любой из приведенных известных конструкций искусственных елей  разборные дугообразные элементы, тем не менее, в собранном виде, всегда образуют кольцо как единый конструктивный элемент.

Особенно наглядно такая конструкция иллюстрирована в пат. США № 000  на фиг. 2

Изложенное позволяет, на вопросы, поставленный в Определении суда, дать однозначные ответы:

-в известной области техники, относящейся к искусственным елям (елкам)  не известно выполнение  средства  для установки  веток  в виде  дугообразных элементов, установленных в каркасе елки по отношению друг к другу на расстоянии,  исключающим образование из отдельных дугообразных элементов кольца как конструктивного элемента;

- изложенное выше в принципе не позволяет применить в отношении указанного признака доктрину эквивалентов.

Для наглядности подтверждения выводов далее представлены следующие иллюстрации:

- изображенный  схематичный вид в плане на четыре дугообразных элемента, расположенных по кругу, но без образования кольца как конструктивного элемента. Именно так выполнены дугообразные элементы в Продукте  - ель искусственная каркасная;

- изображения фотографий Продукта - ель искусственная каркасная,  иллюстрирующие в натуре вышеприведенную схему расположения дугообразных элементов.

Не может рассматриваться как известный признак в области конструкций искусственных елей (елок) выполнение  средства  для установки  веток  кроны в виде  нескольких дугообразных элементов, установленных по кругу, но на расстоянии,  исключающим образование кольца как конструктивного элемента.

При неизвестности эквивалентного признака как такового в области конструкций искусственных каркасных елей, полезная модель по пат. № 000 не может считаться использованной в произведенном ответчиком Продукте - ель искусственная каркасная.

Некая  иллюзия наличия в Продукте - ель искусственная каркасная, конструктивного элемента - кольцо, якобы образованного дугообразными элементами, может быть обусловлена визуальным внешним обзором  конструкции на расстоянии, не позволившим уяснить особенности выполнения конструктивных элементов. Для объемных конструкций, представляющих собой геометрические фигуры, такая визуальная  иллюзия возможна и специалистам хорошо известен эффект внешнего восприятия башен Шухова (пример: радио башня в Москве и башня, демонстрировавшаяся в Нижнем Новгороде), как некой конструкции, вертикальные секции которой якобы сплошь выполнены из дугообразных элементов. Однако это совершенно не так и башня Шухова представляет собой геометрическую фигуру - гиперболический параболоид (гипар). Секции таких  объемных конструкций, несмотря на свою внешнюю кривизну поверхностей, строятся из прямых балок, а не дуг или  колец. И ни один специалист в области конструирования никогда не скажет о том, что секции башни Шухова построены из колец как конструктивных элементов. 

При наличии не сомкнутых между собой дугообразных элементов, говорить об образовании ими кольца как конструктивного элемента, технически некорректно. Из определения классической геометрии известно, что дуга не является кольцом.  Под дугой понимается согнутая линия, образующая кривизну и имеющая два конца. Дугу можно по кругу согнуть в кольцо, но после фиксации ее концов в согнутом до круга положении,  дуга как конструктивный элемент превращается в кольцо как конструктивный элемент.

В результате на вопросы из Определения  суда были даны следующие окончательные ответы:

Вопрос 1 - использован ли в продукте «Ель искусственная каркасная», принадлежащем «Система» каждый признак полезной модели № 000, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему?

Ответ – не использован. К неиспользованным относятся признаки:

- кольца, служащие для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов;

- каждое  кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов.

Вопрос 2 - в случае использования в продукте «Ель искусственная каркасная» принадлежащем «Система» эквивалентного признака, является ли этот признак известным в качестве такового в данной области техники?

Ответ –  не является. Дугообразные элементы в Продукте «Ель искусственная каркасная»  также  выполняют  функцию по удержанию веток кроны и, в этой части являются эквивалентными по функции, но не известны по форме выполнения, что исключает квалификацию данного признака как эквивалентного в контексте нормы пункта 3 ст. 1358 ГКРФ.

Вместо эпилога ниже представлено извлечение из вступившего в силу постановления от 01.01.2001 г. Десятого арбитражного апелляционного суда по делу.

Оценив представленные в материалах дела доказательства, в том числе заключения экспертов, с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказана совокупность обстоятельств, которые свидетельствуют о нарушении ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, принадлежащую истцу. Суд апелляционной инстанции считает указанные выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в продукте «Ель искусственная каркасная», производимом и предлагаемом к продаже Система», каждого признака полезной модели по патенту № 000.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора. Определением Арбитражного суда Московской области от 01.01.2001 по ходатайству истца была назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту К. с результатами данной экспертизы не согласился и заявил ходатайство о проведении по делу повторной экспертизы. Данное ходатайство судом было удовлетворено, определением Арбитражного суда Московской области от 01.01.2001 по делу была назначено повторная экспертиза, проведение которой было поручено эксперту

По мнению суда апелляционной инстанции, признавая проведение повторной экспертизы необходимым, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что представленные сторонами в материалы дела, в качестве доказательств своих требований и возражений документы, в числе которых, заключения патентных поверенных, а также заключение эксперта К. Т.Н., составленное по результатам экспертизы, проведенной в рамках проверки УВД, содержат противоречивые выводы.

При этом следует отменить, что выводы эксперта К. Т.Н., о том, что в спорном продукте ответчика не использован каждый признак полезной модели истца, приведенный в независимом пункте, содержащемся в патенте формулы, либо признак, эквивалентный ему, а, следовательно, нет нарушения полезной модели № 000, послужил основанием для вынесения 08.12.08 УВД по Коломенскому муниципальному району и городскому округу Коломна постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Заключение эксперта , как документ, отвечающий требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признается апелляционным судом допустимым доказательством по делу.

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалах дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи с учетом требований статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд пришел к выводу о том, что материалами дела не доказан факт использованным в изделии «Ель искусственная каркасная», производимом и реализуемом ответчиком, всех существенных признаков полезной модели истца, что, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения иска.

В. Джермакян

04.10.2010

1 Сохранена нумерация из судебного заключения.

2 Сохранена нумерация из судебного заключения.

3  Норма сохранена в части 4 ГКРФ.