Патентный поверенный, № 6, 2017
В. Джермакян
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»
Зачем Роспатент «дискриминирует» патенты ЕАПВ при их оспаривании?
Читая заключение от 01.01.2001 палаты по патентным спорам Роспатента по результатам рассмотрения возражения против выдачи евразийского патента на изобретение № 000 с приоритетом от 01.01.2001 на группу изобретений «Ароматическая капсула для улучшенной доставки ароматизатора в сигаретах», которой представлена правовая охрана в объеме формулы, включающей независимые пункты 1, 7, 13, 15 и 21 с подчиненными им зависимыми пунктами, напрашивается вывод о том, что Роспатент своими процессуальными действиями при рассмотрении возражений против патентов ЕАПВ «дискриминирует» их в сравнении с аналогичным рассмотрением российских патентов.
Мнение такое складывается из содержания названного заключения палаты по патентным спорам, и оно не единственное, но весьма показательное.
Но, рассмотрим все по порядку.
В соответствии с возражением, действие названного выше евразийского патента № 000 оспаривалось только в части независимого пункта 15 формулы изобретения.
Пункт 15 и подчиненные ему зависимые пункты формулы изобретения изложены в патенте следующим образом:
«15. Сигарета, содержащая табачный стержень, прикрепленный к фильтру, который включает в себя дискретные аксиально разнесенные секции, причем первая секция содержит фильтрующий материал, вторая секция содержит активированный уголь, а третья секция содержит одну или более капсул, содержащих добавку для изменения свойств табачного дыма во время курения сигареты, причем каждая одна или более указанных капсул содержит хрупкую стенку, герметично окружающую добавку, при этом хрупкая стенка разрушается и открывает добавку, когда на капсулу воздействуют внешним усилием.
16. Сигарета по п. 15, в которой добавка содержит ментол и/или капсула изолирует добавку от активированного угля, пока хрупкая стенка не будет разрушена для открывания добавки.
17. Сигарета по п. 15, в которой активированный уголь размещен внутри фильтрующего жгутового материала во второй секции; одна или более капсул расположены по ходу за активированным углем и/или вторая секция, содержащая активированный уголь, отделена от третьей секции, содержащей одну или более капсул, посредством первой секции, содержащей фильтрующий материал.
18. Сигарета по п. 15, в которой третья секция состоит из одной или более капсул, окруженных полой трубкой; третья секция содержит гильзу из ацетата целлюлозы с одной или более капсул внутри и/или фильтр содержит фильтрующий материал по ходу перед и по ходу за третьей секцией.
19. Сигарета по п. 15, в которой одна или более капсул включают микрокапсулы диаметром от около 0,3 до около 1,0 мм и/или хрупкая стенка содержит полисахарид.
20. Сигарета по п. 15, в которой третья секция содержит гильзу из ацетата целлюлозы с одной или более капсул в ней, причем указанная одна или более капсул представляют собой сдавливаемую двухчастевую капсулу, в которой первая часть капсулы и вторая часть капсулы герметично сцеплены между собой для заключения добавки и первая и вторая части капсулы, по меньшей мере, частично разделяются, когда к фильтру прикладывается внешнее усилие.»
В своем отзыве на возражение патентообладатель, фактически соглашаясь1 с оценкой непатентоспособности изобретения по независимому пункту 15, отметил, что лицом, подавшим возражение, выявлена известность не всех признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, относящихся к пункту 15, и просил принять к рассмотрению на коллегии палаты по патентным спорам уточненный независимый пункт 15 формулы оспариваемого патента, измененный путем переноса признаков из части зависимых пунктов в новый независимый пункт 15.
Коллегия не согласилась с мнением лица, подавшего возражение, что каждой сигарете, известной из противопоставленных патентов2, присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 15 формулы по оспариваемому патенту (оценка новизны), но признала, что из представленных в возражении источников информации следует, что изобретение, охарактеризованное в оспариваемом независимом пункте 15 формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Казалось, обычная ситуация, но далее последовало изложение вызывающей недоумение позиция по процедуре дальнейшего рассмотрения возражений против евразийских патентов как таковых, независимо от того, какой конкретно евразийский патент оспаривается.
Коллегия высказала следующее:
«В отношении представленной с отзывом патентообладателя уточненной редакции независимого пункта 15 формулы по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.
Указанный независимый пункт формулы скорректирован путем включения в него признаков из зависимого пункта.
При этом корректировка формулы изобретения путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов связана с необходимостью направления материалов заявки, по который был выдан оспариваемый патент, на дополнительный информационный поиск. Однако, при оспаривании евразийских патентов процедура проведения дополнительного поиска не предусмотрена.
В этой же связи анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся зависимых пунктов, не проводился.»
Вот так, коротко и безапелляционно: «при оспаривании евразийских патентов процедура проведения дополнительного поиска не предусмотрена», но если бы далее на основании сего тезиса не следовал следующий вывод коллегии:
«Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2015 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение, признать действие евразийского патента на изобретение N 011475 на территории Российской Федерации недействительным в части независимого пункта 15 и зависимых от него пунктов форм, 13, 21 и зависимых от них пунктов формулы.»
Не слабо, скажем откровенно, и сказано не в первый раз.
Не оспариваю конечную оценку патентоспособности данного изобретения; может она правильная по сути и по противопоставлениям. Не в этом дело.
Меня интересует декларируемая Роспатентом процедура «дискриминации», а другим словом и не назвать, процессуальных действий при рассмотрении возражений по евразийским патентам, в то время как никакие российские законодательные нормы не направлены на искаженное толкование процедур рассмотрения возражений против выданных евразийских патентов.
Согласно Правилу 54 Патентной инструкции3 к Евразийской патентной конвенции:
« (1) Евразийский патент в соответствии со статьей 13 Конвенции с учетом правила 52 Инструкции может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично…»,
Из изложенного следует, что Роспатент действительно может признать евразийский патент недействительным на территории России на основании российских процессуальных норм, но если тому есть соответствующие процессуальные нормы, а их нет, и имеющиеся не содержат каких-либо «дискриминаций» в отношении использования патентообладателем зависимых пунктов в случаях4 оценки патентоспособности изобретений по евразийским патентам при рассмотрении возражений против их выдачи, равно как их нет и в отношении российских патентов.
Вот просто пока нет, и точка.
А на практике получается, что по оспариваемым российским патентам рассмотрение возражения может продолжится, если заявитель перенесет признаки из зависимых пунктов в соответствующий независимый и докажет патентоспособность и в таком варианте формулы, а в идентичной, но относящейся к евразийскому патенту, ситуации, рассмотрение возражения принципиально не продолжится по той причине, что «процедура проведения дополнительного поиска не предусмотрена».
Позвольте спросить, где в российских процессуальных нормах об этом прямо так и прописано, что отсутствие дополнительного поиска в рассматриваемом случае автоматически ведет к отказу в рассмотрении патентоспособности уточненной патентообладателем формулы с внесенными признаками из имеющихся в оспариваемом патенте зависимых пунктов?
Ответ однозначен, на сегодня, нигде.
В Информационном письме ЕАПО и Роспатента «О рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение»", официально опубликованным в журнале «Патенты и лицензии», № 9, сентябрь 2007 года, написано совершенно иначе (абз.8 стр.2), а именно так:
«При рассмотрении возражения коллегия Палаты вправе предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. При этом решение по результатам рассмотрения возражения принимается Палатой без проведения дополнительного информационного поиска».
Содержание этого абзаца не может быть разделено на отдельные, не имеющие взаимообусловленности, части в виде двух, разделенных точкой, самостоятельных предложений. Второе предложение, даже формально и по правилам русского языка, начинающееся со слов «При этом», следующих непосредственно после первого предложения, является ничем иным как продолжением содержания первого предложения.
Теперь, читая содержание приведенного абз. 8 в целом видим, что ничего адекватного с вердиктом, изложенным коллегией: «Однако, при оспаривании евразийских патентов процедура проведения дополнительного поиска не предусмотрена.», данное информационное письмо не имеет.
Наоборот, из него однозначно следует, что не проведение дополнительного поиска не исключает принципиальной возможности выдачи евразийского патента с уточненной в процессе рассмотрения возражения формулой, а указание на то, что патент может быть выдан в таком случае без проведения дополнительного поиска говорит лишь о том, что такой патент выдается без дополнительного поиска (на страх и риск патентообладателя), что, однако, не исключает оценку коллегией его патентоспособности по тем источникам информации, которые уже имеются в отчете о поиске евразийской заявки.
Из Информационного письма двух ведомств лишь следует, что Роспатент в рассматриваемой ситуации даже формально не может нести ответственности за уровень техники, установленный в ЕАВП при экспертизе изобретения, если при рассмотрении возражения в Роспатенте формула изобретения уточнена патентообладателем на основании признаков зависимых пунктов в ранее выданного евразийского патента.
На практике же Роспатент просто отмел саму возможность уточнения формулы оспариваемого евразийского патента путем внесения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов, чего он не может автоматически делать в отношении российских патентов.
Уже давно в России сосуществуют две патентные системы: национальная российская и региональная евразийская, и ничто не должно создавать между ними неразрешимых коллизий, идущих во вред патентообладателям.
Извините, но на кой черт получать евразийские патенты с зависимыми пунктами, если последними невозможно воспользоваться при уточнении формулы патента при рассмотрении возражения против его выдачи.
Если рассматриваемая ситуация ведет к явному ущемлению прав патентообладателя евразийского патента, и только лишь потому, что Роспатент, скажем прямо, опасается имиджевых последствий частичного сохранения евразийского патента с уточненной формулой без проведения дополнительного информационного поиска, так кто мешает уважаемым руководителям двух ведомств решитье этот вопрос цивилизованным путем: или предусмотрев процедуру направления заявки из Роспатента в ЕАПВ на дополнительный поиск или введя в имеющиеся договорные работы с ЕАПВ тариф на проведение дополнительного поиска силами Роспатента.
Можно рассмотреть и иные предложения, но нельзя поддержать тот путь, который теперь предлагается в проекте приказа5, согласно п. 6.4.3. которого:
«В рамках рассмотрения или разрешения спора в административном порядке правообладатель вправе ходатайствовать:
об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с представлением соответствующих материалов, определяющих её измененный объем, при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны или необходимость проведения дополнительного информационного поиска;»
Проведение дополнительного информационного поиска может быть обусловлено перенесением признаков из зависимых пунктов формулы в независимый, и принципиально запрещать осуществлять такую процедуру при рассмотрении возражения против выдачи патента, не укладывается в логику выдачи патентов с многозвенными формулами.
Вряд ли рассмотренная ситуация, особенно после ее освещения в печати, будет устраивать ЕАПВ и Роспатент. Скорее, нет, но вероятно, что «там наверху» просто не знают об этом курьезе и не задумываются о том, что в данном вопросе Роспатент не только сегодня ставит палки в колеса ЕАПВ, но и пытается таким же образом подрубить и патентообладателей российских патентов.
Мягко говоря, некрасиво.
Можно только надеяться, что в рассмотренном ограничении ошибочно использован союз «или» вместо союза «и».
Если поставить союз «и», то правило становится вполне приемлемым:
«В рамках рассмотрения или разрешения спора в административном порядке правообладатель вправе ходатайствовать:
об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с представлением соответствующих материалов, определяющих её измененный объем, при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны и необходимость проведения дополнительного информационного поиска;»
Тем самым исключается ситуация, которая ведет к расширению объема прав, о чем мы ранее часто говорили, и неминуемому при этом дополнительному информационному поиску, но дополнительный поиск уже не является единственным основанием для отказа в уточнении патентной формулы признаками зависимого пункта.
Литература
В. Джермакян, Объем прав определяется всей формулой изобретения, а не только ее независимым пунктом / электронный журнал «Журнал Суда по интеллектуальным правам», 28 апреля 2016, http://ipcmagazine. ru/private-opinion/the-volume-of-all-rights-defined-by-the-claims-and-not-only-its-independent-claim В. Джермакян, Зависимые пункты формулы / Патентный поверенный, №5, 2007. В. Джермакян, Позвольте не согласиться, Ваша честь / Патентный поверенный, №5, 2016. Девятый арбитражный апелляционный суд, Постановление от 7 мая 2010 г. № 09АП-7594/2010-АК.В. Джермакян
24.10.2017
1 Так можно понять из контекста содержания заключения.
2 Общий список противопоставлений:
- патент GB 1058343, опубликованный 08.02.1967;
- патент US 3339557, опубликованный 05.09.1967;
- патент US 3390686, опубликованный 02.07.1968;
- заявка US 2004/0261807, опубликованная 30.12.2004;
- патент EP 0464324, опубликованный 08.01.1992;
- патент EP 0292949, опубликованный 30.11.1988;
- патент US 3635226, опубликованный 18.01.1972;
- патент US 5718250, опубликованный 17.02.1998;
- заявка WO 02/069745, опубликованная 12.09.2002;
- патент US 5568819, опубликованный 29.10.1996;
- патент GB 1132950, опубликованный 06.11.1968;
- заявка WO 03/009711, опубликованная 06.02.2003;
- патент US 4687008, опубликованный 18.08.1987;
- заявка US 2004/0191366, опубликованная 30.09.2004.
3 http://www. eapo. org/ru/documents/norm/instrconv_txt. html
4 Указанные случаи не адекватны установлению использования (нарушения) евразийского патента, когда достаточным для установления использования изобретения (определения правовой охраны) является принятие во внимание независимого пункта формулы без учета использования или неиспользования зависимых пунктов.
5 Проект приказа Минобрнауки «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке», размещен для обсуждения на официальном правительственном сайте http:///projects#npa=67630
