Порядок подачи заявления в Федеральную службу по Интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент) в соответствии с Пилотной Программой ускоренного патентного делопроизводства между Роспатентом и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании (SPTO)

Порядок подачи заявления в Федеральную службу по Интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент) в соответствии с Пилотной Программой ускоренного патентного делопроизводства между Роспатентом и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании (SPTO)

Часть 1

Программа РРН с использованием национальных рабочих продуктов SPTO.

Заявитель может подать заявление о проведении экспертизы по установленной процедуре, включая представление соответствующих документов по заявке, основанной на заявке SPTO, которая подана в Роспатент и удовлетворяет требованиям, приведенным ниже на основании Программы РРН между Роспатентом и SPTO.

При заполнении заявления об участии в пилотной Программе РРН заявителю следует заполнить бланк «Разъяснения обстоятельств в отношении проведения экспертизы по программе РРН».

1. Требования

(а) Как заявка, поданная в Роспатент, так и заявка, поданная в SPTO и послужившая основанием для подачи заявления об участии в программе РРН, должны иметь одинаковую самую раннюю дату приоритета или дату подачи заявки.

Например, заявкой, поданной в Роспатент (включая заявку РСТ, переведенную на национальную фазу) может являться:

(Ситуация I) заявка, по которой правомерно испрашивается конвенционный приоритет по заявке(ам) SPTO (примеры приведены в Приложении I, фиг. А, В, С и D) или

(Ситуация II) заявка, являющаяся основой для правомерного испрашивания конвенционного приоритета для заявки(ок) SPTO (включая заявку(и) РСТ на национальной фазе) (примеры приведены в Приложении I, фиг. Е, F и G) или

(Ситуация III) заявка, по которой испрашивается приоритет такой же, как и по заявке(ам) SPTO (включая заявки РСТ на национальной фазе) (примеры приведены в Приложении I, фиг. H, I, J, K и L) или

(Ситуация IV) заявка РСТ, переведенная на национальную фазу, причем как заявка Роспатента, так и заявка SPTO выделены из международной заявки РСТ без испрашивания приоритета, (пример приведен в Приложении I, фиг. M).

(b) Существует как минимум одна соответствующая заявка SPTO, по которой один или более пунктов формулы признаны патентоспособными в SPTO.

Пункты формулы, определенные как патентоспособные в последнем документе экспертизы, могут являться основой для заявления об экспертизе согласно Программе РРН даже в том случае, если по заявке, содержащей эти пункты формулы, еще не выдан патент. Такая ситуация может иметь место в случае, когда эксперт SPTO направляет уведомление о том, что по заявке будет выдан патент.

(с) Все пункты как первоначально представленной, так и измененной формулы изобретения по заявке, по которой подано в Роспатент заявление о проведении экспертизы по программе РРН, должны в достаточной степени соответствовать одному или нескольким пунктам формулы изобретения, признанным патентоспособными в SPTO .

Пункты формулы признаются «в достаточной степени соответствующими», если вследствие различий перевода и формата представления пунктов пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, имеют тот же самый или подобный объем притязаний, что и пункты формулы по заявке SPTO, или пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы по заявке SPTO.

Пункт формулы считается имеющим более узкий объем притязаний, если пункт формулы SPTO ограничен путем внесения дополнительных признаков из описания и/или формулы.

Пункт формулы изобретения по заявке, поданной в Роспатент, который представляет собой новую или иную категорию пунктов по сравнению с теми пунктами, в отношении которых в SPTO было установлено их соответствие условиям патентоспособности, не признается в достаточной степени соответствующим. Например, если пункты формулы по заявке SPTO характеризуют только способ производства продукта, то пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, характеризующие сам продукт и зависимые от соответствующих пунктов на способ, не будут считаться в достаточной степени соответствующими.

В случае если будет установлено, что пункты формулы по первоначальной заявке не соответствуют в достаточной степени пунктам формулы изобретения, признанным SPTO патентоспособными, заявителю направляется запрос с предложением внести изменения в материалы заявки с уплатой в случае необходимости соответствующей пошлины.

Любые пункты формулы, измененные или добавленные после удовлетворения ходатайства об участии в пилотной программе РРН, не обязательно должны быть в достаточной степени соответствующими пунктам формулы, признанным патентоспособными по заявке SPTO.

(d) По заявке не начата экспертиза по существу в Роспатенте (пример приведен в Приложении I, фиг. N).

2. Документы, прилагаемые к заявлению

Документы (а) – (е), перечисленные ниже, должны быть приложены к бланку «Разъяснению обстоятельств в отношении проведения экспертизы по программе РРН».

(а) Копии всех действий (уведомлений)[1] SPTO, которые были направлены по соответствующей заявке, и их перевод[2].

В качестве языка перевода принимается как русский, так и английский язык.

(b) Копии всех пунктов формулы, в отношении которых SPTO установлена патентоспособность, и их перевод[3].

В качестве языка перевода принимается только русский язык. Предварительное заключение о том, что пункты формулы изобретения, содержащееся в отчете о международном поиске, выполненном в SPTO как в Международном поисковом органе (ISA), отвечают условиям патентоспособности не означает, что SPTO как Ведомство более ранней экспертизы (ВРЭ) приняло решение о их патентоспособности.

(с) Копии документов, цитированных экспертом SPTO.

Если цитируемые документы являются патентными документами, то заявителю не нужно их представлять, так как такого рода документы обычно доступны для Роспатента. В случае если Роспатент не располагает требуемым патентным документом, заявитель должен представить этот документ по запросу эксперта. Непатентная литература должна быть представлена всегда.

Представление перевода цитируемых документов не требуется.

(d) Таблица соответствия пунктов формулы

Заявитель должен представить таблицу соответствия пунктов формулы, поясняющую соответствие пунктов формулы заявки, признанных патентоспособными в SPTO, и пунктов формулы, содержащихся в заявке на изобретение, поданной в Роспатент.

Если пункты формулы являются буквальным переводом, заявитель может написать в таблице "пункты идентичные". Если пункты формулы не являются буквальным переводом, в таблице приводятся пояснения в отношении соответствия каждого пункта формулы, с учетом условий, указанных в подпункте (с) пункта 1.

(е) Заявитель должен подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.

Обязательным является подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в соответствии с пунктом 1 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации и уплата пошлины за подачу такого ходатайства.

Если документы, указанные в параграфах с (2)а по (2)d уже были поданы в Роспатент ранее, заявителю не обязательно подавать эти документы еще раз вместе с заявлением, можно на них сослаться.

Если заявитель не выполнит требования, указанные выше в параграфах 1. и 2. настоящего документа, заявление о проведении экспертизы не удовлетворяется. В этом случае Роспатент уведомляет заявителя (или его представителя) об этом с указанием причин, по которым заявление не удовлетворено. Заявителю будет предоставлена возможность один раз исправить выявленные в заявлении недостатки. Если в установленные сроки исправления не будут представлены, заявка будет подлежать рассмотрению в порядке очередности в рамках национальной процедуры.

Часть II

Программа РРН с использованием международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных в SPTO.

Заявитель может подать заявление о проведении экспертизы по установленной процедуре, включая представление соответствующих документов по заявке, которая подана в Роспатент и удовлетворяет требованиям, приведенным ниже, отвечающим Программе ускоренного патентного делопроизводства между Роспатентом и SPTO, использующей международные рабочие продукты РСТ (пилотной программе РСТ - РРН).

При заполнении заявления об участии в пилотной Программе РСТ-РРН заявителю следует заполнить бланк «Разъяснения обстоятельств в отношении проведения экспертизы по программе РСТ-РРН».

Ведомства могут завершить пилотную программу РСТ-РРН ранее предусмотренных сроков в случае, если объем участия превысит допустимый уровень нагрузки или по иным причинам. В случае прекращения действия программы РСТ-РРН будут опубликованы соответствующие сообщения.

1. Требования

Заявка, поданная в Роспатент, по которой заявитель представляет ходатайство об участии в программе РСТ-РРН, должна удовлетворять следующим требованиям:

(1) Последний рабочий продукт по заявке, полученный на международной фазе заявки РСТ, соответствующей данной заявке («международный рабочий продукт»), представляющий собой письменное сообщение Международного поискового органа (WO/ISA), письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы (WO/IPEA) или заключение Международной предварительной экспертизы (IPER) устанавливает, что, по меньшей мере один пункт формулы изобретения отвечает критериям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость).

При этом ISA и IPEA, которые выпускают рабочие продукты WO/ISA, WO/IPEA и IPER, ограничены SPTO, но приоритет может испрашиваться по заявке, поданной в любое ведомство (смотри Пример А в приложении II – заявка ZZ может быть любой национальной заявкой).

Заявитель не может подать заявление о рассмотрении заявки в рамках РСТ - РРН только на основе отчета о международном поиске (ISR).

В случае любого замечания, содержащегося в Разделе VIII документа WO/ISA, WO/IPEA или IPEA, которые лежат в основе заявления на включение заявки в программу РСТ-РРН, заявитель обязан объяснить, почему пункт(ы) формулы изобретения не подпадает(ют) под замечание, содержащееся в Разделе VIII, независимо от того, представлены ли изменения, чтобы устранить замечание, содержащееся в Разделе VIII. Заявка не будет иметь право на участие в Пилотной программе РСТ-PPH, если заявитель не объяснит, почему пункт(ы) формулы изобретения не подпадает(ют) под это замечание. Однако если представлено адекватное объяснение и/или представленные изменения устраняют замечание в Разделе VIII, будет принято решение об участии заявки в программе РСТ-PPH.

(2) Взаимосвязь между заявкой, по которой подано заявление РРН и соответствующей международной заявкой должна удовлетворять одному из следующих требований:

(А) заявка является соответствующей международной заявкой, переведенной на национальную фазу (см. рис. А, А’ и А’’ в Приложении II)

(B) заявка является национальной заявкой и служит снованием для испрашивания приоритета по соответствующей международной заявке (см. рис. B в Приложении II);

(C) заявка является переведенной на национальную фазу международной заявкой, по которой испрашивается международный приоритет на основании соответствующей международной заявки (см. рис. C в Приложении II);

(D) заявка является национальной заявкой, в которой испрашивается международный/национальный приоритет по соответствующей международной заявке (см. рис. D в Приложении II)

(E) заявка является производной заявкой (выделенной заявкой, заявкой, испрашивающей национальный приоритет и т. д.) той заявки, которая удовлетворяет одному из указанных выше требований (А-D) (см. рис. Е1 и Е2 в Приложении II).

(3) Все пункты формулы изобретения, в том виде как они были первоначально поданы или были изменены для экспертизы в рамках РСТ - РРН, должны в достаточной степени соответствовать одному или более пунктам формулы изобретения, которые были признаны патентоспособными SPTO как органом ISA/IPEA.

Пункты формулы признаются «в достаточной степени соответствующими», если, принимая во внимание различия их перевода и формата представления, пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, имеют тот же самый или подобный объем притязаний, что и пункты формулы по заявке SPTO, или пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, имеют более узкий объем притязаний, чем пункты формулы по заявке SPTO.

Пункт формулы считается имеющим более узкий объем притязаний, если пункт формулы SPTO ограничен путем внесения дополнительных признаков из описания и/или формулы.

Пункт формулы изобретения по заявке, поданной в Роспатент, который представляет собой новую или иную категорию пунктов по сравнению с теми пунктами, в отношении которых в SPTO было установлено их соответствие условиям патентоспособности, не признается в достаточной степени соответствующим. Например, если пункты формулы по заявке SPTO характеризуют только способ производства продукта, то пункты формулы по заявке, поданной в Роспатент, характеризующие сам продукт и зависимые от соответствующих пунктов на способ, не будут считаться в достаточной степени соответствующими.

В случае, если будет установлено, что пункты формулы по первоначальной заявке не являются в достаточной степени соответствующими пунктам формулы изобретения, признанным SPTO патентоспособными, заявителю направляется запрос с предложением внести изменения в материалы заявки с уплатой, при необходимости, соответствующей пошлины.

Любые пункты формулы, измененные или добавленные после удовлетворения ходатайства об участии в пилотной программе РСТ-РРН, не обязательно должны быть в достаточной степени соответствующими пунктам формулы, признанным патентоспособными в последнем международном рабочем продукте.

(4) В Роспатенте не начата экспертиза по заявке к моменту подачи заявления о включении ее в программу РСТ-РРН.

2. Документы, прилагаемые к заявлению

К заявлению о включении заявки в программу РСТ-РРН заявитель должен приложить следующие документы.

Некоторые документы представлять в определенных случаях необязательно. Следует иметь в виду, что названия документов, не включенных в число необходимых для представления, должны быть перечислены в «Объяснении обстоятельств, касающихся проведения экспертизы по программе РСТ-РРН».

(1) Копию последнего международного рабочего продукта, который устанавливает, что пункты формулы являются патентоспособными, и их перевод на английский или русский языки.

В случае если заявка удовлетворяет требованию взаимосвязи, указанному в 1.(2)(А), заявитель не должен представлять копию предварительного заключения Органа международной предварительной экспертизы о патентоспособности (IPRР), а также перевод на английский язык этих документов, поскольку их копии уже содержатся в деле заявки. Кроме того, если копия самого последнего международного рабочего продукта и его перевод доступны через "PATENTSCOPE®", заявителю нет необходимости представлять эти документы, если они не будут затребованы Роспатентом.

WO/ISA и IPER обычно доступны как "Международное предварительное заключение о патентоспособности по Главе I" ("IPRP Chapter I") и "Международное предварительное заключение о патентоспособности по Главе II" ("IPRP Chapter II") по истечении 30 месяцев от даты приоритета.

(2) Копию пунктов формулы, в отношении которых в последнем международном рабочем продукте установлена их патентоспособность, и их перевод на русский язык.

Если копия пунктов формулы, в отношении которых в последнем международном рабочем продукте установлено, что они удовлетворяют критериям патентоспособности, доступна через "PATENTSCOPE®", (то есть, состоялась публикация международного Патентного Бюллетеня), заявитель не обязан представлять этот документ, если он не будут затребован Роспатентом.

(3) Копию цитируемых в последнем международном рабочем продукте документов, относящихся к данной заявке.

Если указанный цитируемый документ является патентным документом, заявитель может его не представлять. Однако если у Роспатента будут затруднения в получении этого документа, заявителю будет предложено его представить. Непатентная литература должна представляться всегда. Перевод цитируемых документов не является необходимым.

(4) Заполненную таблицу соответствия, показывающую достаточную степень соответствия между пунктами формулы заявки, по которой испрашивается ускоренная экспертиза в Роспатенте в рамках программы РРН-РСТ, и пунктами формулы, в отношении которых установлена патентоспособность.

Если дан буквальный перевод пунктов формулы, заявитель указывает в таблице «пункты идентичны». Если пункты формулы не идентичны, в таблице приводятся пояснения в отношении соответствия каждого пункта формулы, с учетом условий, указанных в пункте 1.(3).

(5) Следует направить ходатайство о проведении экспертизы по существу согласно п.1 гл. 1386 Гражданского Кодекса Российской Федерации и уплатить соответствующую пошлину.

Если заявитель уже представил в Роспатент указанные выше в пунктах (1)-(4) документы одновременно или ранее, он может просто сослаться на эти документы, не прикладывая их.

Если заявитель не выполнит требования, указанные выше в параграфах 1. и 2. настоящего документа, заявление о проведении экспертизы не удовлетворяется. В этом случае Роспатент уведомляет заявителя (или его представителя) об этом с указанием причин, по которым заявление не удовлетворено. Заявителю будет предоставлена возможность один раз исправить выявленные в заявлении недостатки. Если в установленные сроки исправления не будут представлены, заявка будет подлежать рассмотрению в порядке очередности в рамках национальной процедуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II

zz-любое патеное ведомство

[1] Действия (уведомления) – это документы, касающиеся экспертизы по существу.

[2] Допустим машинный перевод, однако, если эксперту не понятен смысл перевода действий (уведомлений) SPTO из-за его неудовлетворительного качества, эксперт может запросить заявителя представить (представить повторно) переводы.

[3] Машинный перевод недопустим.