Судебная практика по охране интеллектуальной собственности (стр. 3 )

Все три инстанции арбитражного суда - Арбитражный суд г. Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и ФАС Московского округа - пришли к выводу, что действия общества "Ф" по изготовлению лекарственного средства, а также по осуществлению государственной регистрации этого средства в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) и в ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" являются нарушением исключительных прав компании "Н", принадлежащих этой компании на основе патента на лекарственное средство.

Рассматривая принятые по делу судебные акты в порядке надзора, Президиум ВАС РФ указал, что у судов не было оснований для признания действий общества "Ф" по изготовлению образцов лекарственного средства (подпадающего под действие патента компании "Н") с целью государственной регистрации для последующего применения этого лекарственного средства нарушением прав компании на изобретение.

Далее в Постановлении Президиума ВАС РФ подробно изложены установленные действующим законодательством требования, которым должно соответствовать лекарственное средство для того, чтобы оно могло производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что для представления этих документов и материалов лекарственное средство должно быть предварительно изготовлено, причем в значительных количествах.

Тем не менее Президиум ВАС РФ указал, что действия по подготовке и представлению в Росздравнадзор указанных документов для целей государственной регистрации и получение разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента не являются использованием изобретения по смыслу ст. 10 Патентного закона РФ и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права <3>.

--------------------------------

<3> "Генерическое лекарственное средство" (оно также именуется "генерик" или, поскольку все благородные латинские термины в последние годы стали у нас коверкаться под английский язык, - "дженерик") - это новое по названию лекарственное средство, которое в основном оказывает то же действие, что и ранее известное лекарственное средство.

Затем даются некоторые обоснования этого вывода.

Во-первых, эти действия направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц.

Во-вторых, не может быть признано нарушением (исключительных патентных) прав изготовление и представление в Росздравнадзор и научный центр экспертизы образцов лекарственного средства для проведения экспертизы качества этого средства, поскольку согласно ст. 11 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя не признаются; проведение научного исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, либо эксперимента над этим продуктом, (а также) использование запатентованного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода).

Таким образом, Президиум ВАС РФ признал, что все действия, связанные с государственной регистрацией нового лекарственного средства - генерика, не являются нарушением исключительных прав на запатентованное изобретение.

Вместе с тем суд указал, что не допускается изготовление или хранение продукта (подпадающего под сферу действия патента) до даты истечения срока действия патента с целью (его) продажи или введения в гражданский оборот после этой даты.

Выводы, сделанные Президиумом ВАС РФ, легко "переложить" на ныне действующее законодательство, которое, по существу, идентично Патентному закону РФ.

В подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ устанавливается, что использованием изобретения считается изготовление, применение и хранение с целью введения в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение.

В изъятие из этой нормы Президиум ВАС РФ, по сути, установил, что изготовление, применение и хранение лекарственного средства не для введения в гражданский оборот, а для целей государственной регистрации нового, генерического лекарственного средства не считается использованием изобретения.

И обосновывается это изъятие нормой, ныне содержащейся в подп. 2 ст. 1359 ГК РФ: не является нарушением исключительного права на изобретение проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом.

Это самое главное обоснование для применения правила, сформулированного Президиумом ВАС РФ.

Представляется, что сформулировать данное правило было довольно сложно, поскольку, строго говоря, действия по осуществлению государственной регистрации лекарственного средства не являются чисто научными: это действия практического характера, подготовительные действия к использованию лекарственного средства, осуществляемые уже после проведения научного исследования продукта и проведения научных экспериментов над таким продуктом. Строго говоря, действия по изготовлению и хранению любого продукта также не являются использованием продукта, это лишь "подготовка к использованию". Однако эти действия по общему правилу затрагивают исключительные права патентообладателя.

Тем не менее Президиум ВАС РФ посчитал данные действия неразрывно связанными с научными исследованиями и научными экспериментами. Именно это правило должно теперь применяться на практике.

Однако с другими обоснованиями этого нового правила, содержащегося в Постановлении Президиума ВАС РФ, трудно согласиться.

Так, суд отметил, что действия по получению государственной регистрации лекарства - генерика направлены на охрану здоровья населения и содействие доступу к лекарственному средству нуждающихся лиц.

Такой аргумент можно было использовать лишь в том случае, если доказано, что патентообладатель (компания "Н") намеревается после истечения срока действия патента не использовать на территории Российской Федерации свое лекарственное средство. Но никаких сведений об этом в Постановлении не содержится.

Равным образом, по моему мнению, никак не обосновывает сформулированное правило ссылка на то, что действующее законодательство не считает нарушением исключительного права использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или доходов (подп. 4 ст. 1359 ГК РФ): действия по государственной регистрации, конечно, связаны с предпринимательством; они имеют своей целью как раз получение прибыли или доходов.

Поскольку для проведения научных исследований и научных экспериментов, а также для осуществления государственной регистрации самого лекарственного средства - генерика требуется изготовление, очевидно, немалого количества самого лекарственного средства, по моему мнению, патентообладатель должен иметь возможность убедиться в том, что количество фактически изготовленного лекарственного средства не превышает необходимый объем, что лекарственное средство не изготавливается "про запас", с целью его дальнейшего использования после прекращения действия патента. Отсюда следует, что патентовладелец должен быть своевременно оповещен о проведении научных исследований, научных экспериментов и других действий, связанных с подготовкой к дальнейшему использованию лекарственного средства - генерика. Очевидно, что процедура такого оповещения должна быть установлена в законодательстве.

В законодательстве также необходимо решить вопрос о том, когда новое лекарственное средство, на которое распространяется действие патента на изобретение, считается не генериком, а новым изобретением, охраняемым самостоятельным патентом на изобретение. Подобные ситуации вполне возможны: если патент выдан на лекарственное средство, состоящее из элементов A + B, отличающееся добавлением к ним элемента C, то другое лицо вправе получить патент на лекарственное средство, состоящее из элементов A + B + C, отличающееся добавлением элемента D.

Такое новое лекарственное средство не будет генериком по отношению к первому лекарственному средству. Это новое, хотя и зависимое изобретение, охраняемое самостоятельным патентом. Оно может быть использовано не только по истечении срока действия первого патента, но и до этого момента - на основе лицензии, полученной от владельца первого патента. Лицензия может быть либо добровольной, либо принудительной. Процедура получения принудительной лицензии указана в п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Завершая рассмотрение этого спора, отмечу, что он возник в значительной степени в связи с тем, что патентное право и процедура государственной регистрации лекарственных средств в настоящее время взаимно не согласованы. Здесь есть над чем подумать законодателю.

Международное частное право

9 ноября 2009 года ВАС РФ вынес Определение N ВАС-12437/09 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. По моему глубокому убеждению, это Определение ошибочно: спор следовало бы рассмотреть на Президиуме ВАС РФ или даже вынести его на Пленум ВАС РФ.

Спор касается действительно сложного, не имеющего однозначного решения правового вопроса, который неоднократно появлялся и еще будет возникать. Полагаю, что аналогичные споры могут рассматриваться и в судах общей юрисдикции. На мой взгляд, в таких спорах должны принимать участие и органы прокуратуры РФ, поскольку они затрагивают и публичные интересы.

Спор касается толкования статьи Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Конвенция). Это многостороннее соглашение по авторскому праву. Российская Федерация является участницей Конвенции с 13 марта 1995 года. В настоящее время в ней принимают участие 163 страны мира (в том числе Франция, ФРГ, США). Основная цель Конвенции - обеспечение охраны на территории каждой страны-участницы иностранных авторских прав - прав на те авторские произведения, которые были впервые выпущены в свет за пределами определенной страны-участницы, в других странах, тоже участвующих в Конвенции. Иначе говоря, на основе Конвенции Россия должна охранять авторские права граждан Франции, ФРГ, США и других стран - участниц Конвенции на произведения, выпущенные в свет за рубежом, а Франция, ФРГ, США и другие страны Конвенции - авторские права российских авторов на произведения, опубликованные в России <4>.