Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации (стр. 3 )

Схематическое изображение структуры экспертизы в области товарных знаков отражено в

В свою очередь, экспертиза заявки на товарный знак, думается, включает большее количество этапов, нежели отражено в гражданском кодексе.

Действовавший до вступления в действие четвертой части ГК РФ Закон о товарных знаках в изначальной редакции содержал норму о делении на предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения (пункт 1 статьи 10)[58]. Современный термин «формальная экспертиза» видится более узким, поскольку подразумевает лишь исследование вопроса, произведено ли испрашивание правовой охраны товарного знака по установленной форме.

Так, на данном этапе заявителю может быть направлен запрос, если установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам. На этапе экспертизы по существу заявителю направляются запросы, если, например, необходимо уточнить классификацию товаров и услуг[59].

Вместе с тем, существовавшая прежде предварительная экспертиза имела по отношению к ныне действующей формальной экспертизе более широкий набор функций и полномочий. В частности, включала уточнение перечня товаров и/или услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ), установление приоритета заявки[60].

Поскольку несоответствие перечня товаров и услуг установленным требованиям, равно как и невозможность установления приоритета товарного знака, влечет невозможность проведения экспертизы по существу, так как отсутствует четкое ограничение притязаний, видится нецелесообразным отнесение данных вопросов к функции экспертизы заявленного обозначения. По сути, направляя запрос об уточнении перечня заявленных товаров и услуг или уточнении материалов заявки в связи с установлением приоритета товарного знака, непосредственно экспертиза заявленного обозначения не проводится, исследуются лишь атрибуты заявки на товарный знак, их полнота с возможностью установления границ правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем, содержащийся в нормативных актах термин «формальная экспертиза» не позволяет отнести решение указанных вопросов к ведению формальной экспертизы, поскольку перечень товаров и услуг, равно как и приоритет товарного знака, никоим образом не связаны с формой заявки, проверкой ее оформления, а относятся к правоустанавливающим атрибутам знака.

По итогам формальной экспертизы в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ заявка переходит на этап экспертизы заявленного обозначения. Однако на сегодняшний день в Роспатенте сложилась практика так называемой негласной предварительной экспертизы, представляющей собой промежуточный этап между формальной экспертизой и экспертизой заявленного обозначения. Так, до начала проверки обозначения на соответствие требованиям, перечисленным в п. 1 ст. 1499 ГК РФ, осуществляется проверка перечня товаров и услуг и установление приоритета товарного знака. Данный этап направлен на подготовку заявки к дальнейшему рассмотрению.

Учитывая изложенное, можно выделить следующие этапы осуществления экспертизы заявки на товарный знак и их содержание.

I. Обработка поступившей заявки.

Данный этап включает действия заявителя по подаче заявки любым из предложенных законодателем способов в Ведомство, а также первоначальные действия сотрудников Ведомства по регистрации заявки, установлению даты поступления материалов, присвоение номеров. Указанные действия представляют собой технический процесс, обеспечивающий возможность осуществления Роспатентом своих функций.

II. Формальная проверка.

2.1. Проверка представленных документов на соответствие формальным требованиям, в том числе проверка уплаты соответствующей пошлины

2.2. Установление даты подачи заявки на товарный знак.

III. Подготовительные процедуры.

Изучение сведений, содержащихся в заявке, на предмет их соответствия требованиям законодательства, в частности, исследование перечня товаров и услуг, установление даты приоритета товарного знака. Результатом данного этапа экспертизы являются экспертные заключения по вопросам соответствия перечня товаров и услуг требованиям п. 3 ст. 1492 ГК РФ, а также установления приоритета товарного знака в случае его несовпадения с датой подачи заявки.

Данный этап является завершающим этапом экспертизы всех существенных свойств объекта заявки, исключая собственно заявленное на регистрацию обозначение.

IV. Экспертные действия по существу заявленного обозначения.

4.1. Исследование заявленного обозначения на предмет возможной регистрации в качестве товарного знака.

4.2. Принятие окончательного решения по результатам рассмотрения заявки на товарный знак в целом.

Суть государственной регистрации товарного знака и его проверки на предмет возможности такой регистрации соответствует этапу непосредственной экспертизы. Иные этапы являются обеспечительными и носят структурно-формальный характер, необходимый для возможности осуществления экспертных действий. Именно по причине основополагающего значения этапа экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, он может вбирать в себя функции иных этапов проверки заявки, в том числе включенные в другие этапы экспертизы. Например, правильность указания тех или иных сведений о заявителе, уточнение особенностей и характера заявленного на регистрацию обозначения и другие сведения могут быть запрошены при проведении экспертизы заявленного обозначения для целей полного понимания существа заявки и ее объекта – собственно заявляемого обозначения.

V. Постэкспертные работы.

Сюда могут быть отнесены все действия по обработке заявки после вынесения окончательного решения, в том числе учет пошлины за выдачу свидетельства, собственно выдача свидетельства, внесение сведений в Государственный реестр товарных знаков. Данные действия также являются правообразующими (для возникновения права на товарный знак необходимо не только положительное заключение экспертизы, но и выдача свидетельства[61]), однако не несут в себе изучение непосредственных материалов заявки, могут быть отнесены к обеспечительным функциям экспертизы товарных знаков. Дополнительно сюда могут быть отнесены отзыв заявки в связи с неуплатой пошлины за выдачу свидетельства, а также переписка с заявителем или иными заинтересованными лицами после вынесения окончательного решения по заявке.

Учитывая обособленность таких манипуляций, как технические работы по внесению изменений в материалы заявки, передача прав на заявку, работа с пошлинами в связи с осуществлением указанных выше юридически значимых действий, ее отзыв по решению заявителя до вынесения окончательного решения, а также действия экспертов в связи с отменой принятого решения Палатой по патентным спорам или судом, которые имеют непосредственное отношение к сути экспертизы заявки на товарный знак, в силу своей специфики и параллельного соосуществления с экспертными действиями в отношении заявленного обозначения, не включены в общую иерархию.

Стоит отметить, что в определенных ситуациях, например, при исследовании заявки, являющейся выделенной из первоначальной заявки в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1502 ГК РФ, этапы экспертизы обозначения могут быть тесно взаимосвязаны между собой.

Однако в большинстве случаев каждый из этапов является обособленным экспертным действием, микрособытием на пути преобразования разработанного средства индивидуализации в зарегистрированный товарный знак.

В соответствии с терминологией Гражданского кодекса подготовительный этап и экспертиза по существу объединены общим термином - «экспертиза заявленного обозначения». Данный этап занимает в системе экспертизы правоотношений в сфере товарных знаков центральное место, является инструментом определения возможности возникновения права на товарный знак.

Правоотношение есть один из видов общественных отношений, возникающих из регулирования нормами права общественных отношений[62]. В данном случае имеет место правоотношение между заявителем и государственным органом, осуществляющим экспертизу поданных заявок. Экспертиза представляет собой не что иное, как научную дискуссию в системе заявитель-эксперт по существу содержания заявки на товарный знак[63].

Учитывая все вышесказанное, разработано определение понятия «экспертиза заявленного обозначения».

Экспертиза обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), представляет собой совокупность приемов и способов исследования экспертом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности обозначения на соответствие законодательно установленным требованиям, проводимого с целью определения его возможности выступать в качестве товарного знака, и принятие заключения по результатам такого исследования.

Экспертиза заявленного обозначения является подвидом экспертизы товарного знака.

Объектом экспертизы заявленного обозначения выступает непосредственно заявленное обозначение, а также сопровождаемые его правоустанавливающие атрибуты, такие как перечень товаров и услуг и дата приоритета.

Предмет экспертизы заявленного обозначения – информация, отраженная в заявке на товарный знак, касающаяся характеристик, вида и особенностей заявленного обозначения.

Экспертиза товарного знака может быть проведена только в случае соответствия изъявляемого заявителем желания установленной форме. В случае несоответствия любого из атрибутов заявки требованиям к их оформлению этап экспертизы обозначения не может быть начат.

Под совокупностью приемов и способов исследования стоит понимать любые методы отыскания правовых норм, соответствующих содержанию заявленного обозначения, и их истолкование и обоснование с целью правовой квалификации для последующего заключения о возможности или невозможности выступать в качестве товарного знака.

Под приемами экспертизы стоит понимать интерпретацию установленных законодательством требований, в том числе на основании разъяснений, приведенных в подзаконных нормативных актах.

Под способами проведения экспертизы стоит понимать всю совокупность предоставленных эксперту инструментов для проведения поиска. Так по основаниям, трактуемым прежде (до вступления в действие четвертой части ГК РФ) как абсолютные, соответствующие положениям п. 1-5 ст. 1483 ГК РФ, эксперт пользуется общедоступными источниками информации. Такими источниками являются словари, справочники, энциклопедии, специализированная литература, печатные издания, сведения сети Интернет.

Относительно использования сведений из сети Интернет стоит отметить, что экспертизой изучаются, в том числе, официальные издания других органов государственной власти с целью избежания конфликтов товарных знаков и иных регистрируемых государством обозначений. К таким официальным источникам можно отнести электронные ресурсы: перечень наименований зарегистрированных СМИ, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций[64], Государственный реестр лекарственных средств, размещенный на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации[65], список подведомственных особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, размещенный на официальном сайте[66] и другие. Включение подобных объектов в указанные реестры и списки регламентируются правовыми актами в соответствующих сферах, при этом экспертизой товарных знаков исследуются конечные результаты произведенных процедур по регистрации тех или иных объектов.

В соответствии с Приказом Роспатента № 45 от 01.01.2001 в своей работе экспертиза использует базу данных международных непатентованных наименований (МНН) Всемирной организации здравоохранения. База рекомендована для использования в качестве дополнительного источника информации в рамках проведения экспертизы обозначений в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к лекарственным средствам, что соответствует положениям Резолюции ВОЗ WHA 46.19 по МНН, согласно которой на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий, в составе товарных знаков. База данных ВОЗ содержит около 8000 МНН (на 01.01.2008) и позволяет провести полноценный поиск таких наименований на нескольких языках[67].

Учитывая специфику и особую социальную значимость фармацевтических средств при проведении экспертизы по таким обозначениям экспертиза особенно тщательно изучает доступные электронные базы, имеющие регулярное пополнение, на предмет выявления действительных производителей того или иного препарата. Такими базами выступают «Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента» (http://www. rlsnet. ru), Единый Электронный Справочник Биологически Активных Добавок (http://*****), Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» (http://www. *****) и другие.

Другим официальным источником информации для проведения экспертизы выступает база Всемирной организации интеллектуальной собственности, содержащая сведения об охраняемых государственных знаках, а также символах международных и межправительственных организаций, созданная для целей исполнения положений, закрепленных в пункте 6-ter Парижской конвенции, и отраженных в национальном законодательстве в пункте 2 статьи 1483 ГК РФ[68].

Вместе с тем, одним из инструментов исследования заявленного обозначения выступает изучение любых сведений сети Интернет, соответствующих запросам по словесной и изобразительной частям обозначений, поиск информации о заявителе. Если эксперты откажутся от использования Интернета, то будут поставлены в неравные условия с потребителями и производителями, поскольку не будут обладать тем же объемом актуальной информации о товарах, услугах и обозначениях, применяемых для их маркировки. Данное обстоятельство может привести к большому числу неправомерных регистраций, которые в действительности нарушают права иных лиц, что неизбежно приведет к многочисленным судебным разбирательствам[69].

Информационный поиск проводится в объеме сведений, ставших общедоступными до даты подачи заявленного обозначения, при этом заявителю может быть сообщена вся выявленная информация, в том числе касающаяся более поздних публикаций, нежели дата подачи заявки. В данном случае вопрос о выявленных препятствиях для регистрации, безусловно, носит дискуссионный характер.

При установлении семантического значения обозначения экспертиза обращается к словарно-справочным системам, в том числе он-лайн переводчикам. Сегодня большое количество словарей, энциклопедий и справочников имеют электронные аналоги, полностью совпадающие с печатным изданием, являющиеся общедоступными. К таким системам можно отнести справочно-информационный портал «Русский язык» (www. *****), созданный в июне 2000 г. по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ» Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации и функционирующий при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям[70]; портал , содержащий большое количество всевозможных общих словарей русского языка и словарей узкой направленности; и другие. Среди он-лайн переводчиков наиболее известны slovari. *****, translate. , www. *****, www. ***** и т. д..

При проведении поиска на предмет использования обозначения по словесной составляющей товарного знака экспертами, как правило, исследуются данные наиболее популярных в России поисковых систем Яндекс (www.yandex.ru) и Гугл (www.google.ru)[71]. При этом в ходе исследования экспертизой оценивается результат поискового запроса в целом. При проведении поиска по изобразительной части изучаются соответствующие сервисы указанных поисковых систем: Яндекс. Картинки (images. *****) и Гугл. Картинки (*****), - по лингвистическому описанию изобразительной части обозначения. Поиск собственно изобразительного обозначения может осуществляться посредством дополнения «Кто украл мои картинки?» браузера Mozilla Firefox (addons. mozilla. org), позволяющего производить поиск по вышеуказанным сервисам поисковых систем, а также на зарубежном портале .

Инструментом поиска для обнаружения ранее поданных на регистрацию обозначений, зарегистрированных товарных знаков, а также наименований мест происхождения товаров служит автоматизированная поисковая система Федеральной службы по интеллектуальной собственности, соответствующая фондам Роспатента, позволяющая осуществлять исследование обозначений как по словесным, так и по изобразительным элементам. Поиск по изобразительным элементам осуществляется в соответствии с индексами Венской классификации, а также на основе лингвистической обработки изображений.

Представленная дефиниция содержит один из важнейших аспектов экспертизы заявленного обозначения – указание на результат экспертизы. Так, согласно п. 2 ст. 1499 ГК РФ по результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. Идентичная по содержанию норма закреплена в Правилах: по результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации[72].

В соответствии с п. 14.7 Правил в случае соответствия заявленного обозначения установленным требованиям для всех товаров и услуг, указанных в перечне, принимается решение о регистрации товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в этом перечне. Если заявленное обозначение соответствует требованиям только для части заявленных товаров и услуг, то принимается решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров и услуг. В соответствии с п. 14.8 Правил если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение не соответствует, по крайней мере, одному из предусмотренных требований для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в регистрации товарного знака с приведением мотивов отказа в регистрации товарного знака. При этом закрепленные законодательно результаты экспертизы в виде двух возможных заключений – решение о регистрации или решения об отказе в регистрации, не учитывают отзыв заявки, который может явиться окончательным решением, в том числе, по результатам непосредственно экспертизы заявленного обозначения. Таким образом, формулировка «принятие заключения по результатам такого исследования» представляется более полной и соответствующей всем указанным в законе возможным исходам экспертизы заявленного обозначения.

Экспертиза обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, является частью аккумулированного правоприменительного процесса экспертизы заявки на товарный знак, представляет собой сочетание подготовительного этапа, включающего установление приоритета товарного знака и исследование перечня товаров и услуг, и экспертизу по существу.

Являясь правообразующим этапом, экспертиза заявленного обозначения, вместе с тем, не гарантирует наступление таких правовых последствий в отношении заявленного на регистрацию обозначения как его преобразование в зарегистрированный и охраняемый в соответствии с законом товарный знак. Для получения юридического статуса объекта, в отношении которого возникают интеллектуальные права, заявитель в одностороннем порядке обязан выполнить законодательные требования, гарантирующие возникновение исключительного права на товарный знак. К такому требованию относится уплата соответствующей пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

Экспертиза товарных знаков как таковая сводится к исследованию охраноспособности предложенного к регистрации обозначения[73].

Дефиниция экспертизы заявленного обозначения должна найти свое закрепление в подзаконных нормативных актах в области товарных знаков.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗАЯВКИ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВЛЕННОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ.

2.1 УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА ТОВАРНОГО ЗНАКА.

Первоначальным этапом экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, является доэкспертное исследование материалов заявки, в частности, сведений, содержащихся в соответствующих графах бланка заявки, зарегистрированного Минюстом 25.03.2003, приложенных документов, а также заключения формальной экспертизы. Так, экспертом проводится всесторонний анализ заявленного обозначения, приоритета и даты подачи заявки, перечня товаров и услуг, то есть тех атрибутов, которые определяют объем закрепляемого права на товарный знак и момент возникновения такого права.

Анализ заявленного обозначения подразумевает установление его особенностей – читабельность и возможность идентификации всех элементов, включенных в обозначение, испрашиваемое цветовое сочетание, вид товарного знака.

Установление вида товарного знака является важнейшим этапом экспертизы, оказывающим влияние на результаты экспертизы в целом и наступающие юридические последствия.

В правовой литературе приводится разнообразное классифицирование обозначений, которые могут выступать в качестве товарных знаков. Такие классификации имеют в своей основе нормы ст. 1482 ГК РФ, которая в целом повторяет положения ранее действовавших нормативных актов в области товарных знаков[74].

В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно учебному пособию «Товарные знаки» , на практике в нашей стране и за рубежом известно гораздо больше видов товарных знаков[75]: движущийся – имитирующий движение; звуковой – предназначенный для восприятия органами слуха, но не относящийся к человеческой речи; комплексный (сложный) – состоящий из нескольких элементов; рельефный – представляющий собой композицию выпуклых и/или вогнутых элементов на плоскости; логотип – словесный товарный знак в особом графическом исполнении; обонятельный – предназначенный для восприятия органами обоняния; плоскостной – существующий в двух измерениях; пластический, пространственный, трехмерный – син. объемный; др.[76]

и в своих исследованиях приводят примеры и других, более экзотичных, «нетрадиционных» видов товарных знаков, например, растительные, когда некое обозначение последовательно формируется из разных растений во время из роста, специально подобранных и рассаженных в клумбах напротив офиса компании[77].

В США в качестве товарного знака может выступать любое обозначение, при помощи которого можно распознать товар, среди которых можно отметить отдельно фон, визуально отделимый от обозначения; запахи; звуки и их сочетание и т. д.[78].

Законодательство Великобритании 1994 года не содержит ограничений относительно вида товарного знака. Помимо традиционных обозначений возможна регистрация обонятельных, звуковых, состоящих из 3-х или более букв, слоганов, обозначений на иностранных языках, не являющихся традиционными для Англии, и иных особых товарных знаков[79].

Несмотря на кажущуюся очевидность, на практике наибольшую сложность представляет отнесение того или иного обозначения к словесному товарному знаку.

Каспер Дж. Веркман считает, что «под словесными знаками понимаются слова, опубликованные в специальных, посвященных товарным знакам изданиях, причем напечатанные в обычной форме, теми литерами, какие обычно употребляются в товарных знаках данной категории в стране их происхождения». По его мнению, примерно 80% всех товарных знаков являются словесными[80].

Другой исследователь данного вопроса – – придерживается противоположного мнения. Он считает, что охрана словесного товарного знака охраняется распространяется не только на само слово, но и на его шрифтовое решение[81].

Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам закрепляет положение о словесных товарных знаках, используя терминологию – стандартные символы: если заявка содержит заявление о том, что заявитель желает, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с использованием стандартных символов, применяемых Ведомством Договаривающейся стороны, Ведомство регистрирует и публикует знак, используя такие стандартные символы[82].

В Правилах указано, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. При этом не раскрыто само существо словесного товарного знака.

По сути, при испрашивании регистрации словесного знака заявитель претендует на охрану слова в его абстрактном представлении – то есть только слова самого по себе, его звучания, написания, восприятия. При этом используемый при подаче заявки шрифт, размер букв и т. п. не имеют значения, поскольку представляют лишь способ материального закрепления слова. Если бы заявитель мог просто сказать слово, представляющее обозначение, лично эксперту или передать записанным на пленке в качестве регистрации словесного знака, по сути, это было бы тем же самым. Однако необходимость графического отображения закреплена сводом правил для возможности идентификации знака. Поскольку право на товарный знак возникает из факта регистрации, зарегистрированный товарный знак должен быть предоставлен в распоряжение публики. Регистрация и публикация требуют, чтобы обозначение, составляющее товарный знак, было предоставлено в форме образчика, написанного или начерченного[83].

Другими словами, если заявитель заинтересован исключительно в охране слова самого по себе, то есть регистрирует словесный товарный знак, не имеет значения, применены ли при его воспроизведении стандартные графические приемы – регистр, наклон букв, шрифт, выделение жирным и т. д..

Такой подход к определению сути словесных товарных знаков существует, например, во Франции. Согласно Полю Матели, когда обозначение состоит из наименования, охрана распространяется на наименование, взятое само по себе, независимо от его написания. На самом деле наименование, когда оно произносится или воспринимается, представляется независимым от того способа, каким оно написано[84].