Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации (стр. 7 )

В случае с оценкой возможности ввода в заблуждение действует замкнутая система знак-товар. При этом привязка к использованию знака на рынке и лицу, размещающему данное обозначение, не соответствует смыслу нормы права.

В ситуации с изображением награды - заявитель действительно получил данную награду и, в соответствии с договоренностями с организатором выставки, имеет право размещать ее на своей продукции. Такое размещение не противоречит действительному положению дел, свидетельствует о действительном качестве товара, то есть характеризует его правдиво.

Однако для регистрации такого изображения в составе товарного знака одной грамоты недостаточно. Для этого владелец товарного знака (он же организатор выставки) должен выдать соответствующее согласие, которое, безусловно, может и должно быть принято экспертизой. При этом изображение медали не должно быть исключено из правовой охраны, поскольку представляет собой охраняемое обозначение.

Учитывая изложенное, предлагается ввести новую категорию товарного знака – интеграционный знак. Правовая природа данного товарного знака такова: являясь самостоятельным сложносоставным объектом, включает в свой состав товарный знак (без каких-либо изменений) иного лица с его согласия при условии, что такой товарный знак не занимает в общей композиции доминирующего положения, как пространственного, так и смыслового. При отсутствии согласия правообладателя товарного знака, включенного в общую композицию, в регистрации может быть отказано на основании положений п. 6 ст. 1483 ГК РФ, поскольку объединение товарных знаков способно вызвать смешение товаров на рынке. Отсутствие согласия правообладателя будет свидетельствовать о неправомерности включения товарного знака в обозначение другого лица.

В случаях, когда включенный товарный знак не является обозначением награды, думается, что целесообразно руководствоваться нормами, аналогичными с правилами предоставления согласия правообладателя на регистрацию обозначения, незначительно отличающегося от противопоставленного товарного знака, то есть имеющим степень сходства, приближенную к тождеству. Согласно Рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, регистрацию заявленного обозначения в таком случае целесообразно производить, только если заявитель и правообладатель являются "родственными" предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия[135].

Вместе с тем, в отношении описанного нами случая требование о "родственных связях" лиц видится излишне жестким. В условиях рыночной экономики взаимосвязи различных предприятий не всегда являются открытой информацией. В целях облегчения налогового бремени создаются оффшорные компании, мелкие фирмы, которым передается часть функций, при этом официальные "родственные связи" не всегда могут быть документально подтверждены. Указание в согласии на регистрацию товарного знака взаимной хозяйственной заинтересованности лиц является достаточным для признания знака допустимым к государственной регистрации на основании отсутствия смешения таких обозначений ввиду подтверждения данного факта самим производителями, то есть лицами, наиболее заинтересованными в охране своей коммерческой репутации.

Следует отметить, что сущность интеграционного товарного знака по своей природе не может быть установлена до начала экспертизы в отличие, например, от объемного, голографического или другого из известных видов знаков. Однако признание знака, например, мультимедийным[136] хотя и может быть установлено при первоначальном изучении материалов заявки, вместе с тем, охарактеризован такой знак, для целей последующего уяснения объема закрепляемых прав, может быть только по итогам экспертизы заявленного обозначения, в результате которой эксперт не только соглашается со статусом знака как мультимедийного, но и дает его описание (как правило, в соответствии с описанием, представленным самим заявителем). Такая характеристика отражается в графе под названием "Указание, относящееся к виду знака". В открытом реестре товарных знаков в отношении регистрации изменяющегося товарного знака "Мосфильм" было приведено следующее описание: "анимационный, в котором на фоне заката поворачивается вокруг оси скульптура «Рабочий и колхозница», скульптура постепенно отдаляется, и на ее фоне возникает надпись «МОСФИЛЬМ», по мере удаления скульптуры в правом нижнем углу появляется изображение Спасской башни и кремлевской стены, на Спасской башне вспыхивает красная звезда"[137].

Наряду с описанием отнесение знака к интеграционному может быть осуществлено только по итогам экспертизы заявленного обозначения в качестве характеристики знака. То есть знак изначально в силу своих особенностей и специфики относится к комбинированному товарному знаку. В рассматриваемом нами случае интеграционный товарный знак может быть включен только в состав комбинированного товарного знака, поскольку именно данное обстоятельство обуславливает сущность такой категории знака. Установив полное вхождение оригинального товарного знака в состав другого товарного знака, экспертизой должна быть дана соответствующая характеристика знака. По аналогии с вышеприведенным примером анимационного знака такая характеристика может выглядеть следующим образом: "интеграционный, в состав которого включен комбинированный элемент, данный элемент в виде <...> за счет графического решения может быть выделен из общей композиции товарного знака в качестве самостоятельного объекта".

Данная категория знака является характеризующей общепринятый вид знака с точки зрения его правового статуса относительно иных участников правоотношений в области товарных знаков.

Отдельно стоит оговорить, что экспертизой должен быть закреплен подход, в соответствии с которым в целях устранения препятствий для регистрации заявитель может внести изменения в заявленное на регистрацию обозначение в части исключения из знака тождественного объекта, принадлежащего третьему лицу. Такое изменение должно быть беспрепятственно осуществлено экспертизой.

Изначальный смысл интеграционного товарного знака состоит в том, что включенный в его состав самостоятельный объект, являющийся зарегистрированным товарным знаком другого лица, не занимает в общей композиции ни смыслового, ни пространственного доминирования, то есть включен в состав многокомпонентного знака наряду с иными "сильными" самостоятельными элементами, способными в отрыве от знака третьего лица выполнять функцию товарного знака. Данное уточнение означает, в том числе, и то, что иные элементы обозначения должны быть отвечающими требованиям различительной способности в отдельности, либо в целом в качестве композиционного решения.

На сегодняшний день уже имеет место регистрация описанных обозначений. К ним может быть отнесен следующий пример.

Государственным унитарным предприятием Краснодарского края "Кубань-Качество" зарегистрирован товарный знак, представляющий собой стилизованный знак отличия в виде синей ленты с двумя красными лентами и словесными элементами "КАЧЕСТВО КУБАНЬ"[138] (в настоящее время владельцем является ГУП КК "Центр системного анализа и экспертизы"). Данное обозначение используется правообладателем в качестве разработанного подтверждения качества продукции. Так, в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Качество» разработан и реализуется целый ряд мероприятий по защите потребительского рынка Кубани от некачественной и фальсифицированной продукции[139].

Позднее обществом с ограниченной ответственностью "Сочи-Вода" было подано на регистрацию обозначение в виде этикетки минеральной воды, включающей в свой состав изображение, тождественное черно-белому отображению товарного знака вышеуказанного лица с теми же графическими и словесными элементами, расположенными в той же последовательности и взаимосвязи относительно друг друга[140]. В данном случае стоит пояснить, что тождество знаков было определено, в том числе, за счет следующего: при машинном способе копирования без использования цвета репродукция изображения во всех оттенках черно-бело-серых цветов совпадает с собственно черно-белым изображением знака.

После соответствующей переписки с заявителем, второе обозначение было зарегистрировано ведомством с оставлением в охране тождественного товарного знака другого лица.

Введение термина «интеграционный товарный знак», а также обоснование его сущности позволит подойти к решению нетривиального вопроса заимствования чужого знака в соответствии с нормами действующего законодательства, предоставляя при этом возможность дать жизнь действительно жизнеспособным товарным знакам добросовестных производителей. Положения о возможности регистрации тождественного товарного знака в составе товарного знака другого лица при представлении согласия правообладателя должны найти свое отражение в соответствующих подзаконных нормативных актах.

Следующим основанием для отказа в регистрации является противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали, закрепленное подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Знаком, противоречащим общественному порядку, может быть знак, не соответствующий фундаментальным правовым и социальным концепциям данной страны. В эту категорию могут попасть знаки, содержащие религиозный символ[141]. в качестве иллюстрации подобного препятствия для регистрации указывает, например, обозначения «Madonna» (Мадонна, обозначение Богородицы в католической традиции[142]) для вина и «Jesus» (то же, что и Jesus Christ - Иисус Христос, центральная фигура христианской религии[143]) для одежды на основании того, что эти обозначения оскорбляют чувства верующих[144].

Пункт 4 статьи 1483 ГК РФ содержит запрет на регистрацию обозначений, воспроизводящих или схожих с объектами, имеющими определенный статус с точки зрения культуры и искусства и значимые для государства или мирового сообщества в этом смысле.

Используемая в данном пункте терминология раскрыта в ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Квинтэссенцией представленных определений культурных ценностей и культурного наследия является значимость того или иного объекта, его юридический статус с позиции историко-культурных аспектов, включение изображения или названия объекта в международные списки особо значимых объектов планеты (список всемирного наследия ЮНЕСКО), списки Российской Федерации (перечень особо охраняемых объектов РФ), а также в реестры собраний музеев и исторических фондов[145].

Пункт 5 статьи 1483 ГК (воспроизводящий п. 5 ст. 6 Закона о товарных знаках) в соответствии с п. 2 ст. 23 Соглашения ТРИПС[146] и ст. 8 Минского соглашения[147] предоставляет дополнительную защиту географическим указаниям для вин и спиртных напитков. Для этих целей в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта[148].

В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц. При этом под товарным знаком в данной статье понимается вся совокупность обозначений, как зарегистрированных, в том числе в качестве специфического объекта - коллективного, общеизвестного или международного товарного знака, так и находящихся на стадии экспертизы. Препятствием для регистрации могут выступать только «живые» средства индивидуализации[149], то есть являющиеся действующими товарными знаками, а в случае незарегистрированного товарного знака - такие, по которым не вынесено решение об отзыве или отказе в регистрации. Регистрация в качестве товарного знака, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя.

Установлению сходства товарных знаков посвящены многочисленные труды ученых-правоведов, в частности, , , и др., выпущены методические рекомендации. При этом вопросу установления тождества товарных знаков в юридической литературе не уделено достаточно внимания. Вместе с тем, случаи столкновения подобных обозначений носят далеко не единичный характер. Отсутствие регламентированных подходов приводит к двойственности выводов экспертизы и неясности перспектив заявителя при подаче заявки.

Определение тождества товарных знаков играет важную роль, характеризующуюся наступлением иных правовых последствий в сравнении с признанием знаков сходными до степени смешения. Так, на имя одного лица не могут быть зарегистрированы два тождественных товарных знака, поскольку закрепляемые ст. 1477 положения говорят об исключительности прав на средства индивидуализации, равно как не могут быть зарегистрированы тождественные товарные знаки на имя разных лиц даже при представлении письма-согласия, «молчаливый запрет» о чем содержится в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно различным Методическим рекомендациям, комментариям к Кодексу (а ранее – Закону о товарных знаках), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т. е. являются одинаковыми. Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не вызывает затруднений[150].

Однако кажущаяся на первый взгляд простота и очевидность при установлении тождества товарных знаков таит свои «подводные камни».

Предположим, существует товарный знак «УЮТ». Будет ли он признан тождественным товарному знаку «Уют»? Если следовать логике методических рекомендаций и разъяснений специалистов в области товарных знаков, налицо графическое различие – исполнение обозначений буквами разного регистра, а следовательно, такие товарные знаки не тождественны, поскольку не совпадают во всех элементах.

Вместе с тем, в предыдущих параграфах нами было обоснован подход к отнесению того или иного обозначения к определенному виду товарного знака, в частности, были разработаны критерии отнесения обозначения к словесным товарным знакам. Выводы автора нашли свое отражение в журнале "Законодательство", статье «Особенности установления тождества товарных знаков»,[151].

Из проведенного ранее анализа следует вывод, что одинаковые по содержанию обозначения, являющиеся по замыслу заявителя словесными, могут быть исполнены в любом стандартном виде и должны быть признаны тождественными. В данном случае используемые в литературе формулировки «Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах» видятся некорректными. Более точно данная формулировка может быть представлена в следующем виде: «Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если относятся к одному виду товарных знаков (словесный, изобразительный, комбинированный и иные) и идентичны по смыслу и содержанию как в целом, так и в отдельных элементах».

Отдельно стоит остановиться на случаях установления тождества комбинированных товарных знаков на имя одного лица, когда в первом знаке словесный элемент был исключен из правовой охраны, а по вновь поданному идентичному обозначению предполагается вынесение решения о регистрации с охраной спорного словесного элемента в связи с предоставлением пакета документов, доказывающих приобретенную различительную способность.

При дальнейшем исследовании формулировки тождества возникает и другой вопрос: на какой момент обозначения не должны совпадать во всех элементах - на момент проведения экспертизы или же на момент регистрации товарного знака. Более уместным видится второй вариант, поскольку целью экспертизы товарного знака является не сама экспертиза, а конечный результат – регистрация или отказ в регистрации. То есть эксперту важно иметь прогрессивное мышление и оценивать, какова будет судьба знака уже после этапа экспертизы. Однако возможность внесения изменений в обозначение до вынесения окончательного решения, использование самого термина «обозначения», а не товарные знаки, включение данного положения в главу «Экспертиза заявленного обозначения» Правил, позволяет сделать вывод о том, что экспертиза должна устанавливать сходство товарных знаков до этапа регистрации товарного знака.

Однако в приведенном примере подобный подход подразумевает безусловный отказ в регистрации. Вместе с тем, в случае регистрации товарного знака, он не будет совпадать с прежним обозначением во всех элементах. При оценке тождества товарных знаков краеугольным камнем является объем идентичных закрепляемых прав. Не может быть несколько исключительных прав на один и тот же объект, поскольку подобное свидетельствовало бы уже о неисключительности права. Регистрация товарного знака, хоть и воспроизводящего полностью предыдущий товарный знак того же лица, предоставляет новому товарному знаку совершенно иной объем прав – охрану нового элемента. Дискламация – от английского «disclaimer» - отказ от притязаний - сама по себе подразумевает существование знака в том виде, в котором он есть, при условии возможности использования дискламированных элементов другими лицами. То есть, по сути, исключение из охраны не предоставляет никаких прав на исключенный элемент, а только обозначает его присутствие. Возможность внесения изменений на этапе действия товарного знака, в частности, исключения из обозначения неохраняемых элементов, свидетельствует об их малой роли в восприятии и охране товарного знака в целом.

Таким образом, предоставление правовой охраны ранее неохраняемому элементу подразумевает совершенно иной объем закрепляемых прав. В этой связи целесообразным видится изложение нормы о тождестве знаков в следующем виде: «Сравниваемые обозначения признаются тождественными, если относятся к одному виду товарных знаков (словесный, изобразительный, комбинированный и иные) и на момент регистрации являются идентичными по смыслу и содержанию как в целом, так и в отдельных элементах».

Формулировка «идентичны по смыслу и содержанию» подразумевает в данном случае идентичность закрепляемых в конечном итоге прав на товарный знак, а также совпадение всех элементов обозначений, так или иначе влияющих на его восприятие. То есть добавление в товарный знак описательного элемента, которому в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ правовая охрана не предоставляется, не может быть признан тождественным обозначению, совпадающему во всех иных элементах, но не содержащему вновь добавленный описательный элемент. В данном случае объем закрепляемых прав будет идентичен, однако смысловое значение в целом изменится. Так, согласно Рекомендациям, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

В этой связи следует выделить одно исключение. Не стоит признавать нетождественными товарные знаки, различие которых состоит лишь в добавлении предупредительной маркировки товарного знака. Владелец товарного знака может указывать на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации[152]. Сюда могут быть отнесены элементы - "R", ®, "товарный знак", "зарегистрированный товарный знак"[153]. Кроме того, незакрепленная законодательно в России, но являющаяся общепринятой аббревиатура «ТМ» - trade mark – в переводе с английского языка - товарный знак / товарная (торговая) марка[154], довольно широко применяется на практике. В зарубежных странах обычно обозначают, что заявка на товарный знак уже подана и при использовании этого наименования после регистрации товарного знака можно получить претензию правообладателя[155].

То есть по сути, добавление подобных элементов указывает на статус обозначения, при этом объем закрепляемых прав, а также содержание и смысл обозначения остаются неизменными.

Тождество отсутствует в случае, если товарные знаки относятся к различным видам знаков, в частности, являются изобразительным и объемным товарными знаками. Если двухмерное изображение товарного знака воспроизводит представленное для целей регистрации плоскостное изображение трехмерного товарного знака, такие знаки не могут быть признаны тождественными, поскольку различен объем закрепляемых прав. Подобной позиции придерживается, в том числе, Палата по патентным спорам. Так, по заявке № Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации, согласно которому обозначение не могло быть зарегистрировано на основании п. 2 ст. 1481 ГК РФ, поскольку оно тождественно товарному знаку № 000 на имя того же лица - «СОРЕМАРТЕК С. А.», Бельгия, в отношении идентичных товаров.

Заявитель не согласился с такой позицией Ведомства и подал соответствующее возражение в Палату по патентным спорам, по результатам рассмотрения которого представленные доводы были признаны убедительными[156]. Обозначение по заявке № является изобразительным, представляет собой изображение оригинальной графической фигуры округлой формы с неровностями. Товарный знак по свидетельству № 000 является объемным и представляет собой объемную графическую фигуру округлой формы с неровностями, по – существу представляющую собой изображение товара, имеющего оригинальную форму. В статье 1482 ГК РФ законодатель четко разграничивает различные виды товарных знаков. Обращение к материалам заявки показало, что на регистрацию заявлено изобразительное обозначение, тогда как товарный знак по свидетельству № 000 является объемным. То есть сравниваемые обозначения относятся к различным видам товарных знаков, каждый из которых по-своему индивидуализирует товары заявителя. Следовательно, ситуация, описанная экспертизой, при которой правообладатель будет обладать двумя исключительными правами на одно средство индивидуализации, исключена. Указанное обуславливает обоснованность доводов возражения[157].

Стоит отметить, что приведенный критерий оценки тождества знаков, выраженный формулировкой "как в целом, так и в отдельных элементах" подразумевает одновременность исполнения данных условий, либо отклонение от одного из них при условии отступления рассматриваемого случая от общего правила. Так, знаки, отличающиеся лишь простановкой предупредительной маркировки не совпадают во всех элементах, при этом идентичны по объему прав в целом. В то время как одинаково исполненные обозначения, описательному элементу одного из которых предоставлена правовая охрана в результате проведенной экспертизы, совпадают во всех элементах, но при этом различны в объеме окончательно закрепляемых прав.

Предложенные изменения позволят избежать двойственности подходов при экспертизе товарных знаков, а также непонимания своих перспектив заявителем.

В соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Иные пункты статьи 1483 ГК РФ не подлежат исследованию в процессе экспертизы заявленных обозначений и оставлены для возможности применения по заявлению заинтересованного лица в судебных инстанциях. Отдельные авторы считают такое исключение недопустимым ввиду неполноты проводимой экспертизы. Так, например, в своей диссертационной работе обосновывает необходимость дополнения статьи 1499 требованием о проведении экспертизы по всем возможным основаниям для отказа статьи 1483 ГК РФ ввиду возможных негативных последствий для правообладателя зарегистрированного товарного знака[158].

Вместе с тем, на практике экспертиза идет по пути противопоставления выявленных объектов интеллектуальной собственности третьих лиц. Так, например, в ходе исследования объемных обозначений экспертом проверяется, в том числе, база зарегистрированных промышленных образцов. В случае выявления тождественного или сходного объекта выдвигается основание по п. 3 ст. 1483 ГК РФ – вероятность введения в заблуждение относительно производителя товаров (услуг). При этом стоит отметить, что замещение экспертизой пункта 9 пунктом 3, по которому в соответствии со статьей 1477 ГК РФ экспертиза проводится, предоставляет более широкий спектр возможностей применения по сути того же самого препятствия для регистрации. Пункт 9 статьи 1483 ГК РФ говорит исключительно о тождестве объектов для допустимости их противопоставления, в то время как применяемый экспертизой пункт 3 позволяет соотносить с заявленным обозначением не только идентичные, но и сходные до степени смешения обозначения.

и считают, что положения статьи 1477, закрепляющие объем проводимой экспертизы, означают неправомерность вынесения решения об отказе на основании п. 8, 9 ст. 1483 ГК РФ. Вместе с тем, в случае установления в процессе экспертизы таких препятствий для регистрации, данное обстоятельство может быть сообщено заявителю к сведению[159].

Основания для отказа, соответствующие различным пунктам статьи 1483 ГК РФ, могут быть выдвинуты экспертизой как в отдельности, так и в совокупности. Зачастую «абсолютные» и «относительные» основания (следуя прежней терминологии, используемой в Законе о товарных знаках 1992г.) трактуются заявителями как взаимоисключающие. Однако одновременное указание в отношении одного обозначения и одних и тех же товаров и услуг нескольких оснований не является противоречащим содержанию и смыслу статьи 1483 ГК РФ. Так, например, обозначение может не обладать различительной способностью, но при этом являться тождественным или сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Такая регистрация могла быть произведена на основаниях, предоставляемых законодателем в качестве исключения из общепринятой нормы, то есть в соответствии с доказанной приобретенной различительной способностью обозначения.

То же касается выявленных противопоставляемых товарных знаков. Сходные между собой и зарегистрированные в отношении однородных товаров (услуг) на имя разных лиц товарные знаки, являющиеся препятствием для регистрации заявленного обозначения, не свидетельствуют о признании их экспертами несходными при проведении экспертизы по этим товарным знакам, например, за счет графического исполнения. Такая регистрация могла быть осуществлена на основании писем-согласий, временного прекращения действия одного из товарных знаков с последующим восстановлением регистрации и т. д.

Так, например, п. 2Административного регламента в отношении выдачи патентов Российской Федерации на полезную модель закрепляет, что информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем существенным признакам полезной модели, в отношении которой проводится информационный поиск[160]. То же по аналогии может быть отнесено к проведению поиска и выявлению препятствий для регистрации в отношении товарных знаков.