Правовое регулирование экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, по законодательству Российской Федерации (стр. 8 )

3.2 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ЗАЯВЛЕННОГО НА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА.

В соответствии с Гражданским кодексом на этапе экспертизы заявленного обозначения могут быть вынесены несколько видов экспертных заключений, которые условно можно разделить на две категории:

промежуточные

окончательные.

К промежуточным видам заключений относятся уведомления по результатам проведенной экспертизы, выносимые в соответствии с п. 3 ст. 1499 ГК РФ, уведомления экспертизы о необходимости сообщить о достигнутом соглашении в случае совпадения дат приоритетов товарных знаков, направление которых регламентировано положениями ст. 1496 ГК РФ, и запросы дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно, направляемые в соответствии с п. 4 ст. 1497 ГК РФ.

Результатом первого вида экспертного заключения может быть дополнительная промежуточная корреспонденция (запрос), одно из окончательных решений – о регистрации либо об отказе в регистрации. Данные заключения выносятся вне зависимости от участия заявителя, то есть как при ответе заявителя на уведомление, так и без него.

Результатом двух других видов заключения может выступить направление дополнительного запроса, уведомления о результатах проверки соответствия законодательству, отзыв заявки, окончательные решения – о регистрации или же об отказе в регистрации. Вместе с тем, данные виды решений напрямую зависят от участия заявителя. Так, в случае отсутствия ответа на данные виды заключений заявки должны быть отозваны без возможности направления каких-либо иных видов заключений. В случае ответа заявителя, может быть вынесен любой из перечисленных видов заключений, за исключением отзыва заявки.

К окончательным решениям экспертизы относятся отзывы заявки, решение о которых принимаются в соответствии с положениями п. 3 ст. 1496, п. 1 ст. 1497, п. 1 ст. 1502, а также решения о регистрации и решения об отказе, выносимые в соответствии с п. 2 ст. 1499 ГК РФ. Перечисленные виды решений могут быть направлены только по итогам экспертизы обозначений или же исследования материалов заявки. Вместе с тем, отзыв заявки по решению самого заявителя в соответствии с п. 1 ст. 1502 ГК РФ не требует какого-либо участия экспертизы, в том числе первичного анализа материалов заявки.

Одним из видов направляемых заявителю корреспонденций по результатам рассмотрения материалов заявки является запрос. Так, в случае сомнений эксперта в правильности понимания существа заявки в отношении любого из ее атрибутов, в соответствии с п. 4 ст. 1497 ГК РФ экспертиза вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых ее проведение невозможно. Следует отметить, что данный вид корреспонденции, являясь промежуточным, по сути, представляет собой окончательное решение в случае отсутствия ответа заявителя, которое лишь формально заменяется решением об отзыве заявки на товарный знак. Сам по себе отзыв не содержит никаких сведений по существу заявленного обозначения, такие сведения содержатся в запросе, а следовательно, именно запрос в данном случае выступает в качестве завершающего мотива в рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака.

Свидетельством различных правовых оснований и последствий запросов и уведомлений и отраженных в них сведений содержат названия принимаемых впоследствии окончательных решений. Так, если решение о регистрации или отказе в регистрации выносится в отношении товарного знака, то отзыв производится в отношении заявки. То есть при отзыве объект заявки – собственно заявленное обозначение, не имеет значения, а следовательно, излагаемые в запросе сведения по задумке законодателя должны относиться к атрибутам заявки, но не заявленного обозначения.

В применение к данному виду корреспонденции видится целесообразным использование характеристики «по результатам рассмотрения материалов заявки». Формулировка «по результатам экспертизы заявленного обозначения» является неуместной, поскольку думается, что запрос не подразумевает под собой экспертизу как таковую, а является результатом рассмотрения материалов заявки, ее содержания, наполнения, исследования документов, относящихся к заявленному обозначению.

В соответствии с п. 14.5 Правил дополнительные материалы запрашиваются путем направления заявителю соответствующего заключения в случае невозможности проведения экспертизы без таких материалов.

В правилах приводятся следующие основания для направления запроса: необходимость предоставления всех видов трехмерного обозначения, его описания при недостаточности представленных сведений, необходимость предоставления документов, требующихся для принятия заявки к рассмотрению; необходимость уточнения перечня товаров и услуг; необходимость доплаты уплаты соответствующей пошлины; необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг. Иные вопросы и замечания, например, в отношении даты приоритета товарного знака, также могут быть включены в запрос, направляемый на указанных основаниях.

Подобная трактовка возможности направления запроса, изложенная в Правилах, видится не совсем корректной. Законом о товарных знаках право экспертизы на направление запроса отнесено к статье 10 «Экспертиза заявки на товарный знак». По структуре закона данная статья предшествует статьям «Формальная экспертиза» и «Экспертиза заявленного обозначения», в которой указывается на возможность направления уведомления о результатах проверки соответствия обозначения нормам действующего законодательства. Интерпретация допущенной законодателем возможности направления запроса как эквивалента уведомлению порождает двойственность подходов и не соответствует установленному для ответа сроку, в течение которого заявитель должен представить свои аргументы. Относя к возможности направления запроса вопросы сходства товарных знаков, остается непонятным, почему указана именно данная категория препятствий для регистрации и не указаны случаи выявления иных оснований для отказа, например, противоречие общественным интересам. Могут ли такие сведения быть изложены в запросе до направления уведомления или же запрос может быть только второй по счету корреспонденцией, которую направляет экспертиза, если суть такого запроса лежит в плоскости экспертизы по существу, может ли количество направляемых запросов быть бесконечным.

Как отмечает в Комментарии к Гражданскому кодексу[161], на этапе экспертизы заявленного обозначения запрос может содержать требование о корректировке перечня товаров и услуг заявки, представлении подтверждения полномочия представителя или уточнении вопросов, связанных с выявлением сходных товарных знаков.

В данном комментарии такая причина направления запроса как выявление сходных товарных знаков оговорена весьма осторожно и ограничена лишь возможностью уточнения таких вопросов, но не первоначального их решения. Такой подход видится соответствующим норме права. Уточнение вопросов сходства подразумевает неясности в позиции заявителя в части устранения препятствий для регистрации, но не самого по себе выявления препятствия.

Терминология, используемая законодателем, достаточно ясно дает понимание сути данной правовой конструкции – «без которых невозможно проведение экспертизы». И только по такой причине ведомство вправе запрашивать у заявителя дополнительные материалы. В случае неоднозначности запрашиваемых сведений предоставлять доказательства невозможности проведения экспертизы в их отсутствие должен именно Роспатент[162].

Однако проведение экспертизы без анализа мнения заявителя в отношении выявленных препятствий для регистрации является обычной практикой экспертизы, может осуществляться ведомством единолично в соответствии с закрепленными нормами.

Таким образом, существующий на сегодня порядок регулирования направления запросов, порождает ситуации, при которых толкование данной возможности является размытым, трактуется по-разному экспертами и заявителями, вызывает волну споров и возмущения.

Исходя из сущности данного вида заключения экспертизы, думается, что запрос дополнительных материалов подразумевает исключительно просьбу о предоставлении документов или сведений, являющихся формальными, не относящимися к сути обозначения.

Срок, предоставляемый заявителю для ответа на мотивы, приведенные в запросе, является весьма коротким, равным двум месяцам, продление данного срока возможно только при условии уплаты пошлины. Само по себе это обстоятельство подразумевает, что заявитель может ответить на запрос в максимально короткие сроки, поскольку необходимость предоставления сведений, являющаяся причиной направления запроса, изначально известна заявителю. Именно этим определяется необходимость уплаты пошлины, заявитель платит за затягивание экспертизы и свою невнимательность. Кроме того, в случае устранения препятствий, указанных в запросе, но при отсутствии ответа заявителя, заявка должна быть отозвана вне зависимости от юридической составляющей «тела» запроса. То есть непредставление документов или сведений, указанных в запросе, подразумевает невозможность экспертизы осуществлять свои действия ввиду неясности объема или сущности испрашиваемой заявителем охраны товарного знака. Изложенные в запросе обстоятельства не могут быть устранены никаким другим образом, кроме как предоставлением ответа заявителем. Данное относится, скажем, к отсутствию сформулированного должным образом перечня товаров и услуг, что не позволяет определить объем испрашиваемой правовой охраны, а следовательно, провести экспертизу. Вместе с тем, вопросы непосредственной экспертизы заявленного обозначения могут быть решены без участия заявителя. Например, в случае направления запроса по причине дополнительно выявленного сходного до степени смешения товарного знака, не указанного ранее в уведомлении, и истечении срока действия такого товарного знака в период ожидания ответа заявителя на запрос, единственным результатом экспертизы может быть отзыв заявки на товарный знак. То есть устранение указанных в запросе препятствий для регистрации не может служить основанием для изменения вида окончательного решения экспертизы. Им не может быть полное или частичное решение о регистрации даже в случае соответствия обозначения требованиям законодательства, поскольку направление запроса подразумевает, согласно Кодексу, невозможность осуществления экспертных действий и, как следствие, невозможность вынесения любого другого вида решения, помимо формально обозначенного решения об отзыве заявки.

Возникающая необходимость в направлении запроса может быть обусловлена как некачественным проведением экспертизы, ненадлежащим рассмотрением материалов заявки, так и действиями или бездействиями заявителя.

При этом отзыв, предусмотренный сейчас, не соответствует собственной сути и не отражает действительных результатов экспертизы.

Для искоренения подобного пробела в праве предлагается разделить объемную категорию «запрос экспертизы» на следующие правовые конструкции:

- запрос дополнительных материалов – подразумевает истребование у заявителя любых материалов, без которых невозможно проведение собственно экспертизы, данный вид запроса, как правило, направляется до этапа экспертизы заявленного обозначения, для ответа предоставляется срок, равный двум месяцам, с возможностью продления при условии оплаты соответствующей пошлины;

- дополнительный запрос экспертизы заявленного обозначения – дополнительная корреспонденция, которая может быть направлена только после уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, содержащая наравне с уведомлением результаты по существу экспертизы заявленного обозначения; по истечении соответствующего срока с даты направления такого запроса выносится решение о регистрации или отказе в регистрации товарного знака в соответствии с изложенными в уведомлении и запросе совокупными доводами в отношении охраноспособности товарного знака. Сроки предоставления ответа заявителем на подобного рода заключения экспертизы будут оговорены ниже;

- дополнительный запрос экспертизы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, срок ответа на который должен быть соизмерим со сроком ответа на уведомление экспертизы и составлять шесть месяцев с даты направления такого запроса, поскольку вновь открывшиеся обстоятельства требуют столь же тщательного изучения материалов дела, сколь и прежде выявленные препятствия для регистрации.

Под вновь открывшимися обстоятельствами следует понимать такие сведения, которые не могли быть известны ни заявителю, ни эксперту на момент направления уведомления. Например, выявление товарного знака, ранее не являющегося препятствием для регистрации ввиду принятого в отношении него решения об отказе и зарегистрированного впоследствии по решению компетентного органа – Палаты по патентным спорам или арбитражного суда. Отдельно стоит оговорить, что к данному виду запроса не могут быть отнесены ошибочные действия экспертизы.

Исключение составляет случай, когда вновь открывшиеся обстоятельства не меняют окончательных выводов экспертизы. Например, в случае противопоставления товарных знаков, препятствующих регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг перечня, и последующего выявления вновь появившегося товарного знака, который также препятствует регистрации заявленного обозначения, но при этом не меняет общих выводов по итогам проведенной экспертизы.

Что касается количества и качества направляемых запросов, целесообразным видится следующий подход. Количество направляемых формальных запросов, то есть запросов дополнительных материалов, не может быть ограничено. Своевременное представление заявителем ответов на запросы подразумевает его участие и стремление к разрешению возникших препятствий для дальнейшего проведения экспертизы, а потому невозможность в одной или двух корреспонденциях прийти к окончательному мнению по спорным вопросам не должна выступать в качестве препятствия для осуществления заявителем своего права на заявленное обозначение. То же относится к дополнительным запросам экспертизы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поскольку вновь выявленные препятствия для регистрации являются форс-мажором, не зависят от заявителя или экспертизы в отношении конкретной заявки, всегда связаны с действиями третьих лиц.

В отношении дополнительных запросов экспертизы заявленного обозначения видится целесообразным ввести ограничение на направление не более двух таких корреспонденций, для ответа на каждую из которых отводится не более трех месяцев без возможности продления этого срока. Более сжатые сроки обусловлены необходимостью максимально возможного уменьшения совокупных сроков проведения экспертизы.

При этом необходимо отдельно отметить в нормах подзаконных актов, что направление дополнительных запросов должно носить исключительный характер, не являться общепринятой практикой, быть обоснованным положениями ГК РФ и являться единственно возможным способом разрешения сложившейся ситуации. Другим словами, экспертиза не имеет права злоупотреблять предоставленной возможностью направления дополнительной корреспонденции, основные доводы должны быть изложены в направляемом по результатам экспертизы уведомлении.

Недопустимо направление дополнительных запросов

в дискуссионных целях,

с целью предоставления заявителю дополнительного срока для урегулирования возникших вопросов (например, для получения письма-согласия, осуществления делопроизводства в суде и т. д.).

Примером обоснованных дополнительных запросов могут служить следующие ситуации. В случае, если есть основания полагать, что заявителем были устранены препятствия для регистрации, но данные сведения не подтверждены документально в полном объеме или же представленные документы, по мнению экспертизы, не являются исчерпывающими. Например, заявитель предоставил информацию о прекращении действия противопоставленного товарного знака на основании решения суда, при этом у экспертизы нет сведений о вступлении такого решения в силу, такой документ может быть запрошен экспертизой. Другим примером может служить предоставление копии, а не оригинала письма-согласия, или отсутствие перевода такого письма, представленного на иностранном языке. Подобные ситуации, хоть и касаются непосредственных функций экспертизы заявленных обозначений, по сути являются формальными, то есть не затрагивают само содержание экспертизы, а являют собой лишь документальные подтверждения уже сообщенных сведений.

Отдельно необходимо включить условие о недопустимости случаев экспертной недоработки. Попросту говоря, изначального несообщения препятствий для регистрации, которые существовали на момент направления уведомления. Такие вопросы должны быть решены в индивидуальном порядке с позиции наиболее выигрышной для заявителя, поскольку в данном случае ущемляются его законные права на защиту своих интересов перед экспертизой.

Предложенная система позволит разграничить одинаковые на сегодняшний день по юридической силе и юридическим последствиям, но различные по содержанию, документы, а также исключить такой безрезультативный и в большинстве случаев излишне жесткий исход экспертизы как отзыв заявки. Подобный подход способен исключить искусственные препоны для регистрации той части товаров и услуг, препятствий для регистрации которых не выявлено.

Выявленные препятствия для регистрации, сообщаемые заявителю в заключениях, должны быть изложены в соответствии со всеми атрибутами, позволяющими идентифицировать такое препятствие. В случае выявления основания для полного или частичного отказа по п. 1-5 ГК РФ экспертиза должна сообщить всю обнаруженную информацию, а также представить отсылку к используемому источнику – печатному или электронному ресурсу. В случае выявления оснований для отказа по п. 6-7 ГК РФ экспертизой должны быть указаны все атрибуты противопоставляемых обозначений, позволяющих однозначно определить объем прав, а также источник информации о знаке. Таким источником может быть информационный ресурс, представляемый официальным сайтом ФИПС (www.fips.ru), содержащий сведения о поданных заявках и зарегистрированных товарных знаках в соответствии с их номерами. Данные ресурсы разбиты на подкатегории, в зависимости от вида открытого реестра - Реестр товарных знаков и знаков обслуживания, Реестр общеизвестных товарных знаков, Реестр международных товарных знаков, Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Кроме того, сведения о зарегистрированных товарных знаках публикуются в бюллетенях "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" и "Gazete OMPI les marques internationales" (в отношении международных регистраций).

Атрибутами противопоставленных товарных знаков (обозначений) в обязательном порядке должны выступать сведения о номере регистрации (заявки), дате приоритета (испрашиваемого приоритета), имени правообладателя (заявителя), объеме зарегистрированных (заявленных) прав в отношении конкретных товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ.

Выводы экспертизы не должны быть излишне обобщенными, должны определять, для каких товаров и услуг выявлены препятствия для регистрации, возможна ли частичная регистрация с учетом выявленных оснований, или же отказ является полным.

Заключения экспертизы должны быть законодательно мотивированы и в обязательном порядке содержать отсылку к соответствующей норме права. Вместе с тем, такое требование закреплено только в отношении запросов и писем экспертизы[163], а также в случае несоответствия одному из предусмотренных требований для всего перечня товаров и услуг, то есть в отношении отказа в регистрации товарного знака[164], в то время как по иным заключениям такое требование не установлено. Если отзыв заявки, согласно установленной форме, не содержит сведений по существу причин вынесения такого решения, а закрепляет лишь юридический факт прекращения делопроизводства по заявке ввиду отсутствия ответа заявителя, то уведомление о результатах проверки, решение для всего перечня с ограничением правовой охраны в отношении отдельных элементов обозначения, решение о регистрации в отношении части товаров и услуг, в связи с выявлением препятствий для регистрации для этой части, по аналогии с иными заключениями экспертизы должны содержать мотивировочную часть, отражающую суть проведенного исследования. Кроме того, в случае устранения препятствий для регистрации, изложенных в уведомлении и/или запросе, при вынесении окончательного решения также должны быть аргументированы экспертизой причины снятия таких препятствий, например, в связи с предоставлением согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, прекращением действия регистрации, предоставлением документов, подтверждающих различительную способность заявленного обозначения и т. д.

Таким образом, любое заключение экспертизы должно содержать обоснование принятого заключения, в том числе снятия ранее выдвинутых оснований для отказа или иных правовых ограничений, а также при вынесении изначального решения о регистрации товарного знака, сопровождаемого какими бы то ни было ограничениями права (например, в отношении обозначений, содержащих неохраняемые элементы).

Анализируя требования к заключениям по итогам экспертиз в иных правовых областях установлены те же критерии, что и перечисленные выше. Так, например, содержание заключения эксперта регламентировано ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса РФ[165], согласно которой после производства необходимых исследований эксперт составляет заключение, в котором должны быть отражены следующие сведения: когда, где, кем (фамилия, имя и отчество, образование, специальность, ученая степень и звание, занимаемая должность), на каком основании была произведена экспертиза, кто присутствовал при производстве экспертизы, какие материалы эксперт использовал, какие исследования произвел с указанием примененных методик, какие вопросы были поставлены эксперту и его мотивированные ответы[166].

Следует отметить, что по аналогии с вышеназванными требованиями к экспертизе иного рода, в заключении экспертизы по товарным знакам также отражаются сведения об эксперте, вынесшем заключение – указываются его должность, имя и, как правило, телефон для связи.

Окончательное решение о государственной регистрации товарного знака может быть вынесено как при первичной экспертизе заявленного обозначения, то есть без направления промежуточных корреспонденций, так и по итогам запроса или уведомления, в том числе с ограничением первоначально заявленного перечня товаров и услуг.

Решение о регистрации после промежуточного заключения экспертизы может быть вынесено в отношении всего или части перечня товаров и услуг в следующих случаях.

1. Фактического устранения препятствий для регистраций, как например, истечение сроков действия противопоставленных товарных знаков, их досрочное прекращение действия по решению суда, устранения разночтений наименований и/или адресов юридических лиц – заявителя по заявке и правообладателя противопоставленных товарных знаков, передача прав на заявку иному лицу, устраняющая ранее выдвинутые основания для отказа. Решение о регистрации на таких основаниях подразумевает полное снятие ранее выдвинутых препятствий для регистрации, которых изначально могло бы и не быть в случае наступления определенных обстоятельств или своевременных действий заявителя.

2. Формального устранения препятствий для регистрации, а именно предоставления документального согласия от соответствующих компетентных органов, иных заинтересованных лиц, от правообладателей противопоставленных товарных знаков, предоставления документального обоснования приобретенной различительной способности. Решение о регистрации на таких основаниях подразумевает, что ранее выдвинутые препятствия для регистрации существуют на момент вынесения решения, однако они могут не учитываться экспертизой в соответствии с действующим законодательством на основании предоставленных заявителем документальных сведений.

3. Предоставления материалов, свидетельствующих о возможности регистрации заявленного обозначения вне зависимости от фактического действия ранее установленных препятствий для регистрации, как например, убедительных доводов в отсутствии сходства товарных знаков, неоднородности товаров или услуг, доказательства отсутствия ввода потребителя в заблуждение. Решение о регистрации на таких основаниях подразумевает изменение мнения экспертизы под воздействием мотивов заявителя и отклонении ранее выдвинутых препятствий для регистрации, поскольку фактически они являлись ошибочными и могли не противопоставляться экспертизой.

4. В полном соответствии с доводами экспертизы при частичном отказе и возможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров или услуг при согласии заявителя с такими доводами или в отсутствии ответа заявителя.

Установление обстоятельств, при которых была осуществлена регистрация товарного знака, имеет огромное значение для понимания иными заинтересованными лицами и последующей экспертизы сходных или подобных обозначений причин, по которым конкретному обозначению предоставлена правовая охрана.

Так, существование товарного знака, не обладающего различительной способностью, может породить большое количество вопросов, как именно была произведена такая регистрация. То есть был ли знак признан экспертизой изначально обладающим различительной способностью на момент принятия решения о регистрации или же его различительная способность была доказана в последующем. То же касается регистрации сходных до степени смешения товарных знаков на основании предоставления согласия правообладателя ранее зарегистрированного товарного знака и других описанных ранее случаев.

Открытые реестры на официальном сайте ФИПС содержат информацию о состоянии делопроизводства по заявкам. Наличие в списке исходящих корреспонденций указания на направление уведомления о результатах проверки соответствия может служить косвенным аргументом в пользу того, что изначально то или иное препятствие для регистрации было выдвинуто экспертизой. Однако причина снятия таких оснований является закрытой. Принял ли эксперт решение на основании признания своих доводов ошибочными или же товарный знак зарегистрирован в соответствии с дополнительными материалами?

На сегодняшний день общепринятой практикой экспертизы в случае сопоставления заявителями применяемых ранее подходов в похожих случаях является формальная оговорка о том, что данный вопрос не может быть рассмотрен в рамках материалов рассматриваемой заявки, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Однако проведение предварительного поиска по базам данных Роспатента, нацеленное на выявление не только сходных до степени смешения ранее зарегистрированных или заявленных товарных знаков, но и на исследование сложившейся практики экспертизы могло бы стать ценным инструментом в руках заявителей для целей понимания своих перспектив при подаче заявки. Вместе с тем, выявление зарегистрированных товарных знаков, имеющих сходное смысловое содержание, и отказ в регистрации заявленного обозначения может негативным образом сказаться на репутации экспертизы в целом, свидетельствовать о двойственности подходов.

Не раскрывая сути экспертных заключений и представленных заявителем дополнительных материалов или сведений, часть из которых может охраняться, например, в качестве коммерческой тайны, информируя вместе с тем, заинтересованных лиц об условиях регистрации товарного знака, экспертиза способна наработать соответствующую базу правоприменения. Указание в реестре товарных знаков обстоятельств регистрации способно внести ясность в применяемые подходы экспертизы, а также определить единообразие практики применения норм права.

Предположим, существует товарный знак «ОСЕНЬ», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ. Позднее тем же лицом были зарегистрированы товарные знаки «БРИЛЛИАНТОВАЯ ОСЕНЬ», «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОСЕНЬ». Поданный на регистрацию товарный знак «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» был признан сходным до степени смешения и зарегистрирован в последующем на основании согласия правообладателя товарного знака «ОСЕНЬ». Позднее иным лицом был подан на регистрацию товарный знак «СЕРЕБРЯНАЯ ОСЕНЬ», который также был зарегистрирован с согласия обоих правообладателей товарных знаков с элементом «ОСЕНЬ».

При сравнении товарных знаков, имеющих общий элемент, следует также установить, существуют ли в реестре и используются ли разными владельцами другие товарные знаки, имеющие тот же самый общий элемент. Если да, то потребитель привыкнет к использованию этого элемента разными владельцами и больше не будет обращать особое внимания на него как на дискинктивный элемент знака.

Однако совсем иная ситуация в том числе, если все знаки, имеющие такой общий элемент (как правило, приставку или суффикс), регистрируются и используются одним и тем же владельцем (или с его согласия). Здесь мы имеем дело с особым случаем серийного знака, когда потребители могут привыкнуть к тому, чтобы ассоциировать серию с общим происхождением, и допущение того же самого в отношении любого нового товарного знака, содержащего тот же элемент, становится тенденцией. Однако тот простой факт, что кто-то использует серию товарных знаков, имеющих общий элемент, сам по себе не является достаточным для того, чтобы исключить использование конкурентом того же элемента в качестве составной части знака, который в целом является совершенно отличным. Использование такого общего элемента можно только тогда рассматривать как нарушение, когда потребители действительно признали общий элемент серии знаков, используемой зарегистрированным владельцем, в качестве указания происхождения товаров, предлагаемых им с разными знаками, содержащими данный элемент[167].

То есть при последующей экспертизе обозначений, поданных в отношении товаров того же рода иными заявителями, претендующим на охрану товарных знаков, в состав которых включен словесный элемент "ОСЕНЬ", заявители, равно как и экспертиза, с большой степенью вероятности будут воспринимать все зарегистрированные товарные знаки как самостоятельные объекты безотносительно друг друга. При этом особое указание на регистрацию последующих товарных знаков с согласия первого лица означало бы для всех участников правоотношения, что сильный элемент "ОСЕНЬ" в данном случае воспринимается как общий элемент серии знаков и, как следствие, регистрация товарных знаков с подобным элементом на имя других лиц означала бы ослабление его узнаваемости, а также обуславливала бы возможность смешения товаров на рынке. Однако существование самостоятельных регистраций без указания на условия регистрации позволит экспертизе признать вновь подаваемые товарные знаки с иным характеризующим словесным элементом несходными до степени смешения с зарегистрированными знаками.