Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 2 )

«Позволить имитацию запатентованного изобретения, которая не копирует каждую буквальную деталь, было бы превратить защиту, обеспечиваемую выдачей патента, в пустую и никчемную вещь. Такое ограничение оставляло бы простор недобросовестному подражателю – на самом деле подстрекало бы –делать неважные и несущественные изменения и замены в патенте, которые, ничего не привнося, были бы достаточными, чтобы вывести скопированный предмет за пределы патентных притязаний и, следовательно, за пределы досягаемости закона. … Это лишило бы его (патентообладателя) всех выгод его изобретения, и стимулировало бы сокрытие изобретений, нежели их раскрытие, что составляет одну из основных целей патентной системы».

В судах Германии доктрина эквивалентов широко использовалась при толковании формулы при рассмотрении дел о нарушении патентных прав. Более того, до недавнего времени немецкие суды были склонны весьма великодушно по отношению к патентообладателю применять эту доктрину. В Англии доктрина эквивалентов не использовалась, и традиционный британский подход к определению объема защиты состоял в буквальном толковании формулы изобретения.

С подписанием Германией и Великобританией в 1973 году Европейской Патентной Конвенции (EPC) появились опасения, что при рассмотрении одинаковых споров по Европейским патентам с учетом особенностей национальных подходов суды этих стран могут приходить к диаметрально противоположным выводам. Чтобы избежать этого, странами-участницами был разработан Протокол по интерпретации статьи 69 Европейской Патентной Конвенции, который стал неотъемлемой частью EPC и который устанавливает «золотую середину» между традиционными британским и немецким подходами.

Протокол в своей последней редакции, принятой на дипломатической конференции по вопросам EPC в ноябре 2000, гласит:

Статья 1 «Статья 69 не должна толковаться в том смысле, что объем защиты, предоставляемый Европейским патентом, должен пониматься как определяемый строгим, буквальным значением текста, использованного в формуле, причем описание и чертежи используются только в целях разрешения неопределенности, имеющейся в формуле.

Также не должна она толковаться в том смысле, что формула изобретения служит лишь в качестве руководящих указаний и что действительная защита может распространяться на то, что, исходя из рассмотрения описания и чертежей специалистом в данной области, предполагал патентообладатель.

Напротив, ее следует толковать как определяющую позицию между этими крайностями, которая сочетает в себе справедливую защиту для патентообладателя с разумной степенью определенности для третьих лиц».

Статья 2 «Для целей определения объема защиты, предоставляемого Европейским патентом, должное значение должно придаваться любому элементу, который эквивалентен элементу, указанному в формуле».

В связи с этим, в последнее время наметилась серьезная тенденция к сближению подходов судов Великобритании и Германии: наблюдается некоторое смягчение позиции английских судов, так что некоторым терминам или выражениям в формуле изобретения может быть придан смысл, выходящий за рамки их буквальных значений. В германском судебном подходе стало больше внимания уделяться правовой определенности объема притязаний, заявленных в формуле изобретения, для третьих лиц. В то же время остается целый ряд различий, которые будут проиллюстрированы ниже.

Основные принципы определения объема правовой охраны изобретений

Великобритания

Фундаментальным принципом современного подхода английских судов стала доктрина целенаправленного толкования (doctrine of “purposive construction”), разработанная в 1981 г. Лордом Диплоком в ходе рассмотрения дела Catnic v. Hill & Smith [1981, FSR 60] в Палате Лордов, которая является Верховным Судом Англии.

Дело Catnic v. Hill & Smith

Формула изобретения Catnic:

«Перемычка... включающая первую горизонтальную пластину... и вторую горизонтальную пластину... по существу параллельную первой и находящуюся на расстоянии от нее в вертикальном направлении вниз... первый наклонный жесткий опорный элемент, простирающийся в направлении вниз и вперед... от первой горизонтальной пластины, и второй жесткий опорный элемент, простирающийся вертикально от заднего края первой горизонтальной пластины до соединения со второй пластиной по соседству с ее задним краем».

Изобретение Catnic относится к перемычке, включающей признак «жесткий опорный элемент, простирающийся в вертикальном направлении». Обвиненный в нарушении продукт соответствовал всем требованиям формулы патента за исключением того, что элемент, соответствующий правому опорному элементу, располагался не строго вертикально, а под углом 6°.

Суд 1ой инстанции вынес решении о нарушении патентных прав, поскольку хотя нарушение и находилось за пределами буквального значения формулы изобретения, однако нарушитель использовал самую суть изобретения в нарушающем продукте.

Апелляционный суд пересмотрел решение на том основании, что признак «в вертикальном направлении» является точным математическим термином с однозначным смыслом, так что формула не может рассматриваться как включающая варианты, содержащие опорный элемент, расположенный под каким-либо углом относительно вертикали.

Высшая судебная инстанция Великобритании - Палата Лордов, куда была подана жалоба на решение Апелляционного суда, вынесла решение о наличии нарушения на том основании, что признак «в вертикальном направлении» должен толковаться как вертикальный в достаточной мере, чтобы выполнять назначение, т. е. обеспечивать достаточную жесткость в качестве опорного элемента.

Таким образом, доктрина целенаправленного толкования позволяет интерпретировать признак, содержащийся в формуле изобретения, в смысле, отличном от его буквального значения, если только специалисту в данной области будет ясно, что именно это имелось ввиду патентообладателем. Таким образом, признак должен истолковываться в контексте его назначения в рамках изобретения.

Дело Improver v. Remington

Свое дальнейшее развитие доктрина целенаправленного толкования получила в решении Судьи Хоффманна по делу Improver v. Remington.

Формула изобретения Improver:

Приводимое в действие электричеством устройство для эпиляции, содержащее помимо прочего «спиральную пружину, включающую множество смежных витков... указанная спиральная пружина включает часть для аккуратного захвата волос, устроенную так, что она имеет выпуклую сторону, где витки разведены друг от друга, и соответствующую вогнутую сторону, где витки сжаты вместе, причем вращательное движение спиральной пружины приводит к непрерывному движению витков для выдергивания волос из кожи субъекта».

Продукт Remington, обвиненный в нарушении патента:

Продукт обладал всеми признаками патента за исключением того, что спиральная пружина была заменена на зубчатый резиновый стержень.

Суд 1ой инстанции решил, что патент не нарушен, поскольку специалисту в данной области при знакомстве с формулой было бы понятно, что строгое соответствие с использованным термином необходимо для осуществления изобретения. В ходе процесса Судья Хоффманн сформулировал три вопроса, которые с тех пор стало принятым называть протокольными (Protocol Questions, или они еще известны как Catnic Questions или Improver Questions).

Эти вопросы стали в настоящее время характерной чертой английской судебной системы и широко используются при толкования формулы. Они позволяют установить, попадает ли вариант, находящийся за пределами объема притязаний, определяемых буквальным смыслом формулы изобретения, в объем притязаний при целенаправленном толковании формулы.

Дело Hoechst Celanese Corporation v. BP Chemicals Limited

Решение по делу Hoechst v. BP является весьма любопытным примером того, как доктрина целенаправленного толкования была использована для придания признаку формулы значения, которое было уже, чем его буквальное значение.

Формула Hoechst:

Способ удаления алкилиодидов из уксусной кислоты, включающий стадию контактирования раствора, содержащего иодид, с ионообменной смолой, характеризующийся помимо прочего тем, что ионообменная смола является стабильной в органической среде. «Стабильная» в описании определена как смола, которая не будет « химически разлагаться или изменяться на более чем 50% от своих физических размеров (dimension) в сухом виде, будучи приведенной в контакт с уксусной кислотой, содержащей иодидные соединения».

Способ BP, обвиняемый в нарушении:

Способ, полностью соответствующий формуле Hoechst, за исключением определения «стабильности». Обе стороны согласились, что если «физический размер» истолковывается как означающий «объем», то патентные права не нарушены; если же он истолковывается как «диаметр», то имеет место нарушение патентных прав.

Суд 1ой инстанции вынес решение о буквальном нарушении патента.

Апелляционный Суд подтвердил решение о нарушении, однако совсем с другой мотивацией. Суд посчитал, что термин «размер» не получил должного целенаправленного толкования. Поскольку совершенно ясно, что интерпретация BP приведет, без каких-либо серьезных к тому оснований, к исключению большого числа явно пригодных для осуществления способа смол из объема притязаний, определяемых формулой, и что это не могло иметься ввиду изобретателем, то термин «размер» должен пониматься как «диаметр», нежели «объем». Таким образом, вывод о нарушении патента был сделан на основании целенаправленного толкования формулы.

Мы полагаем, что за этим решением стояли следующие соображения. Предположим, что смола выполнена в виде сферических гранул (что верно для большинства смол). Объем шара определяется формулой:

V=4/3·рR3=1/6·рD3.

Следовательно, если D’≤1,5·D, то V’≤3,375·V (интерпретация Hoechst) против V’≤1,5·V (интерпретация BP).

Германия

Основополагающую роль в разработке принципов судебной практики Германии в отношении эквивалентных нарушений патентных прав сыграло решение по делу Formstein [GRUR 1986, 803], которое было принято спустя 5 лет после столь же судьбоносного решения английского суда по делу Catnic v. Hill & Smith. Дело Formstein было первым случаем, когда в своем решении Федеральный Верховный Суд Германии руководствовался Статьей 69 EPC и Протоколом по ее толкованию, причем патентом, проходившим по этому делу, был не европейский патент, а национальный германский патент. Кроме того, впервые за всю историю разбирательств по делам о нарушении патентных прав в Германии суд рассматривал вопросы, связанные с новизной и изобретательским уровнем (так называемое “Formstein Objection”).