Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 4 )

Дело Lubrizol v. Esso

Спорный пункт формулы был направлен на замещенный ацилирующий агент, содержащий в своем сотаве в среднем по крайней мере 1,3 сукцинильной группы на каждый эквиалент другой замещающей группы.

Суд 1ой инстанции вынес решение, что «по крайнее мере 1,3» должно пониматься как любая величина выше 1, 25. Судья Джейкоб постановил, что числовые ограничения должны толковаться с точностью до последней значащей цифры в соответствии с существующим в науке соглашением. Апелляционный суд сохранил в силе решение судьи Джейкоба.

Таким образом, английский подход к интерпретации числовых диапазонов состоит в том, что они не должны толковаться целенаправленно, но исключительно в строгом, буквальном смысле.

Германия

До 12 марта 2002 г, когда был принят новый Патентный закон Германии (Немецкий Патентный Акт), подход немецких судов к толкованию численных диапазонов отличался значительно большей либеральностью, чем подход английских судов. Так, в деле по средству для осветления пива (Bierklдrmittel), которое слушалось в рамках старого Немецкого Патентного Акта, Федеральный Верховный Суд постановил [GRUR 1984, 425], что эффективная защита патента, формула которого содержит численные или измеренные значения, не может распространяться на области, которые существенно отклоняются от пункта формулы, если новое характризующееся изобретательским уровнем ученье, содержащееся в патенте, заключается именно в этих цифрах или измерениях. Зачастую это решение суда истолковывалось так, что даже значительные отклонения от предусмотернного патентом численного диапазона не выходят за пределы защиты, если этот численный диапазон не имел особого отношения к новому ученью.

Дело Custodiol II [Mitteilungen 2002, 224]

Формула патента

Защитный раствор для ингибирования ишемического повреждения сердца и почек и других органов при хирургии и трансплантации указанных органов, где раствор характеризуется тем, что он содержит следующие добавки на литр:

               Однозамещенный б-кетоглутарат калия или натрия        4 ± 3 мМ

       Хлорид натрия                                                15 ± 8 мМ

       Хлорид калия                                                10 ± 8 мМ

       Хлорид магния                                        10 ± 2 мМ

       Триптофан                                                2 ± 1 мМ

       Гистидин                                                150 ± 100 мМ

Гистидин гидрохлорид                                        16 ± 11 мМ

Маннит                                                        50 ± 50 мМ

Фруктоза                                                50 ± 50 мМ

Рибоза                                                        50 ± 50 мМ

Инозин                                                        50 ± 50 мМ

Патентообладатель обвинил аптеку одной из больниц в том, что она производила органосберегающие растворы, подпадающие под формулу патента. Раствор, производившийся в аптеке, имел идентичный состав за исключением того, что концентрация хлорида магния составляла 4 мМ, нежели 10 ± 2 мМ.

Как Окружной Суд Мюнхена, так и Высший Окружной Суд Мюнхена признали патент нарушенным путем эквивалентного использования, исходя из того соображения, что ограничение пределов патента концентрацией хлорида магния 10 ± 2 мМ было бы неправильным, поскольку единственным новым заявленным компонентом раствора является кетоглутарат, который обеспечивает значительное улучшение защитного эффекта на органы.

Ответчик, т. е.больничная аптека, подала апелляцию на решение Высшего Окружного Суда Мюнхена, и 12 марта 2002 г. Федеральный Верховный Суд вынес свое решение о том, что больничная аптека не нарушает патент. Суд подчеркнул, что необходимость в правовой определенности для третьих лиц требует, чтобы значение формулы являлось не только стартовой точкой, но основанием, которым определяется объем защиты. Было признано недостаточным, чтобы обвиняемое в нарушении патента воплощение имело тот же самый эффект, что и объект формулы патента, и чтобы это могло быть признано специалистом в данной области. Напротив, решающее значение имеет, сможет ли специалист в данной области признать это исходя из рассуждений, ориентированных на изобретение, как оно описано в формуле.

В случае формулы патента, содержащей числовые значения, недостаточно, чтобы специалист в даной области признал вариант, который отличается от заявленного объекта числовым показателем, равно эффективным. Напротив, должно быть оценено, достигает ли вариант того эффекта, который специалист в данной области приписывает числовому диапазону.

В своем решении по делу Custodiol II суд ответил на последний вопрос отрицательно, поскольку патент недвусмысленно ограничивает возможность варьирования концентрации хлорида магния лишь в узком диапазоне ± 2 мМ относительно среднего значения, который в процентном выражении был существенно ниже, чем для других компонентов. Кроме того, с учетом того, что изобретение относится к весьма чувствительной области предотвращения необратимых ишемических повреждений сердца, специалист должен был бы предвидеть возможность нежелательных побочных эффектов при выходе за допустимые патентом пределы варьирования. На основании этого Суд постановил, что концентрация хлорида магния 4 мМ выходит за рамки притязаний, что исключает нарушение патента. Верховный Суд особо подчеркнул, что его подход к толкованию притязаний, содержащих диапазоны числовые значения, полностью согласуется с подходом английских судов.

Химические формулы

Великобритания

Дело American Home products v. Novartis Pharmaceuticals

Это дело является одним из недавних дел [RPC 2001, 8], которое иллюстрирует особенности подхода английского суда к толкованию притязаний, содержащих химические формулы, и которое демонстрирует возможность применения целенаправленного толкования в отношении таких притязаний.

Пункт 1 формулы был направлен на использование рапамицина для приготовления лекарственного средства для подавления отторжения органа или трансплантанта (второе медицинское назначение, поскольку использование рапамицина в медицине уже было известно). Обвиняемым в нарушении был продукт Novartis Pharmaceuticals – производное рапамицина, в котором одна из гидроксильных групп была О-алкилирована 2-гидроксиэтильной группой. Аргументация Novartis состояла в том, что при буквальном толковании формула патента не была нарушена.

В суде 1ой инстанции этот аргумент не был принят Судьей Лэдди, который постановил, что хотя притязания в своей формулировке ограничивались медицинским использованием рапамицина как такового, это не обеспечивало справедливого объема защиты прав патентообладателя. Решение Судьи Лэдди явилось результатом его озабоченности тем, что фармацевтические патенты будут лишены какой-либо ценности, если их толковать так, чтобы они не включали производных, обладающих сходными свойствами с исходным веществом.

Апелляционный суд отменил решение суда 1ой инстанции. Ключевой момент в решении суда состоял в том, что специалисту в данной области не будет изначально ясно, будет ли конкретное производное обладать теми же положительными свойствами, что и само исходное соединение, и, тем самым, сможет ли оно осуществлять функции, заявленные в формуле. Таким образом, притязания, истолкованные в соответствии с решением суда 1ой инстанции, охватят все производные рапамицина, которые будут работать подобно самому рапамицину, но оставят без ответа вопрос, какие именно производные будут работать и сколько таких производных существует. Один из судей апелляционного суда, Судья Альдус, утверждал, что такие притязания не выражают класса соединений, объединенных единой характеристикой, но, напротив, относятся ко множеству соединений, точное число и структуру которых предстоит определить специалисту в данной области. Что же касается озабоченности Судьи Лэдди ценностью фармацевтических патентов, то Судья Альдус считает, что любой конкурент, желающий выйти на рынок с производным, должен будет сначала найти подходящее производное, а затем провести длительные и трудоемкие исследования, необходимые для получения разрешения на продажу. Таким образом, объем защиты, предоставляемый на основании более узкого толкования, все равно будет иметь определенную коммерческую ценость для патентообладателя.

Германия

В Германии отсутствуют дела об эквивалентном нарушении притязаний, направленных на химические соединения, по которым было бы принято решение Федеральным Верховным Судом. В патентоведческой и юридической литературе существуют весьма противоречивые мнения относительно того, может ли объем защиты патента, направленного на химическое соединение, выходить за рамки буквального значения притязаний. В этой связи уместно упомянуть решение по делу Plastic Pipe Part, в котором Федеральный Верховный Суд недвусмысленно отметил, что эквивалентное нарушение патента, направленного на определенный материал, не может быть a priori исключено.