Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 1 )

Авторы:

, к. б.н., Старший специалист Патентного отдела , Москва

, к.ю. н., Патентный поверенный РФ, Начальник Юридического отдела , Москва

Опубликована журнал  «Изобретательство» №9, 2004

Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук

Verba docent, exempla trahunt1

Как неоднократно отмечалось многими отечественными специалистами в области патентного права, пожалуй, наиболее слабым местом в российской патентной системе является процедура защиты нарушенных патентных прав в суде. Отсутствие сколь либо существенной практики по данному вопросу  и неготовность судей рассматривать весьма сложные с юридической и патентно-технической стороны судебные дела – это факт российской правовой действительности. Отсутствие правоприменительной практики ставит под сомнение саму суть патентной системы, призванной обеспечивать охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, в первую очередь на изобретения. Патент, подтверждающий исключительное право на изобретение, будет оставаться  малозначительной бумагой до той поры, пока не будет сформирован эффективной механизм защиты нарушенных прав. Главная роль в этом, безусловно, принадлежит судам.

К сожалению, до настоящего момента ни Верховным Судом РФ, ни Высшим Арбитражным судом РФ не издано ни одного руководящего разъяснения по применению соответствующими судами Патентного закона РФ. В связи с этим каждое дело о нарушении  патентных прав является пока «уникальным» и уже поэтому привлекает внимание специалистов. Имевшие отдельные случаи рассмотрения патентных споров в российских судах позволяют сделать (правда, весьма предварительно) вывод о том, что значительную роль в таком судебном процессе играет патентно-техническая экспертиза, назначаемая судом.  Данная экспертиза не может решать правые вопросы (о том, нарушено ли патентное право), но, отвечая на вопрос об использовании в спорном техническом объекте всех признаков формулы (или эквивалентных им признаков) охраняемого патентном изобретения, данная  экспертиза косвенно дает правовую оценку действиям ответчика. Действительно, если назначенный судом эксперт, квалифицированный в данной области, дает заключение, об использовании всех признаков формулы (или эквивалентных им) в продукции ответчика (или в применяемом им способе), то суд имеет возможность полностью основывать свое решение на данном доказательстве. Как представляется, с ростом числа патентных споров вопросы установления идентичности и эквивалентности признаков в патентной формуле и спорном объекте будут занимать ключевые позиции в разрешении споров.

Изменения в Патентном законе РФ, имевшие место в 2003 году, затронули такую важную категорию, как объем патентной охраны, предоставляемый патентном на изобретение. В частности, изменена формулировка, лежащая в основе применения теории эквивалентов для определения объема патентной охраны. В существующей редакции Патентного закона (статья 10, пункт 2) указано, что «Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа».

Из текста закона видно, что эквивалентным признак рассматривается не в момент создания изобретения или выдачи патента, а при совершении нарушения (пункт 1, статьи 10). Следует отметить, что подобное требование закона фактически расширяет объем охраны изобретения, ибо охватывает признаки, которые могут стать известными в качестве эквивалентных в будущем, а не при создании изобретения. Целесообразность предоставления подобного широкого объема патентных прав может вызывать сомнения у специалистов, ведь таким образом патентовладелец получает права и на решения, неохваченные творческим замыслом изобретателя. Например, в патентной формуле указано на применение (в способе обработки поверхности) едкой щелочи определенной концентрации и в примерах в описании указаны конкретные варианты щелочи. В будущем создается новая щелочь по своим техническим свойствам идентичная приведенным в примере, но, например, более дешевая. Таким образом, по теории эквивалентов патентовладелец будет иметь исключительные права также на способ, в котором применяется новая щелочь, если она будет признана техническим эквивалентам, указанным в заявке.

Специалистам-патентоведам хорошо известно, что понятие эквивалентности является весьма сложной категорией. Его применение в российских судах пока является весьма проблематичным. Данный вопрос исследован недостаточно и в теоретическом плане. То есть понятие эквивалентности признаков в российском патентном праве во многом еще остается terra incognita.  Указанное в законе общее определение о применении теории эквивалентов для определения объема правовой охраны изобретений фактически оставляет федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (как органу, уполномоченному принимать подзаконные нормативно-правовые акты в области интеллектуальной собственности) и судебной системе разбираться в том, какой же смысл им был вложен в понятие эквивалента.

       Как же на настоящее время трактуется теория эквивалентов в РФ? Некоторый свет на «загадочный» смысл понятия «эквивалентный признак» проливает Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений, изданная еще Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий:

«Эквивалентными признаками называют признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату.

При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т. е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу.

Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом».

По-видимому, с момента выхода в свет Инструкции в 1984 году ни у законодателя, ни у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, ни у судебной власти не возникало побудительных мотивов к более детальной проработке определения эквивалентного признака. Одна из основных объективных причин, как указывалось выше,  состоит в том, что судебная практика, связанная с рассмотрением дел о нарушении патентных прав, в России пока еще практически отсутствует.

В этой связи нам представляется целесообразным проанализировать опыт судов ведущих промышленно развитых зарубежных стран при рассмотрении споров, связанных с нарушением прав по патентам с применением теории эквивалентов для определения объема охраны. Основное внимание будет уделено патентам в области естественных наук.

Несмотря на существующие в настоящее время различия в патентных законодательствах различных стран, в частности Англии, Германии и США, в их основе лежат одни и те же фундаментальные принципы, конечной целью которых является способствование техническому прогрессу и распространению знания. Для того чтобы способствовать инновационному процессу, патент должен предоставлять изобретателю существенные исключительные права; в то же время необходимо, чтобы объем предоставляемой патентной защиты был не настолько широким, чтобы лишать широкую публику доступа к имеющемуся знанию.

Важным аспектом предоставляемых патентообладателю исключительных прав является определенность их объема для третьих лиц. В частности, формула патента должна в достаточной мере уведомлять потенциального нарушителя о том, где проходит граница прав патентообладателя.  Согласно принятой правовой фикции – каждое лицо должно знать о существовании патента и понимать объем охраны, предоставляемый этим патентом.

Таким образом, задача как национальных и региональных патентных ведомств, так и судебной власти состоит в нахождении той золотой середины, когда и права изобретателя, и права публики имели бы адекватную защиту. Одним из инструментов для нахождения этой золотой середины является именно доктрина эквивалентов. Доктрина эквивалентов позволяет поддерживать баланс между обеспечением патентообладателя возможностью пользоваться в полном объеме всеми привилегиями, предоставляемыми ему патентом, и обеспечением того, чтобы формула изобретения давала ясное представление об объеме притязаний патента.

Доктрина эквивалентов представляет собой юридическую доктрину, которая была разработана в Соединенных Штатах Америки  в 1850-1860 гг. с целью не дать возможность недобросовестному подражателю, измененяющему малые или незначительные детали запатентованного изобретения, при сохранении в остальном существенной его идентичности, избежать ответственности за нарушении патента. Уже в 1853 году Верховный Суд решил, что патент охватывает «не только точные формы, описанные патентообладателем, но также и все другие формы, которые воплощают его (или ее) изобретение2» [Winans v. Denmead, 56 U. S. (15 Howard) 330, (1853)]. Провозгласив приоритет сущности над формой, Суд постановил:

«Там, где форма и сущность неразделимы, достаточно рассмотреть только форму. Там, где они разделимы, там, где сущность изобретения целиком может быть скопирована в другой форме, обязанностью судов и присяжных является смотреть сквозь форму в сущность изобретения – то, что дало право изобретателю на его (или ее) патент, и что патент был предназначен защищать; там, где это найдено, имеется нарушение» [Там же].

Далее Суд отметил, что патент предоставляет исключительное право патентообладателю, которое «не защищено, если публика имеет свободу делать по существу копии его, изменяя его форму или пропорции» [Там же].

Спустя почти век, в 1950 году Верховный Суд США в деле Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. вновь вернулся к вопросу о том, должно ли нарушение патентных прав сводиться только к буквальному нарушению. Суд отметил следующее [339 U. S. 605 (1950)]: