Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 3 )

Формула изобретения:

«Цельный или состоящий в поперечном разрезе из нескольких частей литой камень, имеющий продольное углубление для линий отвода воды по боковой стороне улицы, отличающийся тем, что он включает по крайней мере один поперечный канал, ответвляющийся от продольного углубления и открывающийся на стороне камня, обращенной в сторону от центра улицы».

Данное изобретение решает две технические задачи: во-первых, предполагется что бордюрный камень будет справляться с отводом воды в любых условиях. То есть он будет отводить часть воды в землю, нежели направлять ее всю в водосборный канал. Во-вторых, поперечный канал будет способствовать удалению большой части мусора, который обычно увлекается дождевой водой.

Ответчиком по этому делу был город. Городские службы строили мощеные дороги, края которых ограничивались горизонтальным рядом коммерчески доступных закругленных бордюрных камней, возвышающихся над уровнем дороги на 6 см, между которыми имелись зазоры шириной 3 см для дренирования воды. Просочившаяся через зазор между камнями вода далее впитывалась в землю через слой гравия, подсыпанного слегка ниже уровня дороги.

Окружный Суд Брансвика признал патент нарушенным. Высший Окружной Суд Брансвика (апелляционная инстанция) отменил решение, и в конце концов дело было передано в Федеральный Верховный Суд Германии.

В своем решении Федеральный Верховный Суд Германии постановил, что непосредственного («буквального») нарушения патента не было по следующим причинам:

Ответчик не использовал литые камни (цельные или состоящие в поперечном сечении из нескольких частей) в том смысле, как это предусмотрено патентом, а обычные бордюрные камни; В камнях ответчика отсутствовало продольное углубление; Наконец, в камнях ответчика отсутствует поперечный канал, ответвляющийся от продольного углубления.

Разбирательство по делу Formstein было использвано Федеральным Верховным Судом Германии для разработки правовой концепции в отношении эквивалентов. Суд подтвердил свою приверженность принципам европейской гармонизации, вплоть до распространения норм Eвропейской патентной конвенции (ЕPC) на национальные патенты, постановив: «В отличие от правовой ситуации, имевшей место до 1978 года, формула патента является теперь не просто исходной точкой, но скорее важнейшим основанием для определения объема правовой защиты. В соответствии с разделом 14 (2) Патентного закона ФРГ (Патентного Акта 1981 г.) содержание формулы должно определяться путем ее толкования с учетом описания и рисунков. Как заявлено в Протоколе по интерпретации статьи 69 (1) EPC (соответствующей разделу 14 (2) Патентного Акта 1981 г.), толкование служит не только целям исправления неясностей формулы, но также для разъяснения технических терминов, использованных в формуле, а также границ и рамок описываемого ею изобретения. ... Цель договора состоит в том, чтобы принципы толкования, по которым договаривающиеся страны-участницы EPC достигли соглашения в Протоколе по интерпретации статьи 69 EPC, принимались во внимание при определении правовой охраны германских патентов».

В то же время, несмотря на стремление к гармонизации, Федеральный Верховный Суд Германии занял позицию, согласно которой включение эквивалентных притязаний в объем защиты является допустимым. Более того, Суд высказал мнение, что такой подход вполне согласуется с правовыми устремлениями других стран-участниц EPC: «В соответствии с Протоколом по интерпретации статьи 69 EPC объем патентных притязаний включает не только то, что следует из точного значения текста формулы. Это открывает возможности для определения объема защиты за пределами текста формулы путем охвата модификаций изобретения, описываемого формулой. Расширение объема патентных притязаний за рамки текста формулы путем включения эквивалентных воплощений, по мнению этого Суда, соответствует правовой концепции стран-участниц EPC, хотя все еще существуют значительные различия как в отношении способа определения фактического объема защиты патентов, так и предоставяемого объема защиты».

Тем не менее, решение Федерального Верховного Суда Германии, направленное на более узкое определение объема защиты эквивалентов, явилось поворотным моментом для германского патентного права: «Объем защиты патентов, поданных после 1 января 1978 г., в отношении использования изобретения через эквиваленты определяется содержанием формулы, которое должно определяться путем толкования. ... Решения, которые средний специалист сможет определить благодаря своим профессиональным знаниям как являющиеся эквивалентно эффективными на основании рассуждений, ориентированных на изобретение, перефразированное [так в оригинале!] в формуле, обычно будет попадать в рамки объема защиты патента».

Решение по делу Formstein послужило основой для разработки в дальнейшем подхода к рассмотрению дел, связанных с нарушениями патентных прав. Схематически современный подход может быть выражен следующим образом:

Этап 1. Толкование формулы патента.

Пределы защиты патента распространяются не только на то, что непосредственно следует из точного значения формулы.

Одним из ключевых аспектов, имеющих значение при рассмотрении дел о нарушении патентных прав, является определение понятия «специалист в данной области» и его общего знания. Кроме того, важно соотнести эти общие знания специалиста в данной области на дату приоритета патента.

Этап 2. Является ли модифицированное средство равно эффективным в плане решения поставленной проблемы?

Признание такого же технического эффекта требует ориентации на формулу патента. При оценке технического эффекта в расчет должны приниматься все эффекты, производимые каждым индивидуальным признаком, а также комбинацией всех признаков формулы.

Этап 3. Мог бы специалист в данной области на основании своих знаний и патента определить, что модифицированное средство будет давать тот же самый эффект?

Этот вопрос призван отсечь все те случаи, когда специалист в данной области не сможет найти решение, дающее тот же самый технический результат, не прилагая собственной изобретательской активности.

Этап 4. Соблюдено ли требование правовой определенности для третьих лиц?

Этап 5. Возражение по делу Formstein (Formstein Objection), которое связано с вопросом о предшествующем уровне техники.

Вопрос, связанный с уровнем техники, в ходе разбирательства может подыматься только в связи с аргументацией защиты в пользу того, что обвиняемый в нарушении продукт или способ просто напросто осуществляют на практике известное из уровня техники решение или его очевидный вариант.

Прошедшие годы подтвердили правомерность и обоснованность разработанного подхода. В то же время подход не является застывшей догмой, свидетельством чему является наметившаяся тенденция уделять больше вниманию соблюдения принципа правовой определенности. В частности в деле Beheizbarer Atemluftschlauch Федеральный Верховный Суд постановил [GRUR 1992, 40]: «Если патент подчеркивает особую значимость признака, то притязания не могут распространяться на вариант, в котором данный признак отсутствует».

Другое важное направление развития подхода имеет отношение к толкованию терминов, употребляемых в формуле. Наиболее ярко это направление развития нашло свое отражение в недавнем решении Федерального Верховного Суда Германии по делу Spannschraube [Mitteilungen 1999, 304]: «При толковании европейского патента не следует придерживаться буквальной формулировки, но уделять внимание общему техническому контексту, которому учит содержание патента. Ни лингвистическое, ни логическое/научное определение терминов, использованных в патенте, не имеет решающего значения. Что имеет решающее значение, так это понимание непредубежденного специалиста. ... Патенты следует рассматривать как содержащие свой собственный словарь, что касается терминов, использованных в них. Если термин в патенте используется в значении, отличном от общего (технического) использования, тогда использование в патенте имеет решающее значение».

Важным последствием этого решения (сходного с решением британского суда по делу Hoechst v. BP) является то, что притязания на самом деле могут толковаться даже уже, чем они представляются на первый взгляд.

Рассмотрим далее национальные особенности (характерные для Великобритании и Германии) трактования патентныхформул в различных областях.

Формула изобретения, содержащая диапазон числовых значений

Великобритания

Наиболее известными судебными разбирательствами, связанными с обвинением в нарушении патентов в части, касающейся диапазона числовых значений, являются дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery [RPC 1997, 649] и Lubrizol v. Esso [RPC 1997, 195 and RPC 1998, 727].

Дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery

Формула Auchincloss:

Сухая композиция, обладающая биоцидным действием, содержащая, помимо прочего:

       0.01-5 мас. частей водорастворимого галида

       3-8 мас. частей сульфамовой кислоты.

Формула Agricultural & Veterinary Machinery:

Сухая композиция, обладающая биоцидным действием, удовлетворяющая всем признакам формулы, но содержащая сульфамовую кислоту более 8 мас. частей.

Суд 1ой инстанции не согласился с предложением Auchincloss включить в объем притязаний обвиняемое в нарушении воплощение путем целенаправленного толкования формулы. Судья Прескотт постановил, что поскольку числовой диапазон не является описательным признаком типа термина «вертикально» в деле Catnic v. Hill & Smith, то содержащийся в пункте формулы числовой диапазон должен толковаться буквально. Таким образом, продукт, в котором числовое значение находится за пределами диапазона, защищенного формулой патента, не может рассматриваться как вариант буквальной формулировки притязаний.

Судья Прескотт, однако, отметил, что точное значение, приписываемое диапазону числовых значений, может зависеть от конкретного контекста. Например, определение группы людей в возрасте от 18 до 35 лет включает всех людей старше 18,0 лет, но моложе 36,0 лет. С другой стороны, «композиция, включающая от 18 до 35 граммов компонента А» должна пониматься как композиция, «содержащая по крайней мере 17,5 грамма А, но самое большее 35,5 грамма А». В этом же контексте выражение «18,0-35,0 грамма А» специалистом должно пониматься иначе, чем в приведенном выше примере, и должно толковаться как «содержащая по крайней мере 17,95 и самое большее 35,05 грамма А». (Попутно отметим, что правильнее было бы верхний предел ограничить как «меньше или равно 35,4 грамма (или 35,04 грамма)», соответственно).