Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 5 )

Единственным известным на сегодняшний день решением об эквивалентном нарушении патента, ограничивающего применение вещества, является решение Верховного Окружного Суда Дюссельдорфа по делу Pro-Urokinase [OLG Dьsseldorf 2 O 52/89, от 01.01.01 г.].

Дело Pro-Urokinase

Патент был направлен на про-урокиназу, эффективную в качестве тромболитического агента, представляющую собой состоящий из одной полипетидной цепи фермент, чья последовательность на тот момент была неизвестна. Фермент был охарактеризован рядом физико-химических параметров, таких как молекулярный вес, а также тем, что он был получен из биологического источника. Обвиненное в нарушении воплощение представляло собой генно-инженерный рекомбинантный продукт, полученный в клетках кишечной палочки E. coli. Хотя рекомбинантный фермент и состоял из одной полипептидной цепи, однако структурно он отличался от полученного из «биологического источника» тем, что не содержал остатка сахара в определенном положении, который был ответствен за приблизительно 3% массы молекулы.

Признаки изобретения, защищенного патента, и воплощения, обвиняемого в нарушении, хорошо видны из следующей таблицы.

Признаки пункта формулы патента	Продукт, нарушающий патент (в соответствии с агрументами ответчика)
1. Тромболитический агент, обладающий активностью активатора плазминогена	1. Тромболитический агент, обладающий активностью активатора плазминогена
2. Активатор плазминогена выделен из биологического источника	2. Активатор плазминогена выделен при помощи генно-инженерного способа, включающего несколько «химических стадий»
3. Активатор плазминогена по существу состоит из урокиназы, обладающей следующими свойствами: а) молекулярный вес около 56000 Да б) удельная активность от около 40000 до 50000 Ед. CTA/мг в) ведет себя как структура, состоящая из одной полипептидной цепи г) при восстановлении представляет собой одноцепочечную структуру д) существенное сродство связывания с фибрин-целитом	3. Активатор плазминогена по существу состоит из урокиназы, обладающей следующими свойствами: а) молекулярный вес около 48000 Да б) удельная активность более 100000 Ед. CTA/мг* в) ведет себя как структура, состоящая из одной полипептидной цепи г) при восстановлении представляет собой одноцепочечную структуру д) существенное сродство связывания с фибрин-целитом отсутствует**

*В соответствии с утверждением истца, действительное значение активности 60000-70000 Ед. CTA/мг.

**В соответствии с утверждением истца и представленными доказательствами продукт ответчика на самом деле обладал существвенным сродством связывания с фибрин-целитом. Однако для правильной оценки решения Верховного Окружного Суда Дюссельдорфа следует принять, что Суд был убежден, что свойства продукта ответчика полностью соответствовали признаку 3д).

Сначала Суд подошел к толкованию притязаний по пункту 1 формулы патента таким образом, что они на самом деле охватывают ферменты, имеющие конкретную аминокислотную последовательность, которая к тому времени уже была определена. При сравнении структуры фермента (но не различных параметров, предусмотренных формулой) со структурой рекомбинантного фермента, единственное различие заключалось в том, что в молекуле в определенном положении отсутствовал остаток сахара, вклад которого в молекулярную массу фермента составлял 3%. Таким образом, буквальное нарушении патента было отклонено. Однако Суд установил, что на дату приоритета специалисту в данной области было бы ясно, что негликозилированная одноцепочечная рекомбинантная урокиназа обладала бы по существу таким же тромболитическим действием, что и гликозилированная происходящая из биологического источника форма фермента, защищенная патентом. Таким образом, Суд вынес решение об эквивалентном нарушении.

Дело Diltiazem

В отличие от патентов, направленных непосредственно на химические соединения, объем защиты патентов, направленных на химический спсособ, может выходить за пределы буквального значения формулы.

В деле Diltiazem [LG Dьsseldorf 4 O 75/94, от 2 марта 1995 г.] фигурировал Европейский патент, выданный на усовершенствованный способ изготовления сердечного препарата Diltiazem. На заключительной стадии обычно проводилось аминоалкилирование, требовавшее использования таких исключительно сильных оснований в строго безводной среде, как металлический Na, амид щелочного металла или гидрид щелочного металла в ДМСО. Одним из аспектов запатентованного способа было использование мягкого основания типа KOH, K2CO3 в, помимо прочего, ацетоне, низшем алкилацетате, с добавлением при необходимости воды. Запатентованный способ значительно упрощал получение лекарственного препарата:

После того, как срок действия патента, охраняющего вещество как таковое, закончился, развернулась широкая конкуренция вокруг способа производства препарата, включая способ с использованием мягкого основания. Конкуренты, однако, старались избежать прямого воспроизведения запатентованного способа, и использовали ближайший гомолог одного из используемых в способе растворителей (ацетона):

Верховный Окружной Суд Дюссельдорфа вынес решение, что способ ответчика является нарушением патента, поскольку использовались идентичное мягкое основание, вода и ближайший возможный гомолог ацетона, т. е. 2-бутанон, который находит широкое применение в промышленном производстве.

Примеси

Великобритания

Дело American Home Products v. Novartis

В деле American Home Products v. Novartis также был поднят вопрос, является ли нарушением присутствие запатентованного соединения в виде примеси. Как уже обсуждалось выше, предполагаемое нарушение было связано с производным рапамицина. После того, как было установлено, что производное рапамицина не может считаться входящим в объем защиты патента, стал вопрос, не является ли наличие малого количества рапамицина нарушением. Поскольку производное рапамицина получали химическим превращением самого рапамицина, то небольшая его часть (0,8%) оставалась непрореагировавшей и, таким образом, присутствовала в конечном продукте.

Судья Альдус решил, что терапевтический эффект рапамицина будет находиться в прямой зависимости от его количества, и, таким образом, формула патента, фигурирующего в судебном разбирательстве, не может охватывать лекарственное средство, содержащее всего 0,8% рапамицина, терапевтический эффект которого будет по всей видимости пренебрежимым. Судья Альдус постановил, что поскольку пункт формулы направлен на применение, то такой пункт должен толковаться как означающий, что лекарственный препарат представляет собой «по-существу рапамицин». Это решение можно рассматривать как пример использования целенаправленного толкования для сужения объема, определяемого при максимально возможном широком буквальном толковании формулы.

Дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery

Один из компонентов рассматриваемого пункта формулы представлял собой водорастворимый неорганический галид, присутствующий в количестве 0,01-5 весовых частей. Ответчик утверждал, что предположительно нарушающая патент композиция не требовала присутствия соли, и намеренно ее в состав не добавляли. Таким образом, любая соль, присутствующая в конечном продукте, должна была попадать туда лишь в качестве загрязнения исходных материалов. После тщательных и масштабных химических анализов предположительно нарушающих патент продуктов, проводившихся обеими сторонами, было установлено, что по крайней мере один из продуктов, поставляемых на рынок ответчиком, попадает в объем притязаний пункта 1 формулы патента, фигурирующего в деле. Ответчик, однако, заявлял, что соль присутствовала не в виде хлорида натрия, как предусматривалось притязаниями, а в виде ионов натрия и ионов хлора. Этот довод ответчика был отвергнут Судьей Прескоттом, который постановил, что неважно, каким образом ингредиенты оказались в составе продукта; важно, что если они там присутствуют в предусмотренных формулой патента весовых количествах, продукт будет нарушать патент.

Таким образом, позиция английского суда состоит в том, что нарушение является абсолютным, так что независимо от того, вызвано ли нарушение факторами, находящимися вне контроля нарушителя, или нет, это все равно остается нарушением прав патентообладателя. Однако присутствие небольшого количества запатентованного соединения не может расцениваться как нарушение формулы, направленной на применение, если эффект от запатентованного применения не может быть достигнут этим количеством запатентованного продукта.

Германия

Дело Grasherbizide

В разбирательстве по делу о гербициде против сорняков [GRUR 1987, 896] Окружной Суд Дюссельдорфа использовал аргументацию, весьма сходную с той, что была использована в деле American Home Products v. Novartis. В деле фигурировал Европейский патент, защищающий трифторметилпиридил(окси/тио)фенольные промежуточные соединения общей формулы:

где T = O или S,

  Y = H или Cl.

Соединение ответчика представляло собой гербицид для борьбы с сорняками, Fusilade®, имевший формулу:

Гербицид Fusilade® содержал небольшое количество запатентованного промежуточного соединения (0,1-0,4%). Однако, поскольку это весьма малое количество в отсутствие гербицидного эффекта было лишено какой-либо функции, оно не представляло собой ориентированное на достижение технического результата и целенаправленное применение запатентованного изобретения. Исходя из этих соображений, Суд вынес решение об отсутствии нарушения прав патентообладателя.

Дело Chelatbildner

В этом деле о хелатирующем агенте [LG Dьsseldorf 4 O 402/99, от 01.01.01 г., не опубликовано] фигурировал Европейский патент, направленный на фармацевтическую композицию.

Формула патента

Стабилизированная фармацевтическая композиция, содержащая иммуноглобулин IgG1 и хелатирующий агент для ионов меди в количестве, достаточном для предотвращения деградации иммуноглобилина.