Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук (стр. 6 )

В описании патента утверждалось, что:

«… неожиданно было обнаружено, что присутствие хелатирующего агента для ионов меди может иметь стабилизирующий эффект на молекулу IgG1 даже тогда, когда иммуноглобулин не содержит меди в количествах, которые могут быть обнаружены такими традиционными способами, как атомная абсорпционная спектроскопия».

На вопрос, охватывают ли патентные притязания только такие составы, которые содержат ионы меди, хотя в формуле говорится всего лишь о хелатирующем агенте для ионов меди, Окружной Суд Дюссельдорфа ответил утвердительно.

Несмотря на то, что состав ответчика содержал следовые количества ионов меди, которые не обнаруживались традиционными аналитическими методами, истец использовал высокочувствительные аналитические методы и обнаружил наличие примеси. Суд решил дело в пользу истца.

Таутомерия

Великобритания

Дело Monsanto v. Merck

В основе дела Monsanto v. Merck [2002, RPC 41] лежал вопрос о том, нарушает ли таутомерная форма запатентованного соединения права патентообладателя? В деле фигурировал патент, относящийся к новому классу нестероидных противовоспалительных средств и охватывающий огромное множество соединений, описываемых общей формулой. Общая формула предполагала наличие нескольких заместителей, каждый из которых выбирался из сравнительно большого числа возможных радикалов и мог варьировать независимо от других. В предполагаемом нарушении обвинялось соединение МК-966, диарилфуранон, относительно которого известно, что в водной среде оно будет существовать в равновесии между кето - и енольной формами:

Однако в отношении енольной формы, 2-оксифурана, из институтского курса химии известно, что таутомерное равновесие сильно сдвинуто в сторону кето-формы, так что енольная форма будет существовать в пренебрежимо малом количестве. На самом деле, в предположительно нарушающем патентные права соединении относительные количества кето-, енольной и енолятной форм при рН 7,4 составляют 6,3х1010, 1 и 16, соответственно.

Во-первых, патентообладатель утверждал, что кето-форма попадает в объем патентных притязаний, и, во-вторых, даже если будет установлено, что патентные притязания не включают кето-форму, то в любом случае енольная форма все равно будет образовываться при введении препарата МК-966 в организм пациента.

В суде 1ой инстанции Судья Памфри постановил, что поскольку кето-енольная таутомерия является частью общего знания любого химика, то при толковании формулы изобретения, направленной лишь на одну из таутомерных форм, вполне естественным буден вывод о том, что исключение другой формы является предумышленным. В связи с тем, что формулировка притязаний была ясной и недвусмысленной и не позволяла использовать целенаправленное толкование, кето-форма была признана не попадающей в объем защиты. Что же касается заявления истца о нарушении прав, связанном с присутствием енольных и енолятных форм, являющихся результатом метаболизма предположительно нарушающего патентные права кето-соединения, Судья Памфри вынес решение, что, поскольку отсутствуют какие бы то ни было доказательства того, что енольная или енолятная формы играют сколь-либо существенную роль в активности препарата ответчика, то производство и продажа препарата МК-966 фирмой Merck не является нарушением патентных прав Monsanto. Попутно по целому ряду причин патент Monsanto был признан недействительным.

Monsanto обжаловал решение на основании того, что формула патента не была целенаправленно истолкована в соответствии с принципами Протокола по интерпретации статьи 69 Европейской патентной конвенции (EPC). Судья апелляционного суда Альдус, применив модифицированную версию протокольных вопросов к пункту 1 формулы, пришел к противоположному заключению. Поскольку специалисту в данной области известно, что кето - и енольная формы существуют в равновесии в водном растворе, третьи лица не будут относиться с чрезмерным предубеждением к интерпретации, согласно которой пункт формулы, направленный на енольную форму, будет автоматически охватывать ее таутомер. Примечательно, что Судья Альдус подошел к слову «гидрокси» как к описательному термину (см. решение Палаты Лордов по делу Catnic v. Hill & Smith), который включает как енольную форму соединения, так и кето-форму, которые находятся в состоянии постоянного взаимопревращения в растворе. Таким образом, хотя патентные права Monsanto были признаны нарушенными, однако решение о недействительности патента было оставлено в силе.

Германия

Дело Monsanto v. Merck параллельно рассматривалось в Германии, однако между сторонами была достигнута договоренность, и судебного решения вынесено не было.

Формула изобретения на продукт, характеризующийся способом его получения (Product-by-process claim)

Англия

Дело Kirin Amgen v. Roche and TKT [2003, RPC 3]

Патент, фигурировавший в данном деле, относился к эритропоэтину (EPO), полученному генно-инженерными методами. EPO является одним из наиболее ценных коммерческих биотехнологических продуктов, ежегодный уровень продаж которого достигает 1 миллиарда долларов. Предположительные нарушения относились к другим улучшенным способам синтеза искусственного EPO.

Ключевым вопросом в данном деле было, охватывает ли буквальное толкование формулы патента на продукт, полученный определенным способом, также и продукт вообще, или же оно должно ограничиваться только способом получения, изложенным в формуле.

Хотя Судье Нейбергеру при рассмотрении дела в суде 1ой инстанции и было прекрасно известно, что Европейское Патентное Ведомство и не признает, что новизна может быть распространена на известное соединение за счет нового способа его получения, тем не менее Судья решил, что объем притязаний может быть ограничен частью пункта формулы, относящейся к способу получения. На основании своего толкования формулы Судья Нейбергер постановил, что два пункта формулы рассматриваемого патента недействительны, тогда как один из оставшихся был нарушен TKT.

Обе стороны оказались неудовлетворенными, и обжаловали решение Суда. При рассмотрении апелляции Суд подтвердил правомочность подхода суда 1ой инстанции и решил, что необходимо различать 2 категории притязаний на продукт, охрактеризованный способом его получения. В первом случае патентообладаетль определяет степень своей монополии путем заявления притязаний на продукт, полученный определенным способом. Во втором случае патентообладатель определяет степень своей монополии путем заявления притязаний на продукт, обладающий определенными свойствами, которые являются результатом использованного способа получения. В данном конкретном случае Суд признал, что притязания патента попадают в первую категорию, которая характеризуется более узким объемом защиты. Тем не менее Судья Альдус нашел, что при использовании протокольных вопросов предположительное нарушение не может рассматриваться всего лишь как вариант, поскольку между использованными способами получения в действительности существуют существенные различия. Таким образом, решение Судьи Нейбергера было аннулировано. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Палате Лордов.

Признанной особенностью английской судебной практики является дифференцированный подход к толкованию формулы изобретения, направленной на продукт, характеризующийся способом получения, которая, в зависимости от использованных формулировок, может относиться к продукту вообще или к продукту, полученному определенным способом. Так, например, формулировка «продукт X, полученный способом Y» («product X obtained by process Y») ограничивает объем притязаний продуктом, полученным определенным способом, тогда как формулировка «продукт X, могущий быть полученный способом Y» («product X obtainable by process Y») не несет в себе такого внутреннего ограничения.

Германия

Немецкий подход к толкованию формулы, направленный на продукт, характеризующийся способом получения, существенным образом отличается от английского подхода и состоит в том, что продукт, полученный определенным способом, приравнивается к продукту как таковому. Таким образом, независимо от способа получения продукту будет предоставлена абсолютная защита [GRUR 1972, 80]. Естественно, что патент с такой формулой может быть выдан, если только сам продукт является патентоспособным. Признаки способа получения при этом рассматриваются всего лишь как средство для описания продукта и поэтому допустимы только в том случае, когда продукт не может быть охарактеризован иначе, другими присущими ему материальными признаками. Важно отметить, что немецкие суды не делают различия между продуктом, охарактеризованным как «obtained by», и продуктом, охарактеризованным как «obtainable by» [GRUR 1993, 651].

Формула изобретения, направленная на метаболиты

Великобритания

Дело Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton

Решение по этому делу было принято Палатой Лордов (что само по себе необычно) и является одним из тех прецедентов, который определил подход к толкованию подобного типа формул изобретений [1996 RPC 76]. Дело касалось антигистаминного препарата терфенадина, разработанного Merrell Dow. Большое преимущество терфенадина, в отличие от большинства других антигистаминных препаратов, состояло в том, что он не вызывал сонливости. Патент на сам терфенадин был выдан Merrell Dow в Англии 1972 и срок его действия истекал в декабре 1992 г. После получения патента на терфенадин компания Merrell Dow провела обширные исследования, касавшиеся механизма действия, и установила, что препарат проходит через желудок и попадает в печень, где он метаболизируется до кислого метаболита. Последний был неизвестен ранее, и в 1980 компания Merrell Dow получила патент на этот кислый метаболит. В 1982 году компания сделала достоянием гласности тот факт, что при применении терфенадина внутрь в печени пациента неизбежно образуется кислый метаболит, защищенный патентом. В соответствии с Патентным Актом 1977 г. патент на продукт является нарушенным в том случае, если кто-либо производит продукт без согласия патентообладателя. Таким образом, компания Merrell Dow заявила, что в то время, как пациенты, принимающие терфенадин, не являются нарушителями патента, поскольку действуют частным образом и в целях, не являющихся коммерческими, однако компании, производящие терфенадин уже после срока окончания действия патента на сам терфенадин, виновны в соответствии со Ст. 60(2) Патентного Акта 1977 г. в пособничестве нарушению патента, поскольку снабжают им население, чтобы оно могло получать запатентованный кислый метаболит in vivo.