Открытое применение и недействительность патентов (стр. 2 )

Оценка патентоспособности изобретения и проведение технической экспертизы, предусматривающей исследования и анализ конкретного технического средства, представляют собой разные процессуальные действия с разными последствиями и выводами.

При констатации факта состоявшегося более раннего открытого применения технического средства, подпадающего под выданный патент с более поздней датой приоритета, должны привлекаться специалисты, которые не только способны, но и уполномочены проводить соответствующие исследования (физико-химические, материаловедческие и т. п.) с использованием предусмотренных для таких исследований сертифицированных приборов и иного оборудования.

К таким исследованиям привлекаются практикующие специалисты в данной области техники, работающие, как правило, в профильных научных и конструкторских организациях, обладающих соответствующей измерительной аппаратурой.

При осуществлении технической экспертизы технического средства должно быть установлено:

·  наличие в данном техническом средстве соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента, как минимум, в ее независимом пункте.

·  Время изготовления технического средства, если этот фактор оспаривается или требует доказательств.

Ряд признаков и характеристик могут быть установлены, как принято говорить, органолептически, а для установления других признаков, например, качественный и количественный состав вещества, понадобиться использование соответствующих приборов, которыми оснащаются специализированные исследовательские химические лаборатории.

Если на дату появления технического средства на рынке технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих техническому средству, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату общедоступности к самому техническому средству.

Если установление какого-либо признака в техническом средстве связано с «чрезмерным обременением», под которым может пониматься, в частности, необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического средства, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату оспаривания патента.

Иногда желание аннулировать патент в связи с состоявшемся более раннем открытом применении технического средства заключается не в «чрезмерном обременении» при осуществлении анализа технического средства, а в нежелании перед опротестованием мешающего патента проводить такую, достаточно дорогостоящую и затратную по времени работу.

В практике имел место случай[7], когда возражающая против патента на лекарственный препарат сторона противопоставила справочник «Лекарственные препараты в России», Видаль, М., 2002, изд.8, в котором был указан только качественный состав лекарственного препарата, в то время как в патенте был указан качественный и количественный состав этого препарата.

Признать действующий патент в связи с отсутствием новизны по причине более раннего открытого применения препарата и со ссылкой только на этот справочник, невозможно, даже, если количественный состав ингредиентов препарата действительно соответствует запатентованному и может быть определен специалистом без приложения творческих усилий.

Принципиальная возможность установления тех или иных фактов и событий никогда не может быть использована как подтверждение свершившегося факта или события.

Для отрицания патентоспособности изобретения по новизне при состоявшемся более раннем открытом применении технического средства), устанавливается не возможность специалиста что-то установить в будущем, а необходимо представить реальные доказательства из прошлого о том, что в выпускавшемся ранее техническом средстве уже присутствовала совокупность признаков, представленная в формуле изобретения позже полученного патента.

Чтобы отрицать новизну запатентованного изобретения нужно представить фактические данные, подтверждающие известность признаков в техническом средстве, а не строить свое возражение против действующего патента на предпосылках того, что признаки можно определить без особого труда.

Возможность определения специалистом качественного и/или количественного состава вещества для доказательства последующего вывода об общедоступности данных признаков вещества, но не отрицает и, тем более, не заменяет фактическую необходимость установления именно этих признаков в веществе, которое рассматривается в качестве противопоставления для отрицания новизны запатентованного изобретения.

Даже доказанная возможность доступа к конкретным признакам вещества не свидетельствует автоматически об общедоступности к самому веществу как продукту.

Например, если продукт – вещество сопровождается грифом - «государственная тайна», это не означает, что его состав не может быть установлен в химической лаборатории учениками средней школы под руководством школьного учителя.

Только при фактическом установлении качественных и количественных признаков вещества может быть выдвинут последующий тезис о возможности включения вещества с данными признаками в известный уровень техники, что, в свою очередь, также потребует представления отдельных доказательств.

Однако если доказать общеизвестность самого продукта - вещество не представится возможным, то не имеет смысла для отрицания новизны запатентованного изобретения доказывать общедоступность в контексте возможности доступа к его признакам и характеристикам любым специалистом.

Именно этот реальный и абсолютно необходимый шаг по фактическому установлению количественных признаков и представлению доказательств их такого количественного присутствия в веществе, не осуществляется при попытке опротестовать новизну запатентованного изобретения.

Особенности опротестования новизны полезных моделей

Одним из условий патентоспособности полезной модели является новизна, которая считается установленной, если совокупность существенных признаков полезной модели не известна из уровня техники, в который включаются сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, при условии, что данные сведения стали общедоступными и опубликованы в мире до даты приоритета полезной модели, а также сведения об этих средствах в случае их применения в Российской Федерации, пункт 2 статьи 1351 части 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 5 Патентного закона РФ)[8].

Территориальное ограничение противопоставления по новизне известных средств того же назначения не способствует добросовестной конкуренции т. к. позволяет копировать применяемые за рубежом технические средства и получать в России патенты на полезные модели, охарактеризованные конкретными признаками и характеристиками, которые можно установить только при анализе (осмотре, исследовании) непосредственно технического средства.

В последствии, в случае поступления из-за рубежа продукции западного производителя, владелец патента на «российскую» полезную модель предъявляет претензии к поставщику или дистрибьютеру продукции и начинается длительная тяжба.

Исключить подобную ситуацию можно только одним путем - снять территориальное ограничение при оценке новизны полезных моделей и противопоставлять сведения о средствах того же назначения, известные в мире, а не только в России[9].

При отсутствии отдельной методики оценки новизны полезной модели в Палате по патентным спорам по ряду дел проявилась тенденция использования для этого объекта методики оценки новизны изобретений, что является не только некорректным, но и не соответствует патентному законодательству по причине неадекватности соответствия условию - новизна двух этих объектов.

Согласно пункта 2 статьи 1349 части 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 4 Патентного закона РФ), изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, а согласно пункта 2 статьи 1351 части 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 5 Патентного закона РФ), полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Таким образом, уже на уровне законодательства проведена грань между оценкой новизны изобретений и полезных моделей.

Методика оценки новизны изобретения предусматривает признание изобретения известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, см. пункт 1.5.4.2. Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, ФИПС, М., 2004г., далее - Рекомендации.

Данная методика не изменится в связи с введением части 4 ГК РФ; в лучшем случае выйдет обновленный документ под другим названием. Это же касается Правил, которые могут быть заменены документом под названием Регламент или нечто иное.

В то же время оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков, а напротив, обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели.

Между логическими понятиями - идентичность всех признаков и совокупность существенных признаков, невозможно поставить знак равенства ни по форме, ни по содержанию.

В пункте 3.3.2.3. (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированных в Минюсте России 30.06.2003 г., рег.№ 000, далее - Правила, сформулировано императивное правило[10], в соответствии с которым пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

Из вышеизложенного следует первый вывод:

- оценка существенности признаков полезной модели законодательно предусмотрена и является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе в родовое понятие, отражающее назначение.