Открытое применение и недействительность патентов (стр. 5 )

При этом лицо, подавшее возражение, привело аргументы, по существу сводящиеся к следующему:

- до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту имело место "...открытое использование чековой ленты с нанесенными на ее изнаночную сторону рекламными модулями, размер которых превышает удвоенный размер поля отрыва (расстояния между соседними чеками на лицевой стороне...".

- "...известное средство (чековая лента с рекламными модулями на обратной стороне) было дополнено известной частью (ограничением минимального размера рекламного блока двукратным размером поля отрыва) для достижения заранее известного технического результата...".

Палата по патентным спорам не нашла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Изобретение по оспариваемому патенту представляет собой техническое решение, относящееся к способу. При этом все объекты, известные из представленных в возражении источников информации [1], [2] являются фрагментами устройства - кассовой (чековой) ленты, которые, очевидно, не являются средством, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", основанные на известности собственно чеков, т. е. устройств, являются необоснованными[20].

По поводу аргументов, лица, подавшего возражение, было отмечено следующее. Существование устройств, представленных в возражении источниками информации [1] - [5], [8], подразумевает очевидность того, что при их изготовлении используется определенная последовательность определенных технологических операций, т. е. некий способ. При этом, поскольку на одной из сторон кассовой (чековой) ленты имеется рекламная информация, также очевидно, что этот способ включает и операцию нанесения рекламы на оборотную сторону ленты. Информация, представленная в источниках [6], [7], свидетельствует о том, что поле отрыва между чеками - это участок ленты, расположенный между нижней границей последней строки предыдущего чека и верхней границей первой строки последующего чека, т. е. поле отрыва - это область на лицевой стороне ленты, размер которой формируется путем настройки кассового аппарата. Следовательно, поле отрыва - это величина, характеризующая относительное расположение печатаемой на лицевой стороне ленты информации в процессе использования ленты именно в кассовом аппарате (в процессе нанесения на ленту "кассовой" информации).

Источники информации, представленные в возражении, не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что какому-либо способу изготовления лент присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения по оспариваемому патенту, в частности, "определение поля отрыва" между двумя чеками, а также выбор вертикального размера модуля с рекламой в зависимости от размера поля отрыва. Иными словами отсутствуют сведения, подтверждающие известность такой операции способа нанесения на ленту рекламы, как предварительное установление размера той области на лицевой стороне ленты, которая будет сформирована в кассовом аппарате уже после нанесения рекламы на оборотную сторону ленты (или в процессе нанесения рекламы, например, самим кассовым аппаратом).

Патент № 000 был также признан действительным полностью

Оба решения Палаты по патентным спорам объединяет то, что, рассматривая возражения против действительности запатентованных способов, основанные на попытке отрицания новизны в связи с состоявшимся более ранним открытым применением (использованием) способов, Палата по патентным спорам не отрицала того, что запатентованные способы также рассматриваются как технические средства.

Последнее позволяет утверждать, что противопоставление состоявшегося более раннее открытого применения способа в качестве источника информации, порочащего новизну запатентованного способа, принципиально возможно.

Какие при этом требуются доказательства и как их представлять – покажет практика. Мы же отметим некоторые особенности, с которыми можно столкнуться уже сейчас.

Представление доказательств известности открытого применения способа условно разделим на три ситуации.

Первая ситуация связана со способом, который автоматически осуществляется уже известным и общедоступным на рынке устройством (машиной, механизмом, вычислительной техникой и т. п.).

В таких случаях представляются комплексные сведения об известности и общедоступности устройства и доказательства того, что данное устройство автоматически осуществляет оспариваемый по новизне способ.

Первичным является сбор доказательств известности и общедоступности устройства, а не способа. Только при соблюдении этого условия имеет смысл собирать доказательства того, что способ автоматически осуществляется известным и общедоступным устройством.

Соблюдение условия - автоматически, является абсолютно необходимым, т. к. только в этом случае можно доказать отсутствие новизны запатентованного способа.

Если запатентованный способ реализуется не автоматически при работе устройства, а для осуществления способа требуется или модификация устройства или такая его регулировка, которая не предусмотрена инструкцией по эксплуатации устройства, доказать отсутствие новизны способа по рассмотренным основаниям не представляется возможным.

При автоматической реализации способа в известном устройстве со всей очевидностью автоматически будут проявляться также только те различные характеристики и свойства способа, которые присущи только автоматическому режиму работы устройства. Это же касается различных параметров и точечных значений, например, степени сжатия в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, температуры, давления и т. п.

Вторая ситуация относится к случаю, когда способ осуществляется автоматически при функционировании устройства, которое само не является общедоступным, хотя и является известным.

О таком устройстве может быть множество публикаций рекламного и иного характера, но без раскрытия сущности его конструкции, из которой со всей очевидностью мог бы вытекать способ.

В этом случае аннулировать патент на способ, имеющий более поздний приоритет, чем дата начала функционирования устройства, несмотря на его более раннее изготовление, не представляется возможным.

Собственник устройства может и далее его эксплуатировать и обладает правом преждепользования в отношении способа, т. к. изготовление устройства должно рассматриваться как необходимые приготовления к использованию способа.

Но третьи лица не смогут, изготовив тождественное устройство, продать его на рынке, т. к. попадут под действие нормы статьи 10 (1) абзац 4 Патентного закона РФ, в соответствие с которой никто не вправе нарушать права патентообладателя (изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже, продавать и т. п.) устройство, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Третья ситуация относится к случаю, когда запатентованный способ осуществляется вне зависимости от устройства конкретной конструкции.

Доказать более раннее открытое применение такого способа в объеме совокупности признаков, необходимой для прекращения действия патента, весьма сложно. Более вероятно доказать право преждепользования, нежели аннулировать патент в связи с отсутствием новизны.

На сегодня реального опыта состоявшегося прекращения действительности патентов на способы по такому основанию как известность и общедоступность открытого применения способа как технического средства, пока нет.

Нельзя обойти молчанием Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2001 г. N 211-О, краткое извлечение из которого приведено ниже.

[Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрел в пленарном заседании вопрос о соответствии жалобы гражданина Б. требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", установил:

Решением Нижневартовского городского суда Тюменской области был удовлетворен иск гражданина Б. в части выплаты дополнительного вознаграждения за использование запатентованного им изобретения "Газотурбинная установка для очистки труб" по договору с АО "Черногорнефть" (правопредшественник ОАО "ТНК-Нижневартовск"), а в удовлетворении требования запретить ОАО "ТНК-Нижневартовск" использовать запатентованные Б. изобретения "Газотурбинная установка для очистки труб" и "Способ очистки труб" отказал, не усмотрев нарушения его исключительных патентных прав.

При этом суд сослался на абзац седьмой статьи 11 Патентного закона Российской Федерации, согласно которому не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской оспаривает конституционность названной нормы. По мнению заявителя, ею нарушаются его права, закрепленные в статьях 19, 21, 34, 37 и 44 Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд РФ отметил следующее.

Патентный закон Российской Федерации закрепляет общее правило о запрете несанкционированного введения в хозяйственный оборот охраняемого патентом объекта промышленной собственности (пункт 3 статьи 10). Вместе с тем в целях обеспечения баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц законодатель в статье 11 Патентного закона Российской Федерации предусмотрел ряд ограничений исключительного права патентообладателя.

Указанное в оспариваемой норме ограничение распространяется только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов.