Открытое применение и недействительность патентов (стр. 1 )

В. Джермакян ©

фирма Городисский и Партнеры»

(Впервые доложено на семинаре в Москве 12.04.07.)

Открытое применение и недействительность патентов[1]

(теория и практика)

[Протесты против выдачи привилегий на изобретение, не отвечающее новизне, вводятся в законодательство «в видах устранения случаев испрашивания привилегии со спекулятивной целью на предметы, уже употребляемые или изобретенные другими лицами»] [2]

Технические средства и изделия как источники информации в уровне техники

Патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае установления несоответствия запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного условию патентоспособности - новизна.

Желание использовать патентное право не только на благо общества, но и в спекулятивных целях, как писал проф. , не давало человечеству покоя с самого начала становления патентной системы и после перехода к рыночной экономике эти же тенденции проявились в полной мере и в России [3].

Состоявшееся до даты приоритета открытое применение (использование) является, за исключением особо оговоренных временных льгот для заявителей или авторов, основанием для отказа в выдаче патента или аннулирования действия уже выданного патента.

Открытое применение может касаться технического средства в отношении изобретений и полезных моделей, или изделия в отношении промышленных образцов[4].

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. К любым сведениям относятся как различные печатные и им подобные публикации об объекте, так и само изготовленное техническое средство, под которым понимаются такие продукты как машины, механизмы, иные устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, иные возможные продукты творческой деятельности человека.

Это же касается полезных моделей, но только в отношении устройств, т. к. иные объекты не охраняются в качестве полезных моделей действующим законодательством.

Открытое применение при оценке новизны промышленных образцов устанавливается в отношении изделия, в котором воплощено художественно - конструкторское решение.

Для всех перечисленных и имеющих материальное воплощение объектов[5] датой, определяющей их включение в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

При оценке применимости условия - общедоступность сведений об использовании технического средства, необходимо учитывать следующее:

·  что из себя представляет конкретное техническое средство и как в нем раскрыты признаки или проявляются характеристики в виде различных технических свойств, закономерностей, явлений;

·  когда и при каких обстоятельствах (место и дата или период времени) состоялось использование технического средства, повлекшее раскрытие сведений о нем;

·  какая документация (техническая, рекламная, финансовая и иная) подтверждает состоявшееся использование технического средства и общедоступность сведений о техническом средстве.

Временная льгота для авторов и заявителей (льгота по новизне) представляет шестимесячный срок с даты раскрытия информации и заключается в том, что не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к этим объектам, при котором сведения об их сущности стали общедоступными благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них прямо или косвенно информацию об объекте. Если заявка будет подана в течение этого шестимесячного срока, такое раскрытие информации не будет препятствовать признанию патентоспособности, но обязанность доказывания факта существования временной льготы лежит на заявителе.

Если сущность этого же изобретения, полезной модели или промышленного образца раскрывается до даты подачи заявки другими лицами совершенно независимо от авторов объекта по поданной заявке, то такая информация считается вошедшей в уровень техники, и в выдаче патента должно быть отказано.

Открытое применение технического средства, в котором воплощено изобретение, как основание для отрицания новизны изобретения, также применяется с учетом льготы по новизне, т. к. является одной из форм раскрытия информации.

Когда открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них прямо информацию о техническом средстве, как правило, не возникает затруднений в предоставлении льготы по новизне.

Например, если авторы и/или заявители сами передали техническое средство на реализацию в торговой сети конкретного супермаркета, заключив с ним соответствующий договор, шестимесячная льгота по новизне может быть предоставлена.

Затруднения могут возникнуть, когда открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям лиц, получивших от авторов или заявителей косвенно информацию о техническом средстве.

Например, когда после осуществления вышеописанной ситуации иные лица купили в данном супермаркете техническое средство (изделие) и перепродали его через свою торговую сеть.

Можно ли ситуацию с перепродажей технического средства в свободной торговле рассматривать как косвенное получение информации и предоставлять льготу по новизне с даты перепродажи технического средства?

Представляется, что нет, т. к. косвенное получение информации от авторов и/или заявителей иными лицами, должно предусматривать какую-то формальную взаимосвязь между всеми участниками купли-продажи технического средства и возможность регулирования или иного влияния на ограничение свободы распространения полученной информации о техническом средстве.

При перепродаже товаров в режиме свободной торговли, товар (техническое средство) выходит из под контроля продавца и последний не может влиять на дальнейшую судьбу товара, в т. ч. ограничивать распространение информации о нем.

Тем не менее, только судебная практика определит, что следует понимать под косвенным получением информации о техническом средстве при испрашивании льготы по новизне.

Датой включения источника информации в виде технического средства в уровень техники, ставшей известной в результате его использования технического средства, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т. п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

В п.1.5.1.1. Рекомендаций[6] подчеркнуто, что документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе, более позднюю, чем дата приоритета изобретения.

Например, если в заключение судебной экспертизы, подписанном 22.06.2001 указано, что в результате соответствующих исследований (методика исследований и аппаратура могут быть приведены в заключение) установлена дата (между 1960 и 1963 гг.) изготовления и установки ажурной арки железнодорожного моста через реку Москву, именно эта дата будет являться датой, с которой сведения о данной ажурной арке железнодорожного моста стали общедоступными.

Если техническое средство изготовлено и использовано в общедоступных формах, например, путем продажи населению или раздачи образцов посетителям выставки, любые сведения о нем (внешние формы, состав материала, конструктивные параметры, проявляемые самим техническим средством свойства и т. п.), считаются вошедшими в известный уровень техники, так как все эти сведения, присущие присущи техническому средству, стали общедоступными.

Для установления состоявшегося открытого применения технического средства не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем использования изобретения узнало о нем; вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изобретение в употреблении, не будучи обязаны к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства.

Открытым считается применение технического средства, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране сведений в тайне или режиме конфиденциальности.

При опротестовании действующих патентов как не соответствующих условию патентоспособности – новизна, в ряде случаев, для получения доказательств известности признаков, необходимо провести техническую экспертизу непосредственно самого технического средства, например, когда нужно установить материал или вещество, из которого изготовлены детали устройства, или когда нужно установить состав вещества.

Необходимость проведения такой технической экспертизы может возникнуть при необходимости установления таких параметров как, например, усилия затяжки резьбовых соединений в конкретном узле и т. п.

Любые признаки, присутствующие в формуле изобретения оспариваемого патента, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет установления их присутствия в техническом средстве.

Действующее патентное законодательство позволяет указывать в независимом пункте формулы изобретения как существенные, так и несущественные признаки, что, естественно, при опротестовании новизны изобретения будет отягощать проведение технической экспертизы, вынужденной устанавливать фактическое наличие (присутствие) всех признаков в техническом средстве, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения.

В отношении полезных моделей техническая экспертиза может быть осуществлена в более благоприятной ситуации, т. к. при опротестовании новизны запатентованной полезной модели, должны приниматься во внимание только существенные признаки, и техническая экспертиза в отношении несущественных признаков полезной модели (если несущественность будет доказана) может не проводиться несмотря на их присутствие в конкретном техническом средстве - устройстве.