Открытое применение и недействительность патентов (стр. 3 )

Названные Рекомендации, в части рассмотрения заявок на выдачу патента на полезные модели, в пункте 2.3., абзац 10,11, дают пояснения в отношении представления разъяснений взаимосвязи формулы полезной модели с техническим результатом, и предупреждают о возможных последствиях при признании признаков несущественными:

«Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата.

В запросе целесообразно указать, что если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели».

Следует обратить внимание еще на предписания из абзацев 19 и 20 пункта 2.3. Рекомендаций, в соответствии с которыми:

«Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем».

Из изложенного вытекают второй и третий выводы:

- проверка независимого пункта формулы полезной модели должна осуществляться в отношении любых признаков с любым уровнем обобщения понятий, выбранных для характеристики признака;

-правомерность степени обобщения при характеристике признаков не предусматривает ее «однобокое» применение, т. е. только для подтверждения правомерности использования в формуле полезной модели признака, выраженного на уровне функции или свойства. Такой уровень обобщения рассматривается в Рекомендациях как частный случай.

Методика оценки существенности признаков, входящих в отличительную или ограничительную части формулы, достаточно хорошо разработана, применяется на практике и не требует комментария в контексте анализируемых вопросов.

Единственным упущением является отсутствие такой практики при оценке существенности признаков, характеризующих родовое понятие, отражающее назначение полезной модели в ее формуле.

Этим незамедлительно воспользовались лица, стремящиеся путем конкретизации (детализации) назначения известных технических объектов получать патенты на полезные модели.

Рассмотрим изложенное на двух условных примерах.

Пример 1.

Патент на полезную модель выдан со следующей формулой:

«Кухонный стальной нож для разделки туши мамонта, характеризующийся тем, что имеет рукоятку и заточенное с одной стороны лезвие, скрепленное с рукояткой».

Технический результат, как считает заявитель, заключается в создании средства с новым назначением, которое, по его мнению, заключается в предназначенности кухонного стального ножа именно для разделки туши мамонта[11].

При этом из уровня техники известны идентичные по конструкции кухонные стальные ножи для разделки туш животных, однако нет сведений о том, что такие кухонные стальные ножи могут использоваться и для разделки туш такого животного как мамонт по той простой причине, что во времена существования мамонтов не было не только такого сплава как сталь, но и вряд ли существовало такое понятие как кухня.

Если не оценивать существенность признака – разделка туши именно мамонта, следует однозначный вывод - запатентованная полезная модель обладает новизной и, следовательно, действие патента не может быть прекращено.

Далее со стороны патентообладателя следует классический ход – письмо-предупреждение всем производителям и потребителям кухонных стальных ножей, использующих такие кухонные ножи для разделки туш коров, баранов, свиней, оленей и всяких других представителей фауны, с требованием прекратить нарушение патента на полезную модель, т. к. с учетом теории эквивалентов признак - туша коровы и т. д. в контексте патентного закона следует рассматривать как эквивалентный признаку - туша мамонта.

Не будем анализировать правомерность использования в таких ситуациях теории эквивалентов и настоятельно рекомендуем не дать себя втянуть именно в такое русло спора.

Необходимо добиться признания патента на полезную модель недействительным.

Для этого, как было показано выше, достаточно доказать несущественность данного признака -туша именно мамонта для реализации присущего кухонным кожам общего назначения - разделка туш животных.

Если в описании к патенту на полезную модель не представлены какие-либо иные конструктивные признаки, обуславливающие возможность использования известных стальных кухонных ножей именно для разделки туш мамонтов, следует констатировать несущественность данного признака и признать отсутствие новизны полезной модели.

Однако если в описании к патенту или в зависимых пунктах формулы будут присутствовать конструктивные признаки, например, не известный ранее в кухонных стальных ножах профиль режущей кромки, выбор которого причинно-следственно связан с обеспечением резания именно шкуры (туши) мамонта, формула полезной модели может быть уточнена.

Другой путь оценки новизны полезных моделей, позаимствованный из методики оценки новизны изобретений, ведет к появлению очередных спекулятивных заявок и зонтичных патентов.

Пример 2.

Патент на полезную модель выдан со следующей формулой:

«Устройство для тепловой обработки змеиных голов, содержащее духовой шкаф с окном из жаропрочного стекла, отличающееся тем, что внутри духового шкафа смонтирована электрическая лампочка, а на корпусе духового шкафа смонтирован выключатель, связанный электрической цепью с лампочкой и источником питания».

Технический результат сформулирован заявителем как возможность наблюдения за изменением цвета змеиных глаз во время тепловой обработки змеиных голов и, таким образом, возможность определения готовности змеиных голов к потреблению в пищу.

При всей интригующей привлекательности такой формулировки она не представляет собой технического результата.

Техническим результатом является обеспечение электрического освещения внутри духового шкафа, и этот технический результат никак не связан с змеиными головами и глазами.

Для достижения действительного технического результата совокупность существенных признаков не требует наличия такого признака в назначении (родовом понятии) как «змеиные головы»; существенным является обобщенный признак - пищевые продукты.

Напомним, что в отношении полезных моделей под техническим результатом понимается характеристика технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства, см. четвертый абзац подпункта (1.1.) пункта 3.2.4.3. Правил.

Полученный результат, представляющий собой всевозможные нетехнические характеристики, не считается имеющим технический характер.

От однозначного понимания рассмотренного вопроса и практики работы Палаты по патентным спорам зависит – прикроется или настежь откроется еще одна лазейка, которой пытаются пользоваться в целях недобросовестной конкуренции.

Возможность отрицания новизны полезной на основании более раннего открытого применения технического средства того же назначения, также на прямую связана с толкованием условия - «то же назначение» только в отношении существенных признаков, определяющих родовое понятие полезной модели, а не в отношении всевозможных несущественных признаков, намеренно включенных в родовое понятие полезной модели с целью камуфляжа новизны.

Открытое применение способа и новизна изобретения

Существует мнение, что к способам как объектам изобретения, не может быть применен механизм прекращения действительности патента на основании установления отсутствия новизны в связи с состоявшемся более раннем открытом применении способа.

Насколько обоснованно такое мнение?

Как известно, при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения[12].

К любым сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения и условно названным - объект на бумаге, относятся как различные печатные и им подобные публикации (патентные описания, книги, журналы, отчеты НИР, нормативно – техническая документация, депонированные рукописи и т. п.), содержащие исчерпывающую информацию о признаках, которыми характеризуется патентуемое изобретение.

Другую группу сведений, ставших общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения, и условно названную - объект в натуре, составляют:

·  экспонат, помещенный на выставке, и в котором воплощено изобретение,

·  техническое средство, которое стало известным в результате его использования (применения) и в котором воплощено изобретение.

Рассмотрим вторую группу сведений - объект в натуре,- как имеющую непосредственное отношение к поставленному в статье вопросу.

Вряд ли нужно пояснять, что представляет собой экспонат, помещенный на выставке. Единственное, на что обратим внимание, - экспонаты могут быть статическими, т. е. не осуществляющими никакого движения или иного функционирования для демонстрации своих «прелестей и красот», и динамическими, т. е. осуществляющими показ функций, технических эффектов, каких-либо технологических процессов и принципов работы, иных процессов, как на экспонатах - макетах, так и на экспонатах, представляющих собой образцы серийного промышленного производства.

Динамические экспонаты весьма часто демонстрируют процессы, которые могут представлять собой патентоспособные изобретения в виде способов, поскольку способ как объект изобретения представляет собой процесс осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств.

Вторым объектом в натуре является техническое средство, ставшее известным в результате его использования[13],[14].