Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (стр. 55 )

В связи с этим см. п. 6 комментария к ст. 1488 ГК РФ.

9. См. ст. 1238 ГК РФ и комментарий к ней.

Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак

Комментарий к статье 1490

1. Настоящая статья посвящена форме и государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

Вопрос о форме договоров об отчуждении исключительного права решен в п. 2 ст. 1234 ГК РФ.

О форме лицензионных договоров см. п. 2 ст. 1235 ГК РФ.

Пункт 1 комментируемой статьи подтверждает строгую письменную форму всех лицензионных договоров, касающихся товарных знаков.

О государственной регистрации см. ст. 1232 ГК РФ.

2. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает письменную форму и обязательную государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ныне это Роспатент) всех договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Под "другими договорами, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак", имеются в виду договоры залога (п. 5 ст. 1233 и § 3 гл. 23 ГК РФ), доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ), простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что:

"Поскольку лицензионный договор [касающийся товарного знака] подлежит [государственной] регистрации [в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности], то и договор перевода долга, вытекающий из этого договора, должен быть зарегистрирован" (Постановление Президиума ВАС РФ от 01.01.01 года N 13695/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 6. С. 51).

О государственной регистрации сделок и последствиях несоблюдения требования о регистрации сделки см. ст. 164, 165 ГК РФ.

3. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает, что порядок государственной регистрации договоров, касающихся прав на товарные знаки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время такого подзаконного акта еще не принято. В связи с этим, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", продолжают действовать Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные Приказом Роспатента от 01.01.01 г. N 64.

4. Договоры, касающиеся товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, регистрируются в Международном бюро ВОИС (Женева, Швейцария) и государственную регистрацию в России не проходят.

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

Комментарий к статье 1491

1. Комментируемая статья относится к сроку действия исключительного права на товарный знак, охраняемый на основе национальной (российской) регистрации.

О сроке действия товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, см. п. 9 комментария к данной статье.

2. В пункте 1 комментируемой статьи указывается первый (или первоначальный) срок действия права на товарный знак: исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. "Датой подачи заявки" считается дата поступления заявки в Роспатент (п. 8 ст. 1492 ГК РФ).

Указанный срок начинает исчисляться с даты подачи заявки, а не с даты приоритета заявки.

3. Фактически заявитель, подав заявку, не может осуществлять своего исключительного права; в частности, он не имеет права на защиту. Исключительное право возникает у правообладателя с даты получения им свидетельства на товарный знак (ст. 1504 ГК РФ).

4. В соответствии с абз. 1 п. 2 комментируемой статьи правообладатель может подать в течение последнего года указанного десятилетнего срока заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак на последующие 10 лет.

Следует полагать, что указанное заявление подается в Роспатент.

Если такое заявление подано не правообладателем, а иным лицом (например, лицензиатом), а также если такое заявление поступит в Роспатент ранее, чем за один год до истечения срока охраны, то оно не имеет правового значения и считается неподанным.

Если заявление подано в установленный срок и отвечает установленным требованиям, то Роспатент обязан продлить срок действия права на товарный знак.

5. В соответствии с абзацем 2 п. 2 такие заявления могут подаваться неограниченное число раз в последний год каждого десятилетнего периода действия исключительного права на товарный знак. К рассмотрению каждого такого последующего заявления применяются правила, указанные в п. 4 комментария к данной статье.

Таким образом, действие исключительного права на товарный знак никаким предельным сроком не ограничено.

6. Смысл нормы, содержащейся в абзаце 3 п. 2 комментируемой статьи (сама эта норма изложена неясно), состоит в том, что если правообладатель в течение шести месяцев после истечения предоставленного ему 10-летнего срока действия исключительного права (первоначального или одного из последующих) подаст ходатайство о восстановлении правовой охраны и оплатит это ходатайство пошлиной, то исключительное право на товарный знак должно быть восстановлено и это право будет считаться восстановленным с даты истечения предшествующего срока охраны.

Включает ли указанное ходатайство заявление о продлении срока охраны или оно должно подаваться вместе с заявлением - этот вопрос в данной норме не решен.

7. Поскольку после истечения срока действия исключительного права на товарный знак третьи лица могли начать использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, то эти действия вплоть до оповещения о восстановлении действия исключительного права на товарный знак на основе указанного ходатайства не должны рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, а по отношению к введенным в гражданский оборот товарам с указанным обозначением должен применяться принцип исчерпания прав (ст. 1487 ГК РФ).

8. Пункт 3 данной статьи устанавливает обязанность Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ) и в свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

9. Товарные знаки, охраняемые в России на основе международных договоров России, действуют в течение следующих сроков:

1) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Мадридском соглашении о международной регистрации знаков, то срок действия регистрации составляет 20 лет с момента международной регистрации знака (стМадридского соглашения);

2) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Протоколе к Мадридскому соглашению, но не участвующая в Мадридском соглашении, то срок действия международной регистрации товарного знака в России составляет 10 лет с даты международной регистрации (стПротокола к Мадридскому соглашению).

Указанные сроки могут неограниченное число раз продлеваться на такие же последующие периоды времени.

3. Государственная регистрация товарного знака

Статья 1492. Заявка на товарный знак

Комментарий к статье 1492

1. Государственная регистрация товарного знака представляет собой административную процедуру, в ходе которой заявитель доказывает наличие у него гражданского права на товарный знак. При наличии всех условий и требований, предъявляемых к обозначению, заявляемому в качестве товарного знака, регистрирующий орган обязан произвести государственную регистрацию и выдать заявителю свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) является документом, удостоверяющим право на товарный знак.

2. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи совокупность документов, представляемых заявителем с целью получения свидетельства на товарный знак, именуется заявкой на государственную регистрацию товарного знака. Она обычно именуется "заявкой на товарный знак" (Английский термин "Trade Mark Application").

Заявка может быть подана только юридическим лицом или гражданином, зарегистрированным в качестве предпринимателя. Эти лица (они именуются "заявители") вправе подавать заявки на товарные знаки, относящиеся к любым видам товаров, независимо от специальной правоспособности юридического лица и от вида деятельности, которой вправе заниматься индивидуальный предприниматель.

Заявка на товарный знак подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В настоящее время в качестве такого органа выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (официальное сокращенное наименование - Роспатент).

3. Несмотря на то что в некоторых случаях обозначение, заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака, может быть результатом интеллектуальной деятельности, его автор в заявке на товарный знак не указывается.

Право на товарный знак вообще не знает фигуры "автора". Любые вопросы, касающиеся "авторства" на товарный знак, должны быть урегулированы заявителем, причем вне рамок права на товарный знак.

4. Пункт 2 данной статьи устанавливает, что заявка на товарный знак должна относиться только к одному товарному знаку.

Поэтому если заявитель желает зарегистрировать ряд сходных знаков (вариантов знаков), что, конечно, расширяет рамки предоставляемой охраны и потому встречается довольно часто, то на каждый такой знак должна подаваться отдельная, самостоятельная заявка.

5. Пункт 3 содержит перечень документов, входящих в обязательном порядке в заявку на товарный знак.

Это прежде всего заявление - ходатайство заявителя, содержащее просьбу зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Далее, заявка на товарный знак должна включать "заявляемое обозначение".

Следует полагать, что это может быть либо обозначение "в натуре", либо изображение этого обозначения (рисунок, фотография и т. п.); выбор, конечно, принадлежит заявителю. Следует, однако, учитывать, что "обозначение" должно публиковаться, включаться в государственный реестр и в свидетельство на товарный знак. Поэтому предпочтение должно быть отдано "изображению" обозначения, его копии, удобной для тиражирования.

Следующий документ заявки - перечень товаров, для которых испрашивается государственная регистрация обозначения. Эти товары должны быть сгруппированы по классам международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Указанная международная классификация - она кратко именуется МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) разрабатывается, периодически пересматривается и принимается странами - членами Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 01.01.01 г. Россия участвует в этом соглашении. МКТУ пользуется большим авторитетом на международной арене.

МКТУ содержит перечни товаров, разнесенных по различным классам товаров и услуг.

Поскольку исключительное право на товарный знак действует при использовании товарного знака для товаров, указанных при регистрации (см. ст. 1484 ГК РФ), естественно выглядит стремление заявителя указать в заявке как можно больше видов товаров. Это, однако, увеличивает расходы заявителя по заявке и, кроме того, в случае неиспользования товарного знака для тех или иных видов товаров эти товары могут быть исключены из документов о регистрации товарного знака (см. ст. 1486 ГК РФ).

Последний обязательный документ заявки на товарный знак, указанный в п. 3, - описание заявляемого обозначения.

Следует считать, что описание заявляемого обозначения должно указывать, является ли оно словесным, изобразительным, комбинированным или иным (часто это трудно понять), транслитерацию (звучание), смысл словесного знака и т. п.

Неохраняемые элементы знака обязательно должны быть указаны. Желательно - а может быть, даже необходимо - указать, что заявитель получил от определенных третьих лиц права на включение в товарный знак отдельных элементов (либо как охраняемых, либо как неохраняемых).

6. В пункте 4 комментируемой статьи указывается, что заявка должна быть подписана заявителем или его представителем; последним может быть и патентный поверенный. О патентных поверенных см. ст. 1247 ГК РФ.

7. В пункте 5 устанавливается, что к заявке на товарный знак должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки, а также - если заявка подается на коллективный знак - устав этого коллективного знака.

Значение документа, подтверждающего уплату заявочной пошлины, невозможно переоценить. Недаром практические работники говорят, что не этот денежный документ прилагается к заявке, а наоборот: заявка прилагается к этому денежному документу.

О патентных и иных пошлинах см. ст. 1249 ГК РФ и комментарий к ней.

8. В пункте 6 регулируется вопрос о языке заявки и прилагаемых к ней материалов.

Прежде всего предусматривается, что заявка на товарный знак подается на русском языке.

Что касается документов, прилагаемых к заявке, то они могут быть поданы не на русском, а на другом языке. В этом случае их перевод на русский язык должен быть представлен заявителем в течение двух месяцев, считая с того дня, когда Роспатент уведомит заявителя о необходимости представления этих материалов на русском языке.

Нельзя не отметить крайне нечеткий характер самой этой нормы: неясно, о каких именно прилагаемых к заявке документах идет речь. Является ли перечень товаров, для которых регистрируется товарный знак, и описание заявляемого обозначения частью самой заявки или это приложение к заявке?

Ведь можно даже предположить, что в данном случае все документы заявки, кроме самого заявления, считаются приложениями к заявке.

9. В соответствии с п. 7 комментируемой статьи федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, имеет право (и обязан) установить требования, предъявляемые к документам заявки (т. е. к документам, содержащимся в заявке на товарный знак, и к прилагаемым к ней документам).

Такого подзаконного акта пока нет. В связи с этим сохраняют свою силу - в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 01.01.01 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32.

10. В пункте 8 комментируемой статьи определяется дата подачи заявки на товарный знак. Это дата поступления в Роспатент всех документов, указанных в подпп. 3 данной статьи. Если же указанные документы поступили в Роспатент в разное время, то датой подачи заявки считается дата поступления последнего такого документа.

Следует обратить внимание и на несколько необычную терминологию: "дата подачи заявки" - это не та дата, когда заявитель подал заявку (например, на почту), а дата поступления материалов в Роспатент, дата получения заявки на товарный знак Роспатентом.

Статья 1493. Право ознакомления с документами заявки на товарный знак

Комментарий к статье 1493

1. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливается, что после подачи заявки на товарный знак в Роспатент любое лицо имеет право ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи.

Следовательно, все остальные документы заявки являются закрытыми; в частности, закрытыми являются документы о конвенционном приоритете, все документы, уточняющие заявку, представляемые заявителем, все принятые решения по заявке и т. п.

Это создает искаженную картину, касающуюся поданных заявок и их статуса, что не может быть оправдано какими-то высшими соображениями. Все это свидетельствует о небрежности этой нормы.

В данном пункте речь идет только о возможности ознакомления с документами заявки, в то время как из п. 2 вытекает, что имеется возможность и получения копий документов заявки.

2. В пункте 2 указывается, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, имеет право (и обязан) установить порядок такого ознакомления с документами заявок и выдачи копий таких документов.

В настоящее время этот подзаконный акт не принят. Но отсутствие такого акта не должно парализовать действие самой данной материальной нормы.

Статья 1494. Приоритет товарного знака

Комментарий к статье 1494

1. Хотя термин "приоритет" уже несколько раз встречался в праве товарных знаков (ст. 1481, подп. 1 и 2 п. 6, п. 8, подп. 1 и 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), только данная статья (и две последующие) раскрывает это понятие.

Приоритет (буквально - "первенство") как особая правовая категория довольно часто встречается в гражданском праве для тех случаев, когда определенные гражданские права закрепляются только за тем лицом, которое ранее других совершит определенные действия. Понятие "приоритета" (первенства) не имеет смысла и не применяется, однако, в тех случаях, когда определенные действия (поступки) являются уникальными, единственными в своем роде. Вот почему понятие "приоритета" не применяется, в частности, в авторском праве, где параллельного творчества не может быть: двух "Евгениев Онегиных" разные лица, работающие независимо друг от друга, создать не могут.

А в сфере товарных знаков могут существовать сходные до степени смешения и даже аналогичные обозначения, появившиеся из разных источников. Поэтому в праве на товарный знак понятие "приоритета" совершенно необходимо.

2. Название комментируемой статьи - "Приоритет товарного знака" - допускает различные толкования: неясно, идет ли речь о первенстве в создании обозначения, способного быть зарегистрированным как товарный знак, о первенстве при опубликовании или применении такого обозначения либо, наконец, о первенстве при оформлении прав на такое обозначение.

Из статей 1ГК РФ следует, что речь идет в основном о первенстве при подаче заявки на товарный знак. Поэтому часто говорят о "приоритете заявки" или о "приоритете заявленного товарного знака".

3. Как следует из п. 1 комментируемой статьи, приоритет товарного знака - это дата поступления в Роспатент полной и правильно оформленной заявки. Дата сдачи заявки на почту, а также час и минута сдачи заявки в Роспатент не учитываются.

4. Пункт 2 комментируемой статьи касается приоритета "выделенной заявки".

Об этом понятии см. п. 2 ст. 1502 ГК РФ и комментарий к нему.

Выделенная заявка сохраняет приоритет первоначальной заявки, т. е. той заявки, из которой она выделена.

Оговорка, содержащаяся в п. 2 ("если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке"), относится к любым выделенным заявкам. Эту оговорку следовало бы поместить в п. 2 ст. 1502 ГК РФ; наличие ее в п. 2 ст. 1494 ГК РФ - яркое свидетельство низкой правовой техники. Комментарий к указанной оговорке см. в п. 3 комментария к ст. 1502 ГК РФ.

Статья 1495. Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака

Комментарий к статье 1495

1. Комментируемая статья дополняет ст. 1494 ГК РФ. Она устанавливает два особых случая приоритета заявленного товарного знака - конвенционный приоритет и выставочный приоритет. В обоих этих случаях приоритет товарного знака определяется не датой поступления заявки, а отодвигается на более раннюю дату.

2. Конвенционному приоритету посвящен п. 1 комментируемой статьи.

Его суть состоит в том, что заявитель, подавший заявку на товарный знак в одном из зарубежных государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (она именуется "первая заявка"), а затем - в течение шести месяцев - подавший в Роспатент заявку на тот же товарный знак ("последующая заявка"), может потребовать, чтобы приоритет этой последующей заявки определялся датой приоритета первой заявки.

Термин "конвенционный приоритет" означает "приоритет на основе норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности".

Эта Конвенция была заключена 20 марта 1883 г. После этого она неоднократно пересматривалась. В ней принимают участие свыше 160 государств мира, в том числе - и Российская Федерация.

В статье 4 Парижской конвенции содержатся подробные правила установления конвенционного приоритета. Эти правила применяются при установлении конвенционного приоритета в России на основе п. 1 комментируемой статьи.

Любые иностранные заявители, а также российские юридические лица и российские граждане-предприниматели, подавшие первую заявку в одном из государств - участников Парижской конвенции, могут воспользоваться конвенционным приоритетом в отношении последующей заявки, поданной в России.

Действия, необходимые для установления конвенционного приоритета, указаны в п. 3 комментируемой статьи.

Если заявитель не смог воспользоваться конвенционным приоритетом (например, пропустил указанный шестимесячный срок) или не захотел воспользоваться им, то никаких иных отрицательных последствий для него (кроме того, что заявленному знаку не будет присвоен конвенционный приоритет) не возникает (ст. 4 (D) (4) Парижской конвенции).

3. В пункте 2 комментируемой статьи рассматривается выставочный приоритет заявленного товарного знака.

Это приоритет товарного знака, определяемый той датой, на которую товар, маркированный соответствующим обозначением, был открыто показан в качестве экспоната международной выставки, организованной на территории государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Об этой Конвенции см. ч. 2 комментария к данной статье.

Выставочный приоритет применяется лишь в том случае, если международная выставка является "официальной или официально признанной".

Выставочный приоритет применяется в том случае, если заявка на товарный знак подана в Роспатент в течение шести месяцев с начальной даты экспонирования.

В отличие от конвенционного приоритета, который обязан предоставляться в соответствии с Парижской конвенцией, предоставление выставочного приоритета не является по Парижской конвенции обязательным.

4. Одновременное истребование конвенционного и выставочного приоритета невозможно. Однако у заявителя имеется право выбора: истребовать либо конвенционный, либо выставочный приоритет.

5. В пункте 3 комментируемой статьи указываются те действия, которые должен совершить заявитель для того, чтобы заявленный товарный знак получил конвенционный или выставочный приоритет.

Для этого заявитель обязан в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Роспатент сделать заявление о том, что он желает воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета. Затем, в течение трех месяцев со дня подачи, заявки заявитель должен представить в Роспатент "необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования" (очевидно, это копия первой заявки или документ, подтверждающий дату начала экспонирования товара с определенным обозначением).

Разумеется, указанное заявление и необходимые документы заявитель может представить в Роспатент и ранее этих сроков.

6. Если после подачи первой заявки или после экспонирования объекта на указанной выставке появился новый владелец товарного знака (или соответствующего обозначения) - в результате правопреемства, то новый владелец вправе истребовать конвенционный или выставочный приоритет.

7. Пункт 4 комментируемой статьи устанавливает, что в случаях, предусмотренных международными договорами России, приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака. Смысл этой нормы, изложенной очень неясно, состоит в следующем.

В настоящее время Россия участвует в Мадридском соглашении о международной регистрации знаков и в Протоколе к Мадридскому соглашению. Это два разных международных договора России.

Регистрируемые в соответствии с этими двумя международными актами товарные знаки, действующие на территории России, имеют следующие даты приоритета:

1) по общему правилу датой их приоритета является дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения знака;

2) однако если Международное бюро получит заявку по истечении двух месяцев с даты подачи заявки в стране происхождения, приоритет заявки определяется датой ее поступления в Международное бюро (стМадридского соглашения и стПротокола);

3) кроме того, любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным в ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (стМадридского соглашения и стПротокола).

Статья 1496. Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков

Комментарий к статье 1496

1. Комментируемая статья относится к тем случаям, когда две заявки (или большее число заявок), относящиеся к тождественным товарным знакам, регистрируемым для совпадающих перечней товаров, имеют один и тот же приоритет. Конечно, эти случаи "столкновения заявок" очень редки. Указанные в комментируемой статье случаи могут относиться и к уже зарегистрированным товарным знакам, которые "сталкиваются" друг с другом.

2. В статье регулируются два таких случая "столкновения" поданных заявок.

Первый случай - заявки поданы разными заявителями. Он рассматривается в п. 1 комментируемой статьи.

Второй случай - заявки поданы одним и тем же заявителем. Ему посвящен п. 2 комментируемой статьи.

Пункт 3 содержит правила, касающиеся обоих этих случаев.

3. В соответствии с п. 1 если разные заявители подали заявки на тождественные товарные знаки, относящиеся к совпадающим перечням товаров, и эти заявки имеют один и тот же приоритет, то ни одному из этих заявителей товарный знак не может быть выдан. Исключение составляет случай, когда заявители заключат между собой соглашение, в котором укажут одного из заявителей, на имя которого может быть зарегистрирован заявленный товарный знак.

В соответствии с первой фразой абз. 1 п. 3 такое соглашение должно быть представлено в Роспатент в течение шести месяцев со дня получения заявителями соответствующего уведомления Роспатента. В этот же срок, вместо соглашения, заявители могут направить ходатайство о продлении срока представления соглашения.

4. Если заявки на тождественные товарные знаки, относящиеся к одинаковым перечням товаров, имеющие одну и ту же дату приоритета, поступили от одного и того же заявителя, то ни по одной из этих заявок регистрация знака не производится. Исключение составляет случай, когда заявитель сообщит в Роспатент, на основе какой одной из этих заявок он просит зарегистрировать товарный знак. Такое сообщение заявитель должен сделать в течение шести месяцев с даты получения им уведомления Роспатента о необходимости сделать соответствующий выбор. В этот же срок заявитель вправе представить в Роспатент ходатайство о продлении срока выбора заявки.

5. Если в указанные сроки в Роспатент не будет представлено упомянутое сообщение, ходатайство о продлении срока, а также в случае пропуска дополнительного предоставленного срока все поданные заявки признаются отозванными на основании решения Роспатента.

6. Комментируемая статья не препятствует в указанных случаях "столкновения" заявок решить этот вопрос иначе, например представить соглашение заявителей о том, что одному заявителю товарный знак должен быть выдан в отношении одной части перечня товаров, а другому - в отношении другой части перечня товаров и т. п.

7. Хотя данная статья посвящена случаям "столкновения" тождественных товарных знаков, нет сомнения в том, что ее нормы должны применяться и к тем товарным знакам, которые сходны до степени смешения.

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями , , (отв. ред. , науч. ред. ) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, 2005.

Комментаторы (, , Горленко к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М., 2003. С. 40) предлагают при "столкновении" товарных знаков, сходных до степени смешения, принадлежащих разным заявителям, учитывать даты сдачи заявок на почту и другие даты. Это мнение на законе не основано.

То обстоятельство, что ст. 1496 ГК РФ распространяется и на товарные знаки, сходные до степени смешения, подтверждается нормой подп. 1 п. 4 ст. 1499 ГК РФ.

8. При обнаружении подобных фактов "столкновения" уже зарегистрированных товарных знаков Роспатент, по собственной инициативе, действуя ex officio, должен назначить владельцам таких знаков разумный срок (например, шесть месяцев) для того, чтобы владельцы представили соглашение об отказе от некоторых таких зарегистрированных знаков, либо для того, чтобы владелец нескольких таких знаков отказался от некоторых из них (кроме одного). Если такого соглашения или заявления не будет представлено, Роспатент должен вынести решение об аннулировании всех таких регистраций.

Это вытекает из общего смысла ст. 1496 ГК РФ.

Статья 1497. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки

Комментарий к статье 1497

1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи устанавливается, что экспертиза заявки на товарный знак производится Роспатентом.

Фактически экспертизу заявки на товарный знак осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), входящий в систему учреждений, подчиненных Роспатенту.

Возможность "делегирования" Роспатентом своих правомочий другому органу, по нашему мнению, должна быть закреплена законом.

2. В абзаце 2 п. 1 указывается, что экспертиза заявки на товарный знак состоит из двух этапов:

1) формальная экспертиза заявки на товарный знак и

2) экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

Таким образом, объектом экспертизы на первом этапе является заявка в целом, а на втором этапе - заявленное обозначение.

3. Роспатент не только имеет право проводить экспертизу, но и обязан это делать в соответствии с законом.

4. Пункт 2 комментируемой статьи содержит нормы, в основном аналогичные тем, которые включены в п. 1 ст. 1378 ГК РФ в отношении патентных заявок.

В абзаце 1 п. 2 закреплено право заявителя в любое время после подачи заявки, вплоть до принятия по ней решения, вносить изменения в материалы заявки; указанные материалы могут дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки.

Под решением по заявке имеется в виду решение, указанное в п. 4 ст. 1499 ГК РФ.

5. В абзаце 2 п. 2 предусмотрены два случая, когда дополнительные материалы, представленные заявителем, "не принимаются к рассмотрению" (следует полагать, что здесь имеется в виду, что они не включаются в заявку). Их можно назвать "новые материалы".

Во-первых, если в них дополняется, расширяется указанный в заявке перечень товаров. Очевидно, что указанный перечень товаров, однако, может уточняться или сокращаться.

Во-вторых, если в заявленное обозначение вносятся изменения, существенно его изменяющие.

Следует считать, что для определения "существенных изменений" применимы те же критерии, которые используются для признания товарных знаков (или - обозначений) сходными до степени смешения (см. п. 16 комментария к ст. 1483 ГК РФ).

Необходимо учитывать, что как включение новых элементов, так и исключение из заявленного обозначения охраняемых элементов может повлечь существенное изменение заявленного обозначения.

Такие не включаемые в заявку дополнительные материалы могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

6. Пункт 3 комментируемой статьи содержит норму, аналогичную той, которая предусмотрена в п. 2 ст. 1378 ГК РФ для патентных заявок.

Пункт 3 устанавливает, что в документы заявки могут быть внесены любые изменения, относящиеся к заявителю, а также исправления ошибок.

Под изменениями, относящимися к заявителю, имеются в виду изменения наименования юридического лица или имени гражданина, а также изменения, касающиеся перехода права на поданную заявку, в том числе по договору об отчуждении этого права. Все подобные изменения могут быть внесены в заявку вплоть до государственной регистрации товарного знака. Очевидно, что последний возможный срок их подачи - дата сдачи документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства (п. 1 ст. 1503 ГК РФ).

7. Пункт 4 комментируемой статьи относится к тем случаям, когда Роспатент в ходе проведения экспертизы запрашивает у заявителя дополнительные материалы.

В абзаце 1 п. 4 закреплено право Роспатента запросить у заявителя дополнительные материалы, "без которых проведение экспертизы невозможно".

На эти выделенные слова необходимо обратить особое внимание: Роспатент вправе запрашивать у заявителя дополнительные материалы только в тех случаях, когда без них "проведение экспертизы невозможно". В случае спора именно Роспатент должен представлять доказательства того, что запрошенные материалы обладают указанным свойством.

8. В абзаце 2 п. 4 указаны те действия, которые заявитель обязан предпринять, получив запрос на представление этих дополнительных материалов. Заявитель должен:

1) либо в течение двух месяцев с даты получения им запроса представить запрошенные материалы;

2) либо - если в запросе Роспатента содержались ссылки на какие-либо документы, не доступные заявителю, - в течение одного месяца со дня получения им запроса Роспатента запросить у Роспатента копии этих материалов. Пропуск этого срока исключает возможность запроса копий указанных материалов;

3) либо в течение двух месяцев со дня получения им запроса Роспатента представить в Роспатент ходатайство о продлении установленного для ответа срока - максимально на срок шесть месяцев (со дня истечения двухмесячного срока для ответа).

Если заявитель не совершит указанных действий, то Роспатент выносит решение о признании заявки отозванной: заявка утрачивает правовую силу, не считается поданной, поступившей в Роспатент.

9. Абзац 3 п. 4 комментируемой статьи устанавливает правило: если в ответе заявителя на запрос Роспатента содержатся "новые материалы" (см. п. 5 комментария к данной статье), то они не принимаются к рассмотрению, т. е. не включаются в заявку.

Статья 1498. Формальная экспертиза заявки на товарный знак

Комментарий к статье 1498

1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает, что в течение одного месяца со дня поступления заявки в Роспатент по ней должна быть проведена формальная экспертиза.