Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 14 )

Пример такого устройства - автомат Калашникова, который будет функционировать как оружие только в собранном виде, но собрать его можно только по одной конструктивной схеме. Поставка автомата в разобранном виде и даже в отдельных ящиках по узлам должна рассматриваться как приготовление к нарушению патента, то есть приготовление к совершению преступления.

Такого же мнения придерживается проф. : "С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, например поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако, исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов <155>".

<155> Сергеев интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2005. С. 549.

Как следует из третьего абзаца п. 1 ст. 1229 ГК РФ, незаконность использования результатов интеллектуальной деятельности, а следовательно, и объектов патентных прав влечет ответственность, установленную Кодексом и другими законами.

В отношении объектов патентных прав наряду с гражданско-правовыми санкциями предусмотрена также на основании ст. 147 УК РФ уголовно-правовая ответственность за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Поэтому на будущее не будем забывать, что и косвенное нарушение патентных прав может быть наказуемо как уголовно-правовое нарушение при признании незаконного косвенного использования объектов патентных прав.

Самое интересное, что российская Фемида не стала дожидаться появления четвертой части ГК РФ и еще в период действия Патентного закона РФ признала факт именно косвенного нарушения патентных прав, хотя и без упоминания в решении термина "косвенное".

Так, например, в 2005 г. в Арбитражном суде г. Москвы был рассмотрен иск в отношении нарушения исключительных прав по патенту РФ N 2002050 на "Исполнительный орган горной машины", формула изобретения которого изложена следующим образом:

"1. Исполнительный орган горной машины, включающий резцедержатель с упорной поверхностью и с отверстием, резцовую головку с установленным в отверстии резцедержателя с возможностью вращения и зафиксированным от осевого перемещения хвостовиком и с обращенной к упорной поверхности резцедержателя упорной поверхностью и подвижно установленный между упорными поверхностями резцедержателя и резцовой головки упорный элемент, отличающийся тем, что резцедержатель выполнен с расположенным соосно с его отверстием кольцевым пазом, а упорный элемент выполнен с ответным осевым выступом, который расположен в кольцевом пазу резцедержателя, при этом обращенные к упорным поверхностям соответственно резцедержателя и резцовой головки поверхности упорного элемента имеют износостойкость меньшую, чем упорные поверхности соответственно резцедержателя и резцовой головки.

2. Исполнительный орган по п. 1, отличающийся тем, что образующая кольцевого паза резцедержателя расположена под углом к продольной оси отверстия в резцедержателе".

При рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы дела N А/ (решение от 01.01.01 г. о прекращении нарушения данного патента) суд принял во внимание в качестве доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к раздельной продаже резцы и система резцедержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию.

В данной ситуации (несмотря на раздельную поставку резцов и систем резцедержателей для дорожных фрез) суд признал доказанным нарушение исключительных прав, так как поставляемые резцы и системы резцедержателей для дорожных фрез предназначены только для совместного использования, о чем сообщалось в рекламных проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта.

В решении суда указано, что совокупность обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что вводящиеся ответчиком в оборот на территории Российской Федерации резцы названных модификаций и системы резцедержателей как единое целое содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2002050. Суд мотивировал свое решение нормой п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, согласно которой запатентованное изобретение признается использованным в продукте, предлагаемом ответчиком к продаже. Поставка резцов и систем резцедержателей в отдельных упаковках и, возможно, в разное время не повлияла на решение суда. Суд посчитал, что из второго абзаца п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ следует, что нарушением исключительных прав признаются любые действия (как прямые, так и косвенные) по использованию изобретения без разрешения патентообладателя, совершаемые в том числе посредством ввоза на территорию Российской Федерации или иного введения в гражданский оборот продукта, в котором используется запатентованное изобретение. Суд посчитал такие действия ответчика формой недобросовестной конкуренции.

Данное решение суда, а также норма ст. 1229 ГК РФ кардинально меняют подход к установлению факта использования запатентованного изобретения, воплощаемого в продукте. При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только единое конструктивное целое, но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для совместного применения.

ФАС Постановлением N КГ-А40/2686-04 от 01.01.01 г. оставил без изменения решение от 01.01.01 г. и Постановление от 01.01.01 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу N А/, кассационную жалобу оставил без удовлетворения. Однако на этом спор не закончился и патент N 2002050 по возражению ответчика был аннулирован решением Палаты по патентным спорам, признавшим патент недействительным полностью. С учетом данного обстоятельства дело о нарушении исключительных прав по патенту было вновь рассмотрено в суде и по вновь открывшимся обстоятельствам отменено решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.01 г., которым заявленные требования истца были удовлетворены.

Можно с уверенностью утверждать, что российские суды будут и далее рассматривать и признавать косвенное нарушение патентных прав, но виды таких нарушений с учетом специфики каждого из объектов патентных прав будет не так просто установить и доказать.

Не любая поставка комплектующих может и должна рассматриваться как нарушение исключительного права в отношении конкретного объекта патентных прав. Поставляемые комплектующие должны действительно предназначаться для сборки (изготовления) именно запатентованного объекта. Вряд ли под комплектующими можно будет рассматривать различные самостоятельные и порознь известные компоненты (ингредиенты) какого-либо запатентованного вещества.

Небезынтересно будет наблюдать и за попытками уйти из-под действия патента на способ, включающий комплекс операций по изготовлению конечного известного продукта, осуществляемых тем не менее на разном оборудовании, установленном в различных цехах и даже в различных географических территориях. Как будут изощряться стороны в таких спорах, зависит от квалификации их представителей.

Еще одним подтверждением возможности пресечения косвенного нарушения патентных прав служат нормы статьи 1250 "Защита интеллектуальных прав" Кодекса.

Из пункта 3 данной статьи ГК РФ следует, что защита патентных прав возможна не только путем пресечения действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (например, на запатентованное устройство), но и путем пресечения действий, создающих угрозу нарушения такого права, что в полной мере характеризует рассмотренную нами ситуацию в отношении противоправного использования разобранного на части (на примере мебели) запатентованного устройства. Продажа и хранение для целей продажи разобранной мебели создают угрозу нарушения патентного права.

Весьма интересным в контексте рассматриваемого вопроса является судебный спор в отношении нарушения патента N 2019105 на способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений производным сульфонилмочевины.

Компания " де Немур энд Компании" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Агро Эксперт Групп" о защите исключительных прав на патент РФ N 2019105 путем запрещения ответчику ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот и хранить препарат "Кари-Макс".

Решением от 01.01.01 г. Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением от 01.01.01 г. Девятого арбитражного апелляционного суда решение от 01.01.01 г. Арбитражного суда г. Москвы отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

ФАС Московского округа (Постановление от 01.01.2001 N К-А40/9331-08) не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы, основываясь на следующем.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что патент N 2019105 защищает способ, а не вещество. Отменяя решение суда первой инстанции, Девятый арбитражный апелляционный суд исходил из того, что согласно свидетельству о регистрации пестицида и/или агрохимиката препарат "Кари-Макс" подлежит применению определенным способом, который полностью совпадает с признаками формулы изобретения, приведенными в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2019105.

В соответствии с пунктом 1 ст. 10 Патентного закона РФ патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Из буквального толкования данной нормы следует, что осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение, является одним из способов нарушения исключительных прав.

Патент N 2019105 защищает способ борьбы с нежелательной растительностью, характеризующийся следующими признаками:

- осуществление данного способа путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений;

- осуществление указанной обработки производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения патента;

- применение указанных производных сульфанилмочевины в количестве от 4 до 250 грамм на 1 гектар.

Как установлено судом апелляционной инстанции, из публикаций "Сахарная свекла" видно, что осуществляется реклама как самого препарат "Кари-Макс", так и способа применения данного препарата, признаки которого полностью совпадают с признаками способа, защищаемого патентом N 2019105. В указанном рекламном проспекте названы все признаки изобретения, защищенного патентом N 2019105:

- указано, что препарат нужно применять путем наземного опрыскивания посевов;

- указано, что действующим веществом препарата является производное сульфанилмочевины, а именно трифлусульфуронметил;

- указано количество, в котором препарат "Кари-Макс" должен применяться (30 грамм на га), что с учетом концентрации действующего вещества в препарате "Кари-Макс" (500 грамм на 1 кг) соответствует 15 граммам трифлусульфуронметила на 1 гектар.

Из заключения экспертизы, назначенной Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.2001, следует, что в препарате "Кари-Макс", указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и/или агрохимиката N 0738, использован каждый признак изобретения, приведенный в независимой формуле изобретения патента N 2019105. Учитывая, что материалами дела подтвержден факт введения в гражданский оборот и хранения для этих целей препарата "Кари-Макс", способ применения которого полностью совпадает со способом, защищаемым патентом N 2 исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, а доводы кассационной жалобы несостоятельны и подлежат отклонению.

В последующем решением Роспатента от 01.01.2001 патент N 2019105 был признан недействительным полностью, что, однако, не влияет на признание судом фактически косвенного нарушения патента на способ при введении в гражданский оборот и хранения для этих целей незапатентованного продукта, предназначенного для использования в способе.

3.5. Попытка запрета государственной регистрации запатентованного лекарственного средства. На сегодня известно два судебных спора, когда по тем или иным причинам предпринималась попытка запретить регистрацию запатентованного лекарственного средства. Это разные дела с разными обоснованиями исковых требований, но оба представляют интерес ввиду необычности исковых требований.

Пример 1. Компания "" обратилась в Арбитражный суд города Москвы (дело N А/) с иском к ЗАО "Фарм-Синтез" о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту РФ N 2125992 путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство иматиниб, предпринимать действия, направленные на осуществление государственной регистрации лекарственного средства иматиниб в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.2001 иск удовлетворен полностью, Арбитражный апелляционный суд посчитал, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению (Постановление от 01.01.2001 Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9847/2008-ГК) и указал следующее.

Истец является обладателем патента РФ N 2125992 на изобретение "Производные К-фенил-2-пиримидинамина или их соли и фармацевтическая композиция на их основе, обладающая противоопухолевой активностью" с приоритетом от 01.01.2001, зарегистрированное в Государственном реестре 10.02.1999.

Исковые требования основаны на том, что ответчик изготовил лекарственное средство Иматиб-ФС и подготовлены документы для государственной регистрации лекарственного средства. Действующим веществом Иматиба-ФС является иматиниб в виде фармацевтической приемлемой соли. Истец согласия на использование иматиниба ответчику не давал.

Как установил суд первой инстанции, подтверждено материалами дела и не оспаривается сторонами, что ЗАО "Фарм-Синтез" направило в ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" документы для проведения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития государственной регистрации лекарственного средства Иматиб-ФС.

Арбитражный суд г. Москвы на основании комплекса документации, представленной ответчиком в ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения", обоснованно пришел к выводу, что действующим веществом Иматиба-ФС является иматиниб, охраняемый патентом РФ N 2125992.

Согласно заключению судебной экспертизы от 01.01.2001, назначенной судом первой инстанции, лекарственное средство иматиниб (с торговым названием Иматиб-ФС) подпадает под структурную формулу запатентованного изобретения по патенту РФ N 2125992.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что действия, направленные на осуществление государственной регистрации иматиниба, не являются использованием запатентованного лекарственного средства, не принимается.

Исходя из содержания норм статей 4 и 19 Федерального закона "О лекарственных средствах", Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что, учитывая специфику гражданского оборота лекарственных средств, государственная регистрация лекарственного средства является обязательным и необходимым этапом введения в гражданский оборот лекарственного средства.

Кроме того, решением суда первой инстанции не осуществлен запрет государственной регистрации лекарственного средства как государственной контрольно-надзорной функции, т. к. действия государственных органов не были предметом исследования арбитражного суда. Запрет касается действий ответчика, направленных на нарушение охраняемых прав истца в отношении патента РФ N 2 что полностью соответствует ст. 12 ГК РФ, которой предусмотрен такой способ защиты гражданских прав путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что изготовление лекарственного средства Иматиб-ФС связано с использованием в некоммерческих целях, что в соответствии со ст. 11 Патентного закона РФ не является нарушением патентных прав истца, не принимается.

Представленные ответчиком материалы по заявке на регистрацию лекарственного средства не позволяют сделать вывод о том, что государственная регистрация лекарственного средства Иматиб-ФС не связана с предпринимательской деятельностью и целью такой государственной регистрации не является получение прибыли (дохода).

Напротив, из учредительных документов ЗАО "Фарм-Синтез", являющегося коммерческой организацией, следует, что ответчик осуществляет разработку, выпуск новых лекарственных форм и субстанций для их производства, выпуск лекарственных форм и субстанций для их производства с их реализацией в России и за рубежом.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о злоупотреблении истцом правом при предъявлении иска с целью сохранения монополии на использование (продажи) препарата истца и необходимости применения ст. 10 ГК РФ не принимаются.

Ответчик не представил доказательств отказа истца в предоставлении лицензии или иного согласования предоставления права на использование патента, а также обращения к истцу с таким предложением, что свидетельствует об отсутствии каких-либо доказательств считать предъявление настоящего иска злоупотреблением истцом своим правом, и, суммируя изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ЗАО "Фарм-Синтез".

Из материалов судебного дела (решение от 01.01.01 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу N А/) следует, что комплект документов, поданных в отношении лекарственного средства в ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения", свидетельствует о том, что единственной целью ответчика является осуществление государственной регистрации лекарственного средства с действующим веществом иматиниб, а не проведение научного исследования запатентованного продукта или использование запатентованного изобретения для удовлетворения не связанных с предпринимательской деятельностью нужд без цели получения прибыли.

Суд соглашается с позицией истца о том, что изготовление и государственная регистрация этих средств возможны только после истечения срока действия патента либо при получении лицензии на использование изобретения. Если государственная регистрация лекарственного средства предусматривает возможность его использования после окончания действия исключительного патентного права, то вывод о создании угрозы нарушения патентного права будет неверным и любое лицо вправе заранее готовиться к свободному использованию тех изобретений, на момент использования которых исключительное право уже прекратило свое действие.

Однако на этом спор не закончился и рассмотрение было перенесено в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Пост. от 01.01.2001 N 2578/09) рассмотрел заявление закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 01.01.2001 по делу N А/, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.01.2001 и Постановления ФАС Московского округа от 01.01.2001 по тому же делу.

Президиум ВАС РФ считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Действия общества по подготовке и представлению в Росздравнадзор документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование лекарственного средства Иматиб-ФС по истечении срока действия патента компании не являются использованием изобретения по смыслу статьи 10 Патентного закона РФ и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступу к лекарственному средству нуждающихся лиц.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Попытки признать незаконной регистрацию запатентованного лекарственного препарата в Министерстве здравоохранения Российской Федерации предпринимались и ранее (см. Постановление кассационной инстанции ФАС Московского округа от 01.01.2001 по делу N КГ-А40/5525-05).

Пример 2. В Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 июля 2005 г. N КГ-А40/5525-05 указано, что ООО "Содарм Фарма" пыталось в судебном порядке аннулировать регистрацию лекарственного препарата (регистрационные номера Р N 001355/01-2002 и Р N 001355/02-2002 от 01.01.2001) с целью исключения регистрации указанного лекарственного препарата из Государственного реестра лекарственных средств.

По мнению заявителя, регистрация лекарственных средств Моликсан, субстанция - порошок, и Моликсан, раствор для инъекций 1% и 3%, за ЗАО "Фарма ВАМ" нарушает права истца на изобретение, охраняемое патентом N 2 поскольку ООО "Содарм Фарма" лишено возможности зарегистрировать указанные лекарственные препараты за собой, что влечет невозможность их выпуска и реализации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.01.2001 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.01.2001 принятое по делу решение оставлено без изменения с подтверждением содержащихся в нем выводов. Суды исходили из отсутствия предусмотренных законом оснований для прекращения государственной регистрации лекарственных препаратов. Кроме того, в заседании суда кассационной инстанции на обозрение было представлено решение Палаты по патентным спорам, которым ввиду несоответствия запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности патент РФ N 2178710 признан полностью недействительным.

3.6. Доктрина эквивалентов. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, считающихся использованием изобретения. Такое определение использования дано в пункте 3 комментируемой статьи, и оно ничем не отличается от определения, приведенного в пункте 2 статьи 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ с изменениями от 2003 года.

Патентное законодательство выдвигает в отношении эквивалентных признаков, не раскрывая содержание понятия "эквивалентный признак", два взаимосвязанных условия:

1) известность признака в качестве такового, т. е. известность признака именно как эквивалентного, в данной области техники;

2) известность данного эквивалентного признака до совершения действий, которые закон относит к нарушениям исключительного права патентообладателя.

Законодатель определил условия возможного рассмотрения признака в качестве эквивалентного при признании запатентованного изобретения или полезной модели использованными.

Условием, когда эквивалентный признак может рассматриваться как таковой, является его известность именно в качестве эквивалентного признака в данной области техники до совершения действий, которые без разрешения патентообладателя рассматриваются как нарушения исключительных прав патентообладателя.

До 11.03.2003 в пункте 2 статьи 10 Патентного закона РФ было указано следующее: "Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак".

Такая формулировка не давала ответа на вопрос, должен ли признак, относимый к эквивалентному, быть известен как таковой (сам по себе), или он должен быть уже известным именно как эквивалентный признак, или в качестве эквивалентного признака можно рассматривать признак, эквивалентность которого неизвестна, но доказывается в ходе судебного рассмотрения. С какой даты можно противопоставлять эквивалентность в той или иной трактовке?

При подготовке (2003 год) изменений в Патентный закон РФ в качестве рабочих версий рассматривалось два взаимоисключающих варианта:

- первый вариант - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до даты подачи заявки или приоритета изобретения, если они не совпадают;

- второй вариант - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до совершения действий, которые закон относит к нарушениям исключительного права патентообладателя.

Совершенно очевидно, что первый вариант в большей мере удовлетворяет потенциальных нарушителей патента, а второй вариант дает весьма значительную выгоду патентообладателю, т. к. позволяет считать эквивалентными признаки, ставшие известными в уровне техники после создания изобретения и подачи заявки.

Исходя из того, что технический прогресс в первую очередь развивается именно благодаря усилиям патентообладателей, чаша весов в данном вопросе склонилась в пользу второго варианта.

Но на этом уточнение концепции российской доктрины применения эквивалентных признаков не завершилось. Чтобы между патентообладателями, получившими значительную фору, и третьими лицами был установлен определенный баланс интересов, в Законе был ограничен круг признаков, которые могут считаться эквивалентными.

Эквивалентным считается такой признак, который признан эквивалентным в данной области техники. Непосредственно в указанной норме не раскрыто по содержанию понятие "эквивалентный признак", тем не менее даны однозначные условия его характеристики через отсылку к соответствующей области техники, в которой уже известна информация о том, что те или иные технические средства (признаки) рассматриваются специалистами как технически эквивалентные.

Теперь в спорной ситуации не требуется доказывать эквивалентность признаков, как это было ранее, а требуется доказывать известность эквивалентности признаков. Это совершенно иная не только концепция оценки эквивалентности признаков, но и ее фактическая реализация через норму закона. При этом законодатель принципиально не затронул методик и принципов отнесения признаков к эквивалентным, считая, что этот вопрос не регулируется нормами патентного законодательства, общего для всех областей техники. Любая из методик, приемлемая в конкретной области техники и применяемая специалистами именно в этой области техники, может использоваться.

Изложенная позиция квалификации эквивалентных признаков нашла адекватное отражение в споре о правонарушении по пат. РФ N 2110241 на изобретение "Устройство для лечения воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа", в котором кассационная инстанция (Постановление ФАС Московского округа от 01.01.2001, 15.06.2006 N КГ-А41/4225-06 по делу N А41-К1-22141/05) однозначно подчеркнула необходимость установления не только эквивалентности сравниваемых признаков по их функции, но и установления известности на определенную дату таких эквивалентных признаков в конкретной области техники.

ООО "Реамед" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Континенталь Фармация" о прекращении нарушения исключительного права, удостоверяемого пат. РФ N 2 в виде действий по изготовлению ушных свечей, предложению их к продаже, хранению с целью продажи, продаже. Иск основан на независимом пункте формулы изобретения:

"Устройство для лечения воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа, выполненное в виде цилиндрической трубки, отличающееся тем, что трубка выполнена из хлопчатобумажной ткани, пропитанной составом, содержащим пчелиный воск, настойку прополиса, эфирные масла, обладающие противовоспалительным, спазмолитическим и обезболивающим действием, внутренняя поверхность трубки на 0,25 ее длины покрыта фольгой, длина трубки мм, внешний диаметр ее соответствует диаметру наружного слухового прохода, а толщина стенки 1,5 - 2 мм".

По мнению истца, сравнивая признаки независимого пункта формулы данного изобретения с соответствующими признаками "Свечей ушных", производимых ООО "Континенталь Фармация", можно выявить три отличия:

- в лечебном составе, которым пропитывают трубку, не содержится прополиса, а содержится пчелиный воск и эфирное масло;

- длина участка трубки с фольгой составляет не 0,25 длины трубки, а 0,23;

- толщина стенки составляет не 1,5 - 2 мм, а 1 мм.

Вместе с тем все эти отличия, по мнению истца, являются эквивалентными признакам формулы изобретения, что не исключает противоправного использования запатентованного изобретения.

Решением Арбитражного суда Московской области от 7 марта 2006 года исковые требования удовлетворены, суд обязал ответчика прекратить нарушение патента. Суд, сравнив признаки независимого пункта формулы изобретения с соответствующими признаками производимых ответчиком устройств, сделал вывод, что имеется три отличия, которые являются эквивалентными признакам формулы изобретения, что свидетельствует о неправомерном использовании ответчиком изобретения истца.

Изучив материалы дела, кассационная инстанция пришла к выводу, что решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение по следующим причинам.

Суд первой инстанции, установив эквивалентность признаков формулы изобретения, не установил, когда эти эквивалентные признаки стали известны в данной области техники и были ли они известны в данной области до совершения оспариваемых действий.

Вместе с тем установление данных обстоятельств в соответствии с нормой пункта 2 статьи 10 Патентного закона РФ является необходимым условием для признания факта использования в продукте или способе запатентованного изобретения. В случае использования продукта, содержащего эквивалентные признаки, которые не были известны до совершения действий, указанных в пункте 1 статьи 10 Патентного закона РФ, такие действия не признаются использованием изобретения. С учетом изложенного обжалуемый судебный акт был отменен как незаконный и необоснованный.

При установлении факта нарушения исключительных прав необходимо, как уже было отмечено, указать источник информации, в котором раскрыты сведения об эквивалентности признака, и показать, что область техники, в которой найдены доказательства известности эквивалентного признака, действительно соответствует той области техники, к которой относится запатентованное изобретение или полезная модель.

Речь не идет о том, чтобы в источнике информации обязательно присутствовало слово "эквивалентный" признак. Достаточно представить сведения о конструкции, функциях, строении, свойствах и иных характеристиках найденного технического средства (признака), подтверждающих возможность использования такого признака как эквивалентного в конкретном запатентованном объекте.

Другой вопрос заключается в том, что найти известные эквивалентные признаки в одной и той же области техники не представляет большого труда для специалистов, а вот что делать с известными признаками из смежных областей?

Что следует понимать под понятием "данная область техники"? Область техники, к которой относится запатентованный объект в целом, или область техники, к которой относится один из признаков из патентной формулы?

Например, предметом спора о нарушении патента является двигатель внутреннего сгорания для автомобилей, а предметом доктрины эквивалентов в данном споре является такой признак из патентной формулы, как "установка распределительного вала посредством шарикоподшипников". Вместо признака "шарикоподшипники" третье лицо использовало известное техническое средство - роликоподшипники.

В какой области техники следует искать известность эквивалента: в области двигателей внутреннего сгорания или в области производства подшипников?

Конечно, напрашивается ответ - область производства подшипников, но так ли однозначно гласит закон? Все будет определять получаемый технический результат.

Если закон не столь однозначен в этой части, то в более сложных случаях неминуемо его различное толкование в судах, а вот этого желательно избежать.

Наглядным примером будет рассмотрение эквивалентности признаков на таком примере, как кислотный электролит для аккумуляторной батареи, получаемый смешением концентрированной кислоты с водой, но водой именно дистиллированной, т. к. если использовать воду из-под крана, аккумулятор выйдет из строя, и тому будут способствовать ионы солей, находящиеся в водопроводной воде.

В данном случае вода дистиллированная и вода водопроводная не являются эквивалентными признаками в отношении такого уровня техники, как электролиты кислотные для аккумуляторов, по той причине, что их нельзя заменить в аккумуляторе с равнозначным техническим эффектом.

Как правило, определяющей в оценке признака, который рассматривается как эквивалентный, является оценка технического результата (эффекта), который будет проявляться в продукте в случае замены одного признака на другой.

Если заменяющий признак проявляет или придает продукту новое техническое свойство, он не может рассматриваться как эквивалентный при констатации нарушения прав патентообладателя. Подтверждением сказанного может служить наличие собственного патента, который выдан на изобретение, отличительным признаком которого является именно тот самый, заменяющий признак. При этом следует учитывать, что наличие собственного более позднего патента с признаком в виде узкого интервала величин не позволяет тем не менее использовать данное изобретение, не получив разрешения (лицензии) от правообладателя старшего патента, чей патент перекрывает по объему прав второе изобретение.

Законодатель урегулировал разрешение подобных столкновений механизмом принудительного лицензирования, изложенным в п. 2 ст. 1362 Кодекса, и под важным техническим достижением как основанием для предоставления принудительной лицензии должен пониматься тот новый технический результат, который достигнут вторым изобретением в сравнении с более ранним изобретением, при использовании которого получение такого технического результата даже не предполагалось.