Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 16 )

<167> К использованию последнего условия следует подходить осмысленно. Главным условием является установление известности зависимостей или закономерностей, на основании которых мог быть получен новый, а скорее, неочевидный технический результат. Очевидным является получение результата, как правило, при известности линейных зависимостей между параметрами (количественными признаками) или известности конкретных нелинейных зависимостей. Выявление новой нелинейной зависимости между параметрами может привести к совершенно неочевидному и не прогнозируемому техническому результату, получаемому при использовании объекта с таким сочетанием параметров. В последнем случае нет оснований для отрицания неочевидности (изобретательского уровня) заявленного изобретения.

В отношении полезных моделей такой механизм отрицания патентоспособности с учетом действующих норм права не применить, т. к. изобретательский уровень не является условием патентоспособности полезной модели.

Единственным условием, отвечающим в определенной мере за некий уровень для полезных моделей, является критерий - существенность признаков при установлении соответствия полезной модели условию патентоспособности - новизна.

Однако существенность признаков и эквивалентность признаков не имеют между собой ничего общего.

Существенность признаков определяется через их причинно-следственную связь с техническим результатом, и признак может быть признан существенным независимо от того, что он будет признан эквивалентным при установлении факта использования полезной модели или изобретения.

Со времени вступления в силу Патентного закона РФ 1992 г. и до настоящего времени, т. е. и во время действия ч. 4 ГК РФ, сравнение по эквивалентным признакам предусмотрено только при установлении использования запатентованного объекта в продукте или способе, когда при констатации противоправного использования учитывается в т. ч. признак, эквивалентный признаку из независимого пункта формулы и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, признаваемых нарушением исключительного права в отношении продукта или способа (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, п. 3 комментируемой статьи).

Из вышеприведенного следует, что при установлении нарушения исключительного права с применением доктрины эквивалентов должен быть соблюден комплекс взаимосвязанных условий:

- признание признака эквивалентным;

- известность признака как эквивалентного на конкретную дату правонарушения в данной области техники.

Иными словами, законодатель не допускает признания признака просто эквивалентным, что подробно рассматривалось в публикации <168>. В обязательном порядке требуется соблюдение:

<168> Джермакян признаки считать эквивалентными? // Патентный поверенный. 2006. N 4. С.

- временного фактора, связанного с моментом установления правонарушения;

- известности признания признака как эквивалентного именно в данной области техники.

В странах с развитой культурой патентного права доктрина эквивалентов не применяется при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели, т. к. оценка патентоспособности не имеет ничего общего с установлением нарушения исключительного права патентообладателя.

Иными словами, патентоспособность и патентная чистота (отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц в связи с введением в оборот продукта или осуществлением способа) - разные свойства одного и того же объекта.

Если патентоспособность устанавливается в отношении технического решения, воплощаемого в объекте, то патентная чистота устанавливается в отношении объекта вещных прав (продукта), поступившего в гражданский оборот, или в отношении определенных действий способа, реализуемого в промышленном или ином производстве.

Президиум ВАС, формируя свою позицию, явно не учел, что эквивалентность признаков невозможно применить в процедуре аннулирования патента на полезную модель. Вряд ли возможно корректно применить рекомендацию относительно эквивалентности признаков, соблюдая при этом нормы, установленные в п. 1, 2 ст. 1351 ГК РФ относительно условий патентоспособности полезной модели, когда новизна полезной модели признается в отношении совокупности ее существенных признаков, неизвестной из уровня техники.

Суммируя условия п. 1, 2 ст. 1351 ГК РФ, несложно сделать общий вывод о том, что охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности - новизна, если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая существенные признаки из характеристики назначения.

После появления информационного письма ВАС РФ создается впечатление, что если признак более поздней полезной модели является существенным, т. е. обеспечивает достижение технического результата, и в то же время известным в данной области техники, то, признав его эквивалентным, можно также легко аннулировать более поздний патент. Однако сегодняшний механизм установления новизны полезных моделей, когда оценивается существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом, не предусматривает дифференцирования существенных признаков на эквивалентные и неэквивалентные.

Если существенность признака доказана во взаимосвязи с техническим результатом, никакая эквивалентность не может служить основанием для отрицания новизны полезной модели по действующему патентному законодательству.

Таким образом, аннулировать более позднюю полезную модель на том основании, что она имеет эквивалентные признаки более ранней полезной модели, не представляется возможным. Согласно рекомендации, содержащейся в п. 9 информационного письма ВАС РФ, истец не только теряет возможность защиты своего права в судебном порядке, но и фактически лишен возможности защиты с использованием промежуточной административной процедуры по оспариванию более позднего патента, т. к. при корректном рассмотрении возражения против действительности патента в Палате по патентным спорам последняя не вправе применять условия патентоспособности, не предусмотренные нормами Кодекса.

3.11. Подтверждение использования промышленного образца. Абзац второй пункта 3 комментируемой статьи содержит условие для установления факта использования запатентованного промышленного образца в изделии. Это условие требует проверки наличия у изделия всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В Комментарии к Патентному закону Российской Федерации авторов , , <169> уже отмечалось следующее:

<169> Комментарий к Патентному закону Российской Федерации / , , . М.: Изд-во "Компания Димитрейд График Групп", 2004.

"...Формулировки признаков, приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, имеют значение при установлении факта использования охраняемого патентом промышленного образца только совместно с самими признаками, отображенными на изображениях изделия. Указанные формулировки необходимы для идентификации фрагментов изображений, отображающих признаки, приведенные в перечне. После того, как в отношении какого-либо признака осуществлена такая идентификация, становится возможной проверка наличия этого признака у конкретного изделия. Для этого при визуальном сопоставлении внешнего вида сравниваемого изделия с изображениями изделия по патенту акцентируется внимание на тех фрагментах изображений внешнего вида, которые были идентифицированы как отображающие данный признак, включенный в перечень".

В другой книге <170> также уже отмечалось, что:

<170> Патентная охрана промышленных образцов в России XXI века. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

"...Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. В отношении изобретений и полезных моделей только формула, выражающая их сущность в словесной форме, определяет объем правовой охраны. В отношении промышленного образца ситуация иная и объем правовой охраны не определяется только словесным перечнем существенных признаков. Перечень является лишь словесной характеристикой тех существенных признаков, которые отражены на изображениях.

Первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является изображение изделия. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца, таким образом, приближено к назначению, присущему формуле изобретения, но при этом перечень не может иметь самостоятельного значения без изображения изделия. Использование перечня существенных признаков совместно с изображением изделия при определении объема правовой охраны должно способствовать исключению влияния субъективного фактора при рассмотрении споров об использовании промышленного образца и нарушении прав патентообладателя.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а для промышленных образцов ситуация с точностью до наоборот - существенные признаки из перечня используются для толкования изображения (признаков внешнего вида) изделия, а также в случаях, когда существенные признаки не видны, например вид материала (сталь, кожа, шерстяная ткань и т. п.), из которого изготовлено изделие".

Обе книги вышли независимо одна от другой, но из них следует, что ни одно словесное описание внешнего вида не может заменить или подменить собой реальное изображение внешнего вида изделия. При установлении факта использования запатентованного промышленного образца и сравнения его с другим подобным изделием определяющим является сравнение именно их изображений, а не словесных характеристик.

3.12. Зависимость при использовании и принудительное лицензирование. Третий абзац пункта 3 комментируемой статьи содержит норму, позволяющую исключить возможность неправильного толкования ситуации использования так называемых зависимых изобретений.

Изобретение, формула которого включает все признаки другого изобретения, не обязательно является усовершенствованием последнего.

Например, в формуле изобретения какого-либо способа может быть приведена структурная формула запатентованного химического соединения, используемого в этом способе в качестве катализатора; совокупность признаков независимого пункта формулы запатентованной композиции может присутствовать в формуле изобретения на изделие как характеристика материала, из которого изделие изготовлено; один запатентованный промышленный образец может быть использован в другом как часть в целом, например ручка двери автомобиля и дверь автомобиля с такой ручкой.

Согласно норме третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ, если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

Данная норма не содержит указаний на возможность признания изобретения или полезной модели использованными при "столкновении" патентов, если в реальном объекте техники не используются признаки, непосредственно указанные в независимом пункте формулы патента, а используются эквивалентные им признаки. Однако последнее не должно создавать иллюзии неприменимости доктрины эквивалентов тогда, когда использование устанавливается в отношении нескольких изобретений или полезных моделей. Ничто не препятствует раздельному установлению использования каждого изобретения или полезной модели в одном конкретном объекте техники с учетом доктрины эквивалентов. Норма третьего абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ содержит диспозитивный характер, определяющий признание нескольких изобретений или полезных моделей использованными в одном (общем) продукте или способе на основании сравнения предоставленных объемов исключительных прав по независимым пунктам формулы каждого объекта патентных прав.

Наличие патента на изобретение с более поздним приоритетом, формула которого включает все признаки, указанные в независимом пункте формулы другого изобретения с более ранним приоритетом, не является основанием для использования изобретения с более поздним приоритетом без разрешения патентообладателя изобретения с более ранним приоритетом. И, соответственно, наоборот, патентообладатель изобретения с ранним приоритетом не может использовать свое изобретение, применяя при этом изобретение второго патентообладателя.

Однако если запатентованное изобретение, которое не может быть использовано без использования другого запатентованного изобретения, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента, у обладателя патента на более позднее изобретение имеется возможность при определенных условиях воспользоваться правом на получение принудительной лицензии в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1362 ГК РФ.

Как и ранее по Патентному закону РФ, такая принудительная лицензия может быть предоставлена только обладателю патента на изобретение. Обладатель патента на полезную модель не может требовать предоставления в подобной ситуации принудительной лицензии. Такое ограничение направлено на предотвращение злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, т. к., учитывая явочный характер выдачи патентов на полезные модели, с их помощью можно легко принуждать обладателя "мешающего" патента на изобретение предоставлять принудительную лицензию фактически на использование запатентованного изобретения, но с небольшими усовершенствованиями, оправдывающими только выдачу патента на полезную модель, но совершенно не представляющими собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением.

3.13. Столкновение патентов при использовании. Третий абзац п. 3 комментируемой статьи содержит норму, в соответствии с которой если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

Варианты возможных правовых коллизий в сфере интеллектуальной собственности достаточно многочисленны, о чем свидетельствует судебная практика (авторское право и право на промышленный образец; право на промышленный образец и на товарный знак; право на изобретение и на полезную модель; право на товарный знак и на фирменное наименование и др.).

Вернемся к уже рассмотренной рекомендации Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по поводу принципа разрешения коллизии при столкновении двух патентов на полезные модели, изложенной в п. 9 информационного письма от 01.01.01 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности": "При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета".

Интересно отметить, что в первом проекте информационного письма, размещенном на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ в Интернете, эта рекомендация по п. 9 распространялась также на коллизии между патентами на изобретения, между патентом на изобретение и патентом на полезную модель и между патентами на промышленные образцы. В принятой редакции п. 9 информационного письма осталась только рекомендация по разрешению столкновения прав, подтверждаемых патентами на полезные модели.

Под одним и тем же техническим решением с учетом формулировки из информационного письма и с определенной натяжкой будем понимать полное совпадение сравниваемых решений по одинаковым или эквивалентным признакам.

Из приведенной рекомендации следует два вывода:

1) исключительное право на полезную модель может заблокировать возможность защиты исключительного права на другую полезную модель, и при этом не важно, что такое блокирующее право возникло позже;

2) если сравниваемые полезные модели имеют в независимом пункте не только одинаковые, но и эквивалентные признаки, то патент с более поздней датой приоритета может быть признан недействительным.

4.1. Свобода использования, но не свобода распоряжения. Пункт 4 комментируемой статьи подчеркивает возможность каждого из патентообладателей самостоятельно использовать любой объект патентных прав по общему патенту, независимо от того, являются ли все или некоторые из патентообладателей одновременно и авторами. Если соглашением между патентообладателями не предусмотрено иное, каждый из них может использовать объект патентных прав по своему усмотрению.

В данной ситуации необходимо обратить внимание на то, что законодатель предоставил каждому патентообладателю свободу использования объекта патентных прав (например, самостоятельное изготовление и продажу продукции), но не свободу самостоятельного распоряжения патентными правами (лицензирование и отчуждение патентных прав).

4.2. Совместное владение исключительным правом. Пунктом 4 комментируемой статьи установлено, что если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Взаимоотношения лиц, которым исключительное право на объект патентных прав принадлежит совместно, определяются соглашением между ними, при этом:

- распоряжение исключительным правом на объект патентных прав осуществляется патентообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное;

- распоряжение правом на получение совместного объекта патентных прав осуществляется авторами совместно;

- каждый из правообладателей может использовать такой объект патентных прав по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между патентообладателями не предусмотрено иное;

- доходы от совместного использования объекта патентных прав распределяются между всеми патентообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 01.01.01 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака", в пункте 10, дал судам следующее разъяснение: "При решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, суду необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого, незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей".

Данное разъяснение Пленума в настоящее время может применяться с учетом норм пункта 4 статьи 1358 и пункта 2 статьи 1348 Кодекса, уже допускающих использование запатентованного объекта каждым из патентообладателей по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное, при этом необходимо учитывать, что согласно пункту 3 статьи 1229 Кодекса распоряжение (отчуждение или предоставление лицензий) исключительным правом в данном случае осуществляется патентообладателями совместно, если иное не предусмотрено Кодексом.

Если патент выдан на имя нескольких патентообладателей, то внесение каких-либо изменений в формулу изобретения допускается лишь при наличии общего согласия всех патентообладателей, независимо от того, кто является автором изобретения. Внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей влечет согласно п. 3 ст. 1398 Кодекса признание выданного патента недействительным полностью или частично, выдачу нового охранного документа с новым номером и объемом правовой охраны, что, безусловно, затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц <171>.

<171> Определение Верховного Суда РФ от 01.01.2001 N КАС09-182.

Рассмотрим на примере из судебной практики ситуацию столкновения патентов с одним приоритетом.

Согласно Определению Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.01.01 г. N 1133/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ по надзорной жалобе, одним из спорных моментов дела явилось наличие у спорящих сторон собственных патентов: истцом было доказано использование его патента на изобретение N 2207575 в продукте ответчика (датчиках фазы для автомобилей "ВАЗ" и "ГАЗ"), ответчик же возражал на иск ссылкой на право вводить в оборот этот продукт, поскольку в нем используется его полезная модель N 19921. Судебный запрет на введение в оборот производимого ответчиком продукта, по его мнению, вел бы к нарушению его собственного исключительного права на использование полезной модели, которое не было оспорено в административном порядке.

Обратим внимание на то, что оба патента имели одну и ту же дату приоритета - 10 апреля 2001 г.

Суд первой инстанции удовлетворил иск ООО "НПП "Лантан-1". Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решения суда первой инстанции без изменения, а жалобы ОАО "Калужский завод "Автоприбор" - без удовлетворения.

Отказывая в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, Коллегия судей ВАС РФ указала, что "...суду не были представлены доказательства обращения ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по патенту N 2207575 и признания патента недействительным вследствие нарушений, допущенных при его выдаче, поскольку нарушает его права на полезную модель, подтвержденные свидетельством N 19921 с той же датой приоритета. Эти доводы могут быть предметом самостоятельных требований ответчика" <172>.

<172> Можно предположить, что подразумевалась возможность применения нормы по первому и второму абзацам п. 7 ст. 19 Патентного закона РФ, регулирующим приведенную ситуацию.

Таким образом, в данном деле, несмотря на одну и ту же дату приоритета обоих патентов, Высший Арбитражный Суд РФ продемонстрировал подход, предложенный : исключительное право не может препятствовать защите другого исключительного права, оно лишь может служить основанием для собственных правовых требований.

Этому казусу в ответ на публикацию статьи <173> уделил внимание проф. <174>. По его мнению, в суде не были выяснены вопросы, какой из патентов является основным, а какой зависимым, и высказано мнение о том, что если патент истца является зависимым хотя бы к одному патенту ответчика, то истец не имел права требовать от ответчика прекращения использования технического решения <175>.

<173> Чье изобретение в датчиках фазы? // Патентный поверенный. 2007. N 6. С. 45.

<174> Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3. С.

<175> Там же. С. 26.

Однако из п. 2 ст. 1362 ГК РФ, на который ссылается уважаемый профессор в своих рассуждениях, вовсе не следует, что на зависимое <176> изобретение отсутствует исключительное право, ведь в данном случае мы имеем ситуацию, когда право есть (так как оно подтверждается патентом), но невозможно осуществить лишь одно из входящих в него правомочий без нарушения чужого права, а именно право на использование запатентованного объекта <177>.

<176> Под зависимостью патентов будем понимать ситуацию, когда при использовании одного изобретения (полезной модели) также используется и другое изобретение (полезная модель), так как институт зависимых изобретений, когда зависимость непосредственно указывалась в формуле зависимого изобретения, давно не действует.

<177> Пиленко . соч. С. 478.

Осуществление права требования и притязания не затрагивает чужого права, а потому не может быть ограничено или заблокировано этим правом. Кроме того, при одной и той же дате приоритета такие объекты даже формально не могут быть зависимыми один от другого.

Полагаем, что введение в судебный спор о прекращении нарушения патентов такого неизвестного в действующем патентном праве условия, как зависимость одних патентов от других, имеющих одну и ту же дату приоритета, недопустимо, так как в таком случае в предмет доказывания попадают обстоятельства, которые не являются существенными для дела, то есть которые де-юре не могут повлиять на его исход.

Исследование таких обстоятельств не приведет ни к чему иному, кроме как к запутыванию патентных споров и к судебным ошибкам.

Как отмечал , институт зависимых патентов имеет чрезвычайно малое практическое значение <178>. В современном законе это значение исчерпывается правом требования к обладателю основного патента о предоставлении лицензии, и не более того.

<178> Пиленко . соч. С. 479.

Если Высший Арбитражный Суд РФ в рассматриваемом информационном письме установил специальный подход для разрешения споров при столкновении прав на полезные модели, который не распространяется на иные патентно-правовые коллизии (то есть исключение из п. 9 информационного письма упоминания об изобретениях и промышленных образцах не является случайным), возникает закономерный вопрос: на чем основывается создание такого специального режима именно для полезных моделей?

Очевидно, что в четвертой части ГК РФ, как и в ранее действующем законодательстве, для полезных моделей установлен аналогичный режим правовой охраны, как и для изобретений и промышленных образцов. Все патентные права возникают на основании государственной регистрации, подтверждаются патентом, признаются на всей территории государства и обладают абсолютной защитой, если иное не следует из закона.

Если Высший Арбитражный Суд РФ, формируя свою позицию, принимал во внимание явочный порядок приобретения прав на полезные модели (отсутствие процедуры экспертизы на соответствие условиям патентоспособности), то есть изначальную повышенную спорность этих прав, а также получившее достаточно широкое распространение злоупотребление правами на полезные модели, то гораздо более корректным способом борьбы с негативными явлениями, связанными с полезными моделями, были бы руководящие разъяснения относительно применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ при разрешении патентно-правовых споров.

Вместо этого фактически при коллизии между двумя (тремя и т. д.) полезными моделями был создан специальный режим охраны полезных моделей, не предусмотренный нормами четвертой части ГК РФ. В рассмотренной ситуации на практике это ведет к девальвации полезной модели в качестве средства, обеспечивающего патентную монополию, к созданию некоего номинального объекта интеллектуальной собственности.

Думается, это будет осознано судебной практикой и подход, содержащийся п. 9 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ, будет скорректирован.

Рассмотрим ситуацию столкновения патентов с разными приоритетами.

Суды ранее, до введения в действие части 4 ГК РФ, уже высказывали свою позицию по применению нормы, которая была сформулирована в третьем абз. п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, содержание которой тождественно содержанию нормы по третьему абз. п. 3 ст. 1358 Кодекса. Весьма показательным является рассмотрение столкновения между владельцами двух патентов на изобретения <179>.

<179> Извлечение из Постановления от 01.01.2001 N 09АП-5806/2008-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А/.

Пример 1. Компания "БАСФ , Арнхем" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО "АПИ-САН" и ООО "Интерфарм" о запрещении использования изобретения по патенту РФ N 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.01.2001 по делу N А/ требования, заявленные истцом, удовлетворены в части запрета ответчикам использования изобретения по патенту РФ N 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2".

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "АПИ-САН" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат "Дюна-2" на основании другого патента N 2 с более поздней датой приоритета, вследствие чего суд не вправе ущемлять исключительное право патентообладателя на использование охраняемого патентом изобретения, закрепленное в ст. 3, 10 Патентного закона РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта. Как видно из материалов дела, ответчики осуществляли продажу инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2", содержащего фипронил, изготовителем которого согласно сведениям, содержащимся на упаковке средства, является ООО "АПИ-САН".

В процессе судебного разбирательства было установлено, что вещество фипронил, входящее в состав лекарственного средства "Дана-2", содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2 вследствие чего суд пришел к выводу об использовании ответчиками запатентованного истцом изобретения и принял решение об удовлетворении исковых требований в части запрета ответчикам использовать изобретение по патенту РФ N 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2", в состав которого входит фипронил.

Оспаривая состоявшийся по делу судебный акт, заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат "Дана-2" на основании патента N 2 обладателем которого является соучредитель и генеральный директор ООО "АПИ-САН".

Данный довод ответчика судебной коллегией исследовался и не может быть принят по следующим основаниям. В соответствии со ст. 10, п. 2, Патентного закона РФ в случае, если при использовании запатентованных изобретений используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретений, другие запатентованные изобретения также признаются использованными. Следовательно, в силу требований, установленных названной выше нормой права, ООО "АПИ-САН" не вправе вводить в гражданский оборот запатентованное изобретение фипронил в составе фипронилсодержащей композиции.

Ссылка ответчика на то, что регистрация Роспатентом изобретения "Состав "Дана" на имя ООО "АПИ-САН" подтверждает то, что данное изобретение является оригинальным и не нарушает ничьих прав, судебной коллегией не принимается, поскольку регистрация изобретения Роспатентом, по существу, свидетельствует о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 4 Патентного закона РФ.

Пример 2. Принцип главенства старшего права при рассмотрении коллизий между патентами на изобретения был подтвержден в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.01.2001 по делу, в котором столкнулись интересы крупнейших производителей майонеза (патенты РФ N 2284127 и 2325821). Из Определения Президиума ВАС РФ однозначно следует, что подобные коллизии между двумя патентами на изобретения должны разрешаться на основании статьи 1362 ГК РФ, предусматривающей возможность принудительного лицензирования, а не на основании пренебрежения старшим правом патентообладателя ввиду наличия собственного патента.

При этом в Определении Президиума ВАС РФ отмечено, что объекты интеллектуальной собственности - изобретение и полезная модель - не являются однородными и обладают различным правовым режимом в соответствии со статьями 1350, 1351 ГК РФ, в связи с чем к коллизии двух патентов на изобретения не применим подход, выработанный Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенный в пункте 9 информационного письма от 01.01.2001 N 122 и касающийся столкновения двух патентов на полезную модель.

Наличие у ответчика собственного патента на изобретение с более поздней датой приоритета не освобождает его от обязанности соблюдать нормы ГК РФ в отношении патента истца с более ранней датой приоритета.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1359

В нормах данной статьи определены ситуации, когда исключительное право патентообладателя не считается нарушенным, несмотря на формальное наличие предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 условий, квалифицируемых как состоявшееся использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

1. Положения, содержащиеся в пункте 1 комментируемой статьи, являются международной нормой, принятой в патентных законах всех стран, и соответствуют содержанию статьи 5.ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Следует обратить внимание на одно из важных условий, определяющих действие как не являющееся нарушением исключительных прав: продукт или изделия должны использоваться исключительно для нужд транспортного средства. В первую очередь таковыми являются оборудование, узлы и механизмы, оснастка, навигационная система, погрузочно-разгрузочные машины и т. п. продукты и изделия, присущие самому судну, без которых судно не может выполнять функции, предписанные судам данного типа.

Соответственно, наоборот, будут признаны нарушением исключительных прав такие действия, как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно также будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов и изделий или использование судна в порту временного нахождения в качестве плавучего госпиталя, на борту которого будут осуществляться хирургические операции с использованием хирургических инструментов, патенты на которые являются действительными на территории данного государства.

Указанные нормы подлежат применению только на условиях взаимности, т. е. когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. Поскольку все страны имеют в своем законодательстве аналогичные нормы, в судебной практике такие споры не наблюдались.