Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 24 )

Некоторые заявители уже пытаются излагать признаки в перечне в достаточно обобщенных понятиях, например "Обложка справочника с изображением инструментов, образующих целостную композицию, символизирующую профессиональное назначение справочника", хотя на обложке изображены конкретно пила, отвес и рубанок (символ плотницких инструментов).

С какой стати под такой словесный перечень должен подпасть справочник, на обложке которого изображены образующие целостную композицию домкрат, гаечный ключ и насос, символизирующие принадлежности автомобилиста?

Конечно, можно говорить об ошибочно составленном перечне, но такие ошибки зачастую будут следствием доведения до абсурда значимости словесного перечня в отрыве от изображения промышленного образца.

При установлении объема прав признаки словесного перечня не могут толковать изображение; наоборот, изображение и его фрагменты толкуются (поясняются) по словесному перечню. Как толковать признак - "звезда" из перечня, когда в действительности изображена "пятиконечная звезда"? Как более широкое логическое понятие или как реальное изображение именно пятиконечной звезды?

Для промышленных образцов, когда речь идет о фрагментах изображения, корректней говорить не о толковании, а о попытке словесного описания того, что изображено. Толкование предусматривает использование понятийного аппарата законов формальной логики, а описание фрагментов изображения не предусматривает и преследует цель "рассказать незрячему об изображении".

Если перечень убрать из патента, ничего с промышленным образцом не произойдет, а вот если из патента убрать изображение промышленного образца, то промышленный образец исчезнет, а перечень останется в качестве его "некролога". В одном из судебных решений канадского суда много лет назад сказано: "наилучшим средством выражения промышленного образца являются не слова, а рисунки".

Промышленный образец как художественно-конструкторское решение представляет собой внешний вид изделия, который (внешний вид) воспринимается зрительно, а не по словесному описанию. Словесно можно описать характерные особенности изделия, но создать его целостный зрительный образ невозможно. Это равнозначно безуспешным попыткам только словами описать и идентифицировать запах духов, не проводя экспертной оценки сравниваемых запахов специалистами с уникальным обонянием.

В завершение отметим, что поднятая проблема не является праздной и такой уж "безвредной". Экспертиза промышленных образцов на новизну и оригинальность осуществляется не по словесным перечням. Экспертиза не сравнивает заявленные перечни с перечнями аналогов, да и как это сделать, когда такие перечни отсутствуют в патентах практически большинства стран, патентные фонды которых подлежат обязательному исследованию при оценке патентоспособности заявленного промышленного образца. Не исключена возможность выдачи патентов с "замаскированным" перечнем совокупности существенных признаков, под словесную характеристику которого (как потом выяснится) формально подпадут известные изделия.

Только комплект изображений может быть источником признаков при корректировании перечня существенных признаков промышленного образца в ходе рассмотрения заявки. Обращаем внимание, что речь идет не о признаках в словесном перечне, а признаках на изображениях, т. е. визуально воспринимаемых, не оговоренных в заявке словесно при ее подаче, но однозначно обозреваемых (видимых) на представленных изображениях.

Чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта <247> не являются обязательными документами заявки на промышленный образец и представляются лишь тогда, когда они необходимы для раскрытия сущности ряда признаков промышленного образца.

<247> Конфекционная карта - это перечень тканей, прикладных материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления модели одежды.

Роль описания промышленного образца при установлении объема прав в Кодексе, равно как и в Патентном законе РФ, не определена. Кодекс не предусматривает использование описания промышленного образца для толкования объема прав так, как это предусмотрено в отношении изобретений и полезных моделей (толкование формулы с использованием описания).

Описание необходимо для того, чтобы быть связующим звеном между изображениями промышленного образца и определением его утилитарной функции. Описание позволяет сравнить заявленный промышленный образец с аналогами из уровня техники, обосновать существенность признаков, включенных в перечень.

3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит перечень документов, которые должны быть представлены в Роспатент для установления даты подачи заявки на промышленный образец (принцип аналогичен с заявками на изобретения и полезные модели).

Как сохранить дату подачи. В соответствии с пунктом 3 комментируемой статьи датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца, если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

Как корректно реализовать условие, в соответствии с которым дата подачи заявки устанавливается по дате поступления последнего документа?

Как правило, на практике проблемы возникают в ситуации, когда заявку иностранного заявителя нужно срочно подать в Роспатент, и нет возможности одновременно с заявлением и комплектом изображений изделия представить описание промышленного образца (далее - описание) и/или перечень его существенных признаков (далее - перечень). Если описание и/или перечень поступят позже других документов, соответственно, и устанавливаемая дата подачи заявки сместится на более поздний срок, и этот срок может превысить те дополнительные два месяца, которые еще могут спасти конвенционный приоритет <248>.

<248> Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Учитывая, что заявки с испрашиванием конвенционного приоритета весьма часто поступают к патентным поверенным в последние дни <249> установленного шестимесячного срока, успеть подготовить и согласовать с заявителем описание и перечень практически невозможно.

<249> Такова стратегия патентования, и очень часто при направлении заявки патентному поверенному заявитель дает указание - подать заявку в Роспатент в последний день истечения срока установления конвенционного приоритета. Это касается всех объектов промышленной собственности.

Тем не менее выход из ситуации имеется. Следует при подаче заявки прикладывать описание и перечень в весьма сокращенном виде. На их составление не уйдет много времени, и не потребуется детальное согласование этих документов с заявителем.

Рассмотрим на условном примере алгоритм действий патентного поверенного в этом случае.

Итак, представим, что заявителем перед патентным поверенным поставлена задача срочно, в день получения документов, подать заявку на промышленный образец, представляющий собой зубную щетку оригинальной формы.

Заявитель прислал на своем языке только сведения для заполнения заявления о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих детальное представление о внешнем виде изделия, а также указал данные, необходимые для испрашивания конвенционного приоритета.

Выход из данной ситуации заключается в следующем:

Для сохранения даты подачи заявки по дате ее поступления необходимо приложить к заявлению и комплекту изображений промышленного образца два документа:

1) описание промышленного образца примерно следующего содержания:

"Промышленный образец представляет собой зубную щетку оригинальной конструкции в виде ручки с головкой, несущей выступающие упругие элементы:

на фиг. 1 изображена зубная щетка - общий вид;

на фиг. 2 изображена та же щетка - вид сверху;

на фиг. 3 изображена та же щетка - вид снизу";

2) перечень существенных признаков промышленного образца примерно следующего содержания:

"Зубная щетка, характеризующаяся тем, что представляет собой ручку с головкой, несущей выступающие упругие элементы".

При таких действиях формально будет выполнено требование п. 3 комментируемой статьи, т. к. при поступлении заявки в ней будут присутствовать все поименованные в статье документы, необходимые для установления даты подачи непосредственно по дате поступления заявки.

После установления даты заявки ничто не препятствует представить позже, но в установленные сроки представления, дополнительные материалы, уточненные и согласованные с заявителем.

Точно таким же образом можно поступать и при подаче любых других заявок, а не только конвенционных.

Гражданский кодекс РФ не содержит каких-либо ограничений в последующем дополнении заявки иным словесным описанием заявленного промышленного образца. Главное - не менять внешний вид этого промышленного образца.

Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1378

1. Изменения в виде исправлений и уточнений могут вноситься как по инициативе заявителя, так и в соответствии с замечаниями или рекомендациями экспертов Роспатента. Общим условием принятия изменений является неизменность представляемой в них сущности заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Проверка отсутствия таких изменений связана с анализом признаков, характеризующих испрашиваемый объем прав на соответствующий объект.

Оценка изменения сущности. Для заявленных изобретений и полезных моделей дополнительные материалы считаются изменяющими их сущность, если они содержат уточненную формулу, в которую включены признаки, которые отсутствовали на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления (описание и/и или формула). Если дополнительные материалы содержат иные новые признаки, поясняющие сущность, но не включаемые в формулу изобретения или полезной модели, они не считаются изменяющими сущность и будут учитываться при проведении экспертизы в качестве пояснений.

В отношении промышленного образца его сущность считается измененной в дополнительных материалах, если они предусматривают включение в перечень существенных признаков промышленного образца таких признаков, которые отсутствуют на дату подачи заявки на изображениях изделия.

В ранее действовавшей ст. 20 Патентного закона РФ отправной точкой при оценке дополнительных материалов на предмет изменения сущности всех объектов патентных прав служила дата подачи заявки, а не дата приоритета.

Пункт 1 ст. 1378 Кодекса в отношении изобретений и полезных моделей предписывает проводить оценку изменений на дату приоритета, а в отношении промышленных образцов - на дату подачи заявки. Чем обусловлено такое новшество - понять невозможно. Скорее всего, законодателем допущена ошибка, и чем быстрее ее исправят, тем лучше.

Согласно п. 1 ст. 20 Патентного закона РФ в отношении изобретений и полезных моделей отсутствие признаков определялось только по описанию, представленному при подаче заявки, и по формуле, если заявка на дату подачи содержала формулу. Данное ограничение на практике исключало возможность использовать чертежи для уточнения признаков. Пункт 1 ст. 1378 Кодекса уже не содержит такого ограничения, и раскрытие признаков определяется в отношении документов, послуживших основанием для установления приоритета, что позволяет использовать не только признаки из описания, но и признаки из чертежей, если они (признаки) однозначно на чертежах идентифицируются.

2. Изменение наименования заявителя. Пунктом 2 комментируемой статьи регулируется ситуация с изменениями заявителя. Если в соответствии с п. 2 ст. 20 Патентного закона РФ такие изменения рассматривались только при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя, теперь согласно п. 2 законодатель не ограничил перечень изменений сведений о заявителе, которые могут быть внесены в документы заявки до регистрации объекта патентных прав, оставив перечень открытым, о чем свидетельствует использованный в статье оборот - "...в том числе...".

Исправления очевидных и технических ошибок также могут быть внесены в этот же период в документы заявки. Однако тем самым ограничены возможности внесения исправлений очевидных и технических ошибок в документы заявки в отношении любых сведений до регистрации объекта патентных прав в государственном реестре. После внесения сведений в государственный реестр также возможно исправление очевидных и технических ошибок, но уже в выданном патенте (п. 4 ст. 1393 Кодекса).

3. Заявитель освобожден от уплаты пошлины за внесение им по собственной инициативе изменений в документы заявки в течение двух месяцев с даты подачи заявки. Заявитель может в любое время по собственной инициативе представить изменения в документы заявки и позже двух месяцев с даты подачи, но каждый раз представление таких документов должно сопровождаться уплатой пошлины.

Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в Роспатент в течение двенадцати месяцев со дня подачи заявки, при этом должны быть учтены все, последовательно представленные в течение двенадцати месяцев изменения. Изменения, касающиеся описания и чертежей, целесообразно представлять в виде полнотекстового нового описания или полностью заменяющих листов.

Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель

Комментарий к статье 1379

Причины и ограничения. Заявитель может получить патент на полезную модель по заявке, первоначально поданной на изобретение, без оформления новой заявки. Как правило, такая необходимость возникает в случае, когда при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение не отвечает требованию изобретательского уровня и заявитель извещается об этом в соответствующем запросе. Описанное преобразование не допускается, если к заявке при ее подаче приложено заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное п. 1 ст. 1366 Кодекса.

Заявитель может также преобразовать поданную заявку на полезную модель в заявку на изобретение до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения. Условия и возможные сроки подачи возражения регламентированы п. 3 ст. 1387 Кодекса.

Ограничение по срокам преобразования заявок исключает возможность изменения статуса заявки после завершения ее экспертизы с вынесением решения. Отсутствие сроков, отведенных на преобразование заявок, или оттягивание сроков до судебного оспаривания решения Роспатента создавало бы неопределенность в отношении правового статуса поданных заявок, что не отвечает интересам третьих лиц, заинтересованных в получении достоверной информации об объеме исключительных прав, который может быть предоставлен по поданной заявке.

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1380

Срок отзыва. Данной нормой установлен предельный срок для отзыва заявки на любой объект патентных прав. Если заявление об отзыве заявки, по которой вынесено решение о выдаче патента, поступило <250> в Роспатент в период, когда по техническим причинам уже невозможно предотвратить регистрацию в государственном реестре, и заявителем, получившим решение, уже была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента, Роспатент тем не менее аннулирует такую регистрацию позже и соответствующая информация об отзыве такой заявки будет опубликована в официальном бюллетене.

<250> Заявитель после получения решения о выдаче патента передумал его получать и решил отозвать заявку.

2. Приоритет изобретения, полезной модели

и промышленного образца

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1381

1. Комментируемая статья регламентирует условия установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, по отношению к которой ограничивается круг источников информации из уровня техники, противопоставляемых заявленному объекту при проверке соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности или при рассмотрении возражения против выдачи патента.

По дате подачи. Пункт 1 относится к основному случаю установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, когда дата приоритета является датой подачи заявки. Приоритет будет установлен в любом случае, но в данной ситуации он совпадает с датой подачи.

2. По дате поступления дополнительных материалов. Пункт 2 содержит условия установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов к более ранней заявке, которые не были приняты в связи с признанием их изменяющими сущность ранее заявленного решения.

В данном случае установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов предполагает обязательную подачу новой заявки.

Для установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов является обязательным наличие уведомления заявителя Роспатентом о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов по предшествующей заявке ввиду признания их изменяющими сущность заявленного в ней решения. Отсутствие такого уведомления со стороны Роспатента не позволяет установить приоритет по дате поступления дополнительных материалов по предшествующей заявке, даже если они фактически изменяют сущность заявленного в ней решения. Последнее условие направлено на пресечение попыток испрашивать более ранний приоритет по указанному основанию по любым дополнительным материалам, направляемым в Роспатент по рассматриваемым заявкам. Таким образом, инициирование данной ситуации возможно только со стороны Роспатента, а заявитель имеет право только на ответное действие - оформление новой заявки с испрашиванием такого приоритета.

3. Внутренний приоритет. Положения пункта 3 регулируют установление так называемого внутреннего приоритета и применяются в отношении заявок, поданных в одно и то же патентное ведомство (в данном случае - в Роспатент).

Внутренний приоритет не может быть установлен на основании отозванной или признанной отозванной заявки. Это означает, что в момент подачи новой заявки первая, более ранняя заявка должна еще находиться в производстве, т. е. иметь статус заявки, по которой ведется экспертиза. Независимо от судьбы новой заявки, первая заявка будет в любом случае признана отозванной, и по ней невозможно восстановить делопроизводство. Подача новой заявки не накладывает на экспертизу каких-либо иных обязанностей, кроме установления приоритета. Оценка патентоспособности будет проводиться на общих основаниях.

Гражданский кодекс РФ не устанавливает в явном виде ограничения, из которого следовало бы, что заявка, по которой испрашивается внутренний приоритет, и более ранняя заявка, на основании которой этот приоритет устанавливается, должны быть заявками на один и тот же объект промышленной собственности (т. е. обе заявки должны быть заявками либо на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец).

Положения данного пункта распространяются на случаи испрашивания приоритета по заявке на изобретение на основании более ранней заявки на полезную модель, и наоборот, так как условия установления даты подачи (по которой устанавливается приоритет) для таких заявок одинаковы.

Что же касается заявок на изобретение или полезную модель, с одной стороны, и заявки на промышленный образец, с другой стороны, то такой "симметрии" условий установления даты подачи нет. Поэтому заявитель при попытке испрашивания внутреннего приоритета, например по заявке на промышленный образец на основании более ранней заявки на полезную модель, может столкнуться с трудностью, обусловленной тем, что дата подачи этой более ранней заявки была установлена без учета требования наличия перечня существенных признаков, обязательного для установления даты подачи заявки на промышленный образец. Кроме того, законодатель относит к одной и той же категории заявки на изобретение и полезную модель с точки зрения включения их в уровень техники и предусматривает возможность их взаимного преобразования, но не включает в эту категорию заявки на промышленный образец.

Это дает основание считать, что из Кодекса не вытекает возможность применения положений о внутреннем приоритете в отношении пар "заявка на изобретение (полезную модель) - заявка на промышленный образец" и "заявка на промышленный образец - заявка на изобретение (полезную модель)".

Дополнительно нужно заметить, что при испрашивании внутреннего приоритета новая заявка может относиться не обязательно к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), что и более ранняя заявка. Иными словами, новая заявка, например на изобретение, может содержать объект, раскрытый в описании первой заявки и даже не заявленный в ее формуле.

При испрашивании внутреннего приоритета срок подачи новой заявки, отсчитываемый от даты подачи более ранней заявки, зависит от того, к какому объекту относилась эта более ранняя заявка. Более ранняя заявка на выдачу патента на полезную модель в этом отношении предоставляет меньшие возможности, чем заявка на выдачу патента на изобретение.

Кодекс не ограничивает заявителя в сроках испрашивания внутреннего приоритета по отношению к дате подачи заявки. Поэтому, если такой приоритет не испрошен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.

Внутренний приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет. Такая формулировка может относиться к любой предшествующей заявке, по которой испрашивался приоритет более ранний, чем дата ее подачи в Роспатент, т. е. приоритет любого вида, кроме устанавливаемого в соответствии с пунктом 1 комментируемой статьи Кодекса.

Однако наиболее существенным действие данного ограничения оказывается в отношении более ранних заявок, по которым уже испрашивался внутренний приоритет. Если бы такого ограничения не было, то, прибегая к испрашиванию внутреннего приоритета несколько раз подряд, заявитель мог бы "управлять" началом срока действия патента, а в случае более ранней заявки на изобретение - неоднократно переносить на более поздний срок публикацию сведений о заявке на изобретение, так как заявка, на основании которой испрашивается внутренний приоритет, признается отозванной.

Что же касается допускаемого данным пунктом однократного испрашивания внутреннего приоритета, то оно создает для заявителя законную возможность отсрочить начало действия патента и ознакомление публики с изобретением без потери приоритета. Интересны также возможность вообще скрыть от публики то изобретение, к которому относилась более ранняя заявка, если внутренний приоритет испрашивается для другого раскрытого в более ранней заявке изобретения; возможность скрыть содержавшиеся в более ранней заявке недостоверные сведения или сведения, могущие составить предмет ноу-хау, и т. п.

4.1. По выделенной заявке. Пункт 4 комментируемой статьи регулирует условия установления приоритета по выделенной заявке. Они во многом аналогичны условиям установления внутреннего приоритета.

Первоначальная и выделенная заявки не обязательно должны относиться к одному и тому же объекту промышленной собственности, включая вывод о том, что не являются допустимыми пары "заявка на изобретение (полезную модель) - заявка на промышленный образец" и "заявка на промышленный образец - заявка на изобретение (полезную модель)".

Выделенная заявка не обязательно должна относиться к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), которые заявляются в первоначальной заявке.

Первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не должна быть отозвана или признана отозванной.

Если первоначальная заявка отозвана или считается отозванной и не истек срок для подачи возражения против признания данной заявки отозванной, выделенная заявка может быть подана после восстановления прав на ранее признанную отозванной первоначальную заявку. Выделенная заявка может быть подана тем же заявителем, указанным в первоначальной заявке, что не исключает возможности подачи выделенной заявки другим лицом при условии подачи заявителем заявления о передаче права на первоначальную заявку другому лицу. Подача указанного заявления должна быть осуществлена ранее даты подачи выделенной заявки или в один с ней день, при этом рассмотрение выделенной заявки по существу будет осуществлено после регистрации передачи права на первоначальную заявку.

4.2. Выделение по евразийской заявке. Обратим внимание на разъяснение ЕАПВ, данное в отношении процедуры подачи выделенной евразийской заявки (четвертый абз. п. 1 "Право и условия подачи выделенной заявки"): "Выделенная заявка может быть подана только заявителем, указанным в первоначальной заявке. В иных случаях подача выделенной заявки другим лицом возможна только после регистрации в ЕАПВ передачи права на первоначальную заявку".

Изложенное воспринимается как обязанность заявителя передать права на все объекты, изложенные в первоначальной заявке. Как представляется, приведенное условие передачи права на первоначальную заявку при подаче выделенной заявки не всегда отражает реальные ситуации и ведет к неоправданному ущемлению интересов как заявителя, так и лиц, вступивших с ним в контакт о приобретении прав на определенные объекты, заявленные в одной заявке на группу изобретений, когда группу изобретений необходимо разделить.

Например, если в заявке заявлено три объекта, при этом третий объект выделяется в качестве выделенной заявки и заявитель уже на этом этапе готов передать права на этот третий объект иному лицу, то в связи с этим он должен передать права и на первоначальную заявку в полном объеме, т. е. остаться ни с чем. Зачем ограничивать заявителя распоряжаться тем, что ему принадлежит?

В рассмотренной ситуации два объекта по первой заявке остаются за заявителем, а в отношении третьего выделенного объекта должна быть предусмотрена возможность его перехода к любому третьему лицу, с которым заявитель оформил соответствующие отношения.

В данной ситуации заявитель остается таковым в отношении части прав по его же заявке, а другая часть прав на объекты в выделенной заявке переходит к третьему лицу, которое может рассматриваться как правопреемник только в части переданных прав.

Отсутствуют ограничения на срок испрашивания приоритета по уже поданной заявке как по выделенной, если на дату ее подачи были соблюдены условия установления такого приоритета. Поэтому, если такой приоритет не был испрошен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.

4.3. Выделение заявки и внутренний приоритет - различия. Основные отличия от положений, относящихся к внутреннему приоритету, заключаются в следующем:

- различны условия установления внутреннего приоритета и приоритета по выделенной заявке: возможность установления приоритета по выделенной заявке ограничена не конкретным сроком с даты подачи более ранней заявки, а условиями отсутствия регистрации изобретения по первоначальной заявке или исчерпания возможности подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента;

- условия установления приоритета по выделенной заявке для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одинаковы;

- первоначальная заявка в случае установления на ее основании приоритета по выделенной заявке не признается отозванной;

- приоритет по выделенной заявке может испрашиваться и в том случае, когда по первоначальной заявке имеется право на более ранний приоритет; в этом случае приоритет по выделенной заявке устанавливается не по дате подачи первоначальной заявки, а по дате ее приоритета.

Имеется еще одно отличие. Оно относится не к возможности установления приоритета, а к его последствиям. В случае выдачи патента по заявке с испрашиванием внутреннего приоритета установленный Кодексом срок его действия отсчитывается по общему принципу, т. е. с даты подачи этой (второй) заявки, а в случае выдачи патента по выделенной заявке в целях исчисления срока действия патента датой подачи считается дата подачи первоначальной заявки в Роспатент.

Таким образом, общий срок действия патента по выделенной заявке не может превышать 20 лет, исчисляемых от даты подачи первой заявки, из которой была выделена другая. При этом, если первоначальная заявка является конвенционной, то с учетом положений статьи 4.G Парижской конвенции датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент при наличии соответствующей просьбы заявителя.

Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть подана на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытое в первоначальной заявке, т. е. не обязательно на те, для которых в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная Кодексом (пункт 5 статьи 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Эта ситуация связана с нарушением требования единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, заявитель может подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке при соблюдении условий пункта 4 комментируемой статьи.

5. Несколько приоритетов. В пункте 5 предусмотрены правила, когда более ранний приоритет по заявке может быть установлен на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий. Данное положение относится ко всем видам более раннего приоритета и распространяется в том числе на случаи комбинирования приведенных в названных пунктах условий для установления приоритета на основании нескольких более ранних заявок или дополнительных материалов к ним.

Допускается, в частности, установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям, образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы. Нельзя исключить и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения по одному и тому же пункту формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых это изобретение раскрыто.

Последняя ситуация возможна, в частности, когда заявитель в одном пункте формулы формирует через альтернативные сочетания несколько вариантов изобретения. При этом для одного варианта испрашивается один приоритет, а для другого - другой. Как правило, это достаточно запутанные ситуации и экспертиза старается воспрепятствовать сохранению таких формул с множественными приоритетами и сочетаниями различных вариантов в одном пункте, т. к. по таким формулам не ясен или намеренно запутан объем прав и весьма сложно провести поиск в уровне техники.

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

Комментарий к статье 1382

Многие правила установления конвенционного приоритета совпадают с правилами установления приоритета по выделенным заявкам, приведенным в комментарии ст. 1381 Кодекса.

Под конвенционным приоритетом понимается приоритет, устанавливаемый на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 01.01.01 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г.

1. Правовая база. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции и может испрашиваться заявителем этой первой заявки или его правопреемником.

На сегодня практически все страны, законодательство которых предусматривает патентную форму охраны результатов интеллектуальной деятельности, являются участниками Парижской конвенции.

В соответствии со статьей 4.F Парижской конвенции возможно испрашивание по одной и той же заявке нескольких конвенционных приоритетов на основании нескольких первых заявок, в том числе поданных в разных странах - участницах указанной Конвенции. В этом случае указанные требования и условия должны быть выполнены по отношению к каждой из первых заявок.

Изложенные положения согласно статье 4.A (2) Парижской конвенции распространяются не только на случаи, когда первая заявка подана в соответствии с национальным законодательством страны-участницы, но и на случаи, когда такая заявка подана в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами - участницами Парижской конвенции, в частности, в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) и Евразийской патентной конвенцией.

Конвенционный приоритет по заявке на изобретение может быть испрошен и установлен на основании первой заявки на полезную модель, и наоборот (статья 4.E (2) Парижской конвенции).

В соответствии со статьей 4.C (1) Парижской конвенции условия установления конвенционного приоритета неодинаковы для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для заявки на выдачу патента на промышленный образец, в отличие от заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, срок подачи заявки в Роспатент, отсчитываемый от даты подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, при испрашивании конвенционного приоритета не должен превышать шести (а не двенадцати) месяцев.

2. Независимость конвенционного приоритета от судьбы первой заявки. Возможность установления конвенционного приоритета по заявке, поданной с соблюдением названных условий, как следует из статьи 4.A (3) Парижской конвенции, не зависит от судьбы первой заявки в стране ее подачи.

Это означает, что отказ в выдаче патента по первой заявке или выдача патента с измененной формулой изобретения не могут повлиять на установление конвенционного приоритета. Данное условие позволяет подать заявку в национальное ведомство на изобретение, не охраняемое по патентному закону страны, но охраняемое по патентным законам других стран или международных конвенций, и на основании подачи первой заявки можно истребовать установление конвенционного приоритета в других странах.