Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 5 )

<49> Линник право: особенности защиты компьютерных технологий // http://www. . Персональные страницы. 23 апреля 2005 г.

Широким по объему прав может быть патент на носитель записи сигнала, охарактеризованный параметрами (свойствами) сигнала, которые носитель должен с помощью соответствующих систем формировать. Носитель записи как отдельный признак будет во многих случаях известным, но в совокупности с другими существенными признаками (характеристиками) сигнала такой объект - носитель записи становится патентоспособным продуктом, осязаемым в статическом состоянии. Его можно арестовать, проверить на выполняемые функции, хранить на складе и т. п.

Введение в формулу изобретения понятия "носитель записи" должно преследовать только одну цель - создать осязаемость такого продукта еще до проявления функций записанного на носителе сигнала. Такая формула изобретения позволяет применять все действующие нормы патентного права по установлению факта использования запатентованного изобретения - продукт.

Например, рассмотрим патент США N 5 который часто упоминается в различных публикациях как якобы подтверждающий факт выдачи патента на сигнал как таковой. Такой вывод представляется ошибочным, и дословное прочтение его формулы свидетельствует о том, что патент выдан не на сигнал как таковой.

Объектом по независимому пункту 25 формулы изобретения по пат. N 5696505 является "Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи", изложенный в патентной формуле следующим образом:

"Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи и представляющий серии информационных слов для последовательного считывания, демодуляции и декодирования с целью воспроизведения представляемых серий информационных слов, причем указанный кодированный сигнал содержит последовательность из q-последовательных информационных частей сигнала, которые представляют q-информационных слов, где q является целым числом, при этом в указанном сигнале каждая из информационных частей сигнала представляет одно из информационных слов и содержит n-битовых ячеек, при этом каждая битовая ячейка имеет первый и второй сигнальный приоритет и каждая информационная часть сигнала принадлежит одной из множества заданных групп информационных частей сигнала, при этом каждая информационная часть сигнала, принадлежащая первой из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово вне зависимости от групп информационных частей сигнала, смежных с указанной каждой формационной частью сигнала, принадлежащей указанной первой группе, и каждая информационная часть сигнала, принадлежащая второй из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово в зависимости от значения по меньшей мере одной битовой ячейки в информационной части сигнала, смежной с указанной каждой информационной частью сигнала, принадлежащей указанной второй группе".

Принимая данную патентную формулу как формулу, якобы защищающую непосредственно сигнал, многие упускают из вида наличие в формуле изобретения такого признака, как "носитель записи", и указание в формуле на то, что "сигнал модулирован и записан на носителе записи", хотя очевидно, что сигнал проявит свою функцию только в динамике во время работы соответствующего оборудования.

Что касается вопроса о том, как назвать объект - "Носитель с модулированным и записанным сигналом" или "Сигнал, модулированный и записанный на носителе", - на мой взгляд, это дело вкуса, а точнее, экспертных традиций того или иного патентного ведомства. Объем прав от этого не изменится, а главное, в обоих случаях появляется статически определимый вещный объект-носитель, выполняющий во время работы совместно с соответствующей аппаратурой заданную функцию - формирование ранее модулированного и записанного на носитель сигнала.

1.4. Расширение ассортимента как задача изобретения. Проблема возникает тогда, когда в качестве технического результата рассматривается расширение арсенала (ассортимента) технических средств определенного назначения. Такая ситуация имеет место при рассмотрении различных пищевых продуктов и напитков, биологически активных добавок, текстильных изделий, лечебных веществ и других объектов.

В контексте рассматриваемого вопроса являются адекватными понятия "арсенал технических средств определенного назначения" и "ассортимент технических средств определенного назначения".

Расширение ассортимента технических средств не должно рассматриваться как технический результат без анализа проявления продуктами действительно одного и того же конкретного технического результата.

Правила экспертизы устанавливают, что если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения и специального его указания не требуется. Из данного условия совершенно однозначно следует вывод о том, что технический результат совпадает в данном случае только с назначением изобретения, но сам не превращается в "расширение ассортимента". Расширение ассортимента представляет собой задачу изобретения, а не техническую характеристику конкретного продукта (изделия).

1.5. В Европейской патентной конвенции (ЕПК) относительно определения патентоспособности изобретения указано: "Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и основаны на изобретательской деятельности".

Наличие непосредственно в ЕПК в определении понятия "изобретение" условия "изобретательская деятельность" говорит о том, что изобретение в виде любого объекта (устройство, способ, штамм и т. д.) должно быть результатом деятельности человека, так как изобретательская деятельность присуща человеку.

Например, если кто-то нашел в природе новый вулканический продукт, то на него патент получить нельзя, ибо в его создании не принимал участие человеческий разум. Можно получить патент на строительный материал, выполненный из найденного природного продукта и т. п., но не на результат природной деятельности как таковой.

Условие патентоспособности "техническое решение" по российскому патентному праву эквивалентно по смыслу <50> европейскому условию "изобретательская деятельность". Условие патентоспособности "изобретательская деятельность" в ЕПК - это интегрированное условие, включающее две составляющие:

<50> Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. N 1.

- объект патентования должен быть результатом человеческой деятельности;

- такой результат не должен вытекать для специалиста очевидным образом из уровня техники (неочевидность).

1.6. Второй категорией охраняемых объектов является способ, имеющий технический характер и определяемый как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ как объект изобретения с философских позиций также материален как механическое устройство или химическое вещество. Если все признаки объекта являются статически определимыми, то признаки способа, в его классическом понимании, статически не определимы. Единственное коренное отличие способа от продукта (вещного объекта) - фактор времени, в течение которого осуществляются (функционируют) признаки способа. Способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении. Признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью существования независимо от временного фактора.

Например, стальная спортивная гиря представляет собой наглядный образец материального вещного объекта, а способ отливки этой гири - материальный процесс, увязывающий состав стального сплава с режимами отливки гири по форме до ее охлаждения.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ техническим средством в широком смысле этого понятия.

Исчерпывающий перечень объектов - продукт и способ, соответствует такому же исчерпывающему перечню объектов патентования, предусмотренному пунктом 1 статьи 27 Соглашения TRIPS.

1.7. "Применение" как форма изложения патентной формулы, а не самостоятельный объект изобретения. После принятия в 2009 г. Административных регламентов Роспатента вопрос о правомерности существования формул "применение" вновь стал актуальным. Напомним историю дискуссии по данному вопросу. В октябре 2007 г. в Роспатенте прошла 11-я Научно-практическая конференция <51>, на которой обсуждался вопрос о внесенной в проект Административного регламента <52> новелле относительно толкования объема прав, предоставляемого патентом, формула изобретения которого построена по структуре "применение" <53>.

<51> Научно-практическая конференция "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Роспатент, Москва,октября 2007 г.

<52> Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения (размещен на сайте Роспатента).

<53> Джермакян охраняет формула на применение продукта? // Патентный поверенный. 2005. N 6.

Новелла относительно толкования объема прав по формуле "применение продукта А по назначению Б" как объема прав, вытекающего из патента на способ, предлагалась с обоснованием необходимости приведения российского регламента в соответствие с международной практикой, в том числе практикой патентных ведомств ЕПВ и США.

Приведем пункты из проекта Административного регламента, против содержания которых выступил автор потому, что их содержание не соответствует международной практике, а при сохранении во введенном в действие Административном регламенте будет способствовать легализации поступления в Россию контрафактной продукции, в первую очередь лекарственных средств.

Пункт 8.3.3.2 "Объект изобретения - способ" проекта Административного регламента содержал следующие новеллы: "Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению".

Такого содержания нет в п. 2.1.2 действовавших до 1 января 2008 г. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Названные Правила в данном пункте содержат только определение объекта - "способ", дословно повторяющее формулировку определения этого объекта из п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, точно в таком же виде перекочевавшего в п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ.

Далее предлагаемая в проекте Административного регламента новелла нашла отражение в особенностях формулы изобретения, относящегося к способу (п. 8.3.7.5 "Особенности формулы изобретения, относящегося к способу"):

"При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т. п.). Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, используется, как правило, формула следующей структуры: "Применение (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)".

Оба пункта проекта Административного регламента относятся непосредственно к такому объекту изобретения, как способ, и по существу, в обоих пунктах дано толкование того, что применение продукта А по назначению Б, изложенное в формуле изобретения, есть не что иное, как способ.

Нет правовых оснований для такого толкования объема прав и сферы распространения действия патента на изобретение, выданного с формулой на "применение продукта А по назначению Б". С введением в действие части четвертой ГК РФ в патентном праве ничего не изменилось в отношении перечня технических решений, относящихся к патентоспособным изобретениям. Как и ранее, данный перечень включает всего два объекта: продукт и способ.

Предлагаемая новелла переворачивает не только весь предыдущий опыт России, но и не соответствует международной практике, что далее будет доказано.

Если толкование формулы типа "применение продукта А по назначению Б" только как объекта "способ" войдет в силу, то, соответственно, и нарушение прав патентообладателя при судебных спорах будет усматриваться только при осуществлении способа как технологического процесса во времени. Предложенное в проекте Административного регламента толкование приведет к тому, что такие действия в отношении продукта, как его изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и т. п., не будут рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя, имеющего патент, в формуле изобретения которого сформулировано "применение продукта А по назначению Б". И это самое опасное последствие принятия критикуемого новшества.

Известно, что для установления факта использования запатентованного изобретения (противоправного или добропорядочного - не имеет значения) нужно установить, какие же признаки из независимого пункта формулы изобретения использованы. Для подтверждения факта использования продукта или способа по российскому патентному праву необходимо доказать наличие в этих материализованных объектах каждого признака (или эквивалентного) из формулы изобретения.

Для установления факта использования изобретения осуществляется сопоставление "правовых" признаков из формулы изобретения с "материализованными" признаками изготовленного или функционирующего объекта техники или технологии.

Родовое понятие, составляющее назначение способа, является одним из тех признаков, входящих в формулу изобретения, которые должны обязательно осуществляться для подтверждения факта использования способа. Например, если патент выдан на способ как процесс лечения какого-либо заболевания, его использование может быть подтверждено только во время лечения. На момент установления факта использования способа способ должен осуществляться. Даже временное приостановление реализации способа после установления факта его использования не спасет от констатации уже состоявшегося и зафиксированного правонарушения.

К сожалению, некоторые специалисты "спотыкаются" на определении признаков, характеризующих способ, и не относят родовое понятие, определяющее назначение, к признакам запатентованного способа или некорректно толкуют назначение, определяющее объект. Назначение является признаком способа, и при установлении факта использования запатентованного способа нужно установить в первую очередь факт его осуществления, т. е. увидеть способ в действии и констатировать факт реализации им предписанного в родовом понятии назначения. Если факт реализации назначения не установлен, то нельзя будет утверждать о состоявшемся правонарушении. В этом, между прочим, и кроется основная проблема контроля за правонарушениями в отношении запатентованных способов. Сложно "поймать за руку" нарушителя способа, если патентообладателя такого способа близко к чужому производству не подпускают, а говорить о доступе в операционную, в которой хирург проводит операцию (реализует способ лечения), и говорить не приходится.

А как зафиксировать способ лечения, предусматривающий определенный по времени и циклам прием специальных лекарств? Кто будет нарушителем патента - пациент или медсестра, выдающая по графику лекарства? Кому нужен патент, нарушение которого невозможно предотвратить? Только любителям вывешивать патенты на стенах в офисах.

Способ как объект изобретения - это всегда процесс во времени, а если все признаки объекта являются статически определимыми, то эти статические признаки не характеризуют способ в его классическом понимании - способ как процесс.

По-иному рассматривается нарушение евразийского патента на способ <54>. В соответствии с правилом 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, устанавливающим условия нарушения евразийского патента, нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со ст.Конвенции признается несанкционированное применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению:

<54> Нарушение российского и евразийского патента на способ // Патентный поверенный. 2008. N 6.

"Нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со статьейКонвенции признается несанкционированное:

- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом;

- применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению;

- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом".

Если в инструкции по применению лекарственного средства, прилагаемой к упаковке лекарственного средства, описан запатентованный способ лечения с помощью данного средства, такое действие уже может рассматриваться как предложение к применению способа со всеми вытекающими для правонарушителя последствиями. Подчеркнем, что такой вид правонарушения может быть установлен только в отношении евразийского патента. В подобной ситуации в отношении российского патента установить правонарушение на способ весьма проблематично и придется доказывать, что действия лиц, поставляющих лекарства, представляют собой одну из форм недобросовестной конкуренции или имеет место "косвенное" нарушение патента на способ, что, при отсутствии прямой нормы, не так легко сделать.

Согласно п. 1 ст. 4 ранее действовавшего Патентного закона РФ и п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Далее в п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ (аналогичная норма предусмотрена в п. 3 ст. 1358 части четвертой ГК РФ) было установлено, что "изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа".

Опять имеем указание только на продукт или способ, из чего совершенно однозначно следует, что материальным объектом, в отношении которого устанавливается правонарушение, может являться или продукт, или способ, введенные в гражданский оборот. Третьего не дано.

К какому из двух объектов (продукт или способ) следует относить возможное нарушение патента, формула изобретения которого представлена по структуре "применение продукта А по назначению Б"? Попробуем разобраться.

Некоторые специалисты видят решение проблемы в том, что надо бы ввести в российское законодательство отдельный объект - применение, как это было в действовавшем в СССР Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 01.01.01 г. N 584, или в недолго просуществовавшем Законе "Об изобретениях в СССР", и тогда все решится само по себе.

Нет оснований для одобрения данной концепции, так как она не дает ответов на поставленные вопросы при установлении использования запатентованного изобретения.

Применение как самостоятельный объект изобретения было намеренно не включено в Патентный закон РФ в редакции 2003 г. (о части четвертой ГК РФ и говорить нечего), и сделано это было как раз для приведения Патентного закона РФ, принятого в 1992 г., в соответствие с международной практикой.

В Европейской патентной конвенции, Евразийской патентной конвенции, Договоре PCT и Соглашении ТРИПС нет самостоятельного объекта изобретения "применение". Попало "применение" именно как самостоятельный объект изобретения наряду с объектами изобретения (устройство, вещество и способ) в Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (п. 1.1), да и то, скорее, только по инерции, повторяя практику ранее принятого в 1992 г. Патентного закона РФ. Но и евразийские правила не приравнивают формулу типа "применение вещества А по назначению Б" по объему прав к способу.

Принадлежность объекта к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность дублирования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество) этому не препятствует. Главное - не забывать того, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект. Название изобретения может не соответствовать дословно родовому понятию, но правовую нагрузку при установлении объема правовой охраны несет только родовое понятие, определяющее назначение изобретения.

Проанализируем условный пример формулы "применение продукта": "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей".

В данной формуле не представлен процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, так как нет ни одного приема или операции над материальным объектом. Иными словами, нет способа как объекта изобретения. Формула содержит только предписание в отношении определенного раствора использовать его по определенному назначению. Непосредственно в формуле никаких действий и процессов нет.

Формула содержит только два признака:

- определенное назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);

- состав раствора А (0,3 - 0,5-процентный водный раствор А).

Два указанных признака в формуле не характеризуют способ как объект изобретения, и такая формула изобретения охраняет продукт и определяет объем прав в отношении продукта. При составлении формулы изобретения, относящегося к способу, применяется следующее хорошо известное правило: "При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т. п.)". Ни одного глагола в представленном выше условном примере формула не содержит, что только подтверждает вывод о том, что данная формула не характеризует способ как объект изобретения.

Однако на этом нельзя поставить точку.

Если формула "применение продукта А по назначению Б" наряду со статически определимыми признаками (признаки вещества, композиции, конструктивные признаки устройства и т. п.) содержит такие признаки способа, как приемы, операции, вывод в отношении объекта будет противоположным.

Рассмотрим второй условный пример, несколько модифицировав первый: "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение дней". Запрета на возможность изложения формулы "применение продукта" в таком виде нормативные документы не содержат. Имеется множество патентов, в которых формула "применение продукта" кроме признаков, характеризующих состав вещества, включает признаки, характеризующие временные условия и дозировки его использования.

К признакам способа из второго примера формулы "применение продукта" относятся:

- назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);

- состав раствора А (0,3 - 0,5-процентный водный раствор А);

- временные условия осуществления приемов (ежедневное введение средства в организм больного в течение дней).

В совокупности и только в совокупности все признаки такой формулы характеризует способ как объект изобретения, и правонарушение в отношении такого способа может быть установлено только при подтверждении факта использования всех признаков из формулы изобретения.

Главный вывод из сказанного состоит в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой "применение продукта", в зависимости от совокупности составляющих ее признаков формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ. Именно такие пояснения были бы полезны в Административном регламенте, но их, увы, нет.

Базировалась новелла, как представляется, на заблуждении при прочтении некоторых пунктов Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы в редакции, действующей с 25 марта 2004 г. Приведем их в интересующей нас части.

Форма и содержание формулы изобретения. Правило 6.3 (a).

5.04. Формула изобретения должна характеризоваться "техническими признаками изобретения". Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно, чтобы каждый признак был выражен конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу функциональных признаков при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак должен быть оценен и рассмотрен так же, как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он использован. Допускаются пункты формулы на применение изобретения (в смысле технического применения).

Виды пунктов формулы. Правило 5.12.

Существуют два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение) <55>.

<55> Из изложенного совершенно не следует, что применение всегда является разновидностью способа. Применение и способ характеризуют деятельность, но из этого не следует, что объем прав по формуле на применение тождественен объему прав по формуле на способ. Достаточно ознакомиться хотя бы с тремя известными словарными определениями понятия "деятельность", чтобы прийти к указанному выше утверждению.

Деятельность - система многоаспектных и многоплановых предметных взаимодействий индивида с предметной действительностью, в широком смысле, с окружающим миром, в результате чего и осуществляется производство и воспроизводство субъектом материальных и духовных ценностей.

Деятельность - способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении последнего человеческим целям.

Деятельность - одно из фундаментальных понятий классической философской традиции, фиксирующее в своем содержании акт столкновения целеполагающей свободной воли субъекта, с одной стороны, и объективных закономерностей бытия - с другой.

Формула на применение.

5.21. Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, непригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и (или) диагностических методах, который представлен в такой форме, как "вещество или композиция X", после чего следует указание на использование, например, "для использования в качестве лекарства", "в качестве антибактериального агента" или "для лечения заболевания Y", будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22). Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на применение эквивалентом пункта на способ (см. в приложении к данной главе).

Преамбула.

5.22. Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. В процессе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводят ли указанные цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей, согласно правилу 6.3 (b) преамбула считается ограничением объема притязаний.

Приведем текст из приложения, на которое дана отсылка в приведенных пунктах:

A5.21. В некоторых международных поисковых органах и органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на применение, изложенный в таком виде, как "применение вещества X в качестве инсектицида" или "вещество X при его применении в качестве инсектицида", следует рассматривать как эквивалент пункта на способ, изложенный в виде "способ уничтожения насекомых путем применения вещества X" (однако следует отметить, что в некоторых указанных выбранных государствах пункты в виде "при его применении" считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество X, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на "использование транзистора в усилительной цепи" эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на "усилительную цепь, в которой используется транзистор", ни как "способ использования транзистора при создании такой цепи".

Вот она, кажущаяся "крамола", изложенная в п. 5.21: "Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на "применение" эквивалентом пункта на "способ".

С первого взгляда создается впечатление, что написано: "можно считать пункт формулы на "применение" эквивалентом пункта на "способ".

Хочется написать арифметическое равенство вида:

пункт формулы на применение = пункт формулы на способ.

Не учли разработчики проекта Административного регламента только то, для каких случаев это равенство справедливо и когда применимо. А оно применимо только при оценке пунктов формулы для целей поиска и экспертизы. Поиск и экспертиза, и больше ничего. Об объеме прав и сфере правонарушения - ни слова. И это очевидно, так как когда заявлено применение вещества А для лечения заболевания Б, поиск нужно проводить не только по рубрикам МПК, в которых сконцентрированы вещества, в том числе лечебные вещества, но и по рубрикам, в которых сконцентрированы способы лечения. Грамотный эксперт еще поищет и в рубриках на лечебные устройства, в описании которых может присутствовать информация о способе и веществах, применяемых при его осуществлении.

Однако в критикуемых пунктах проекта Административного регламента не было ни слова о том, что способ может быть приравнен к применению только для целей поиска и экспертизы, но никак не к получению возможности толкования объема прав на изобретение, формула которого структурирована как применение продукта. Более того, из проекта Административного регламента следует, что формула на применение продукта характеризует только способ. А это уже является попыткой (пусть даже и не осознанной) дать на уровне Административного регламента не предписание для проведения поиска и экспертизы, а принципиально иное толкование объема прав по формуле "применение продукта А по назначению Б". Иными словами, сделана попытка толкования норм материального права, что допустимо только на уровне закона, но никак не ведомственным регламентом, определяющим порядок оформления, подачи и экспертизы заявок на изобретения <56>.

<56> Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против // Патенты и лицензии. 2007. N 12.

И хотя применение как самостоятельный объект изобретения не включено в часть четвертую ГК РФ, как не включено такое применение в Патентный закон РФ в редакции 2003 г., ЕПК, PCT, ЕАПК и ТРИПС, последнее не означает невозможность изложения формулы изобретения по структуре "применение продукта А по назначению Б" и в условиях действия части четвертой настоящего Кодекса.

Еще раз подчеркнем, что применение рассматривается не как отдельный самостоятельный объект изобретения, а как один из видов формулы изобретения, право выбора которого является прерогативой заявителя, так как законодатель установил (п. 1 ст. 1387 ГК РФ), что если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса, Роспатент должен принять решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.