Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 25 )

3. Продление срока представления заявки. По сравнению с условиями, предусмотренными Парижской конвенцией, возможно продление срока представления заявки в Роспатент, но не более чем на два месяца и только в том случае, если заявитель предпринял все необходимое для подачи заявки в установленный срок (двенадцать или шесть месяцев), однако по независящим от него обстоятельствам не смог его соблюсти.

Срок указания заявителем на то, что им испрашивается конвенционный приоритет в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, ограничен двумя месяцами с даты подачи заявки. Заявитель также обязан приложить заверенную копию первой заявки либо представить ее не позднее трех месяцев с даты подачи в Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. Если первых заявок несколько, заверенная копия каждой из них должна быть представлена до истечения трех месяцев с даты подачи заявки в Роспатент. Представление заверенной копии приоритетной заявки может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство обеспечивает доступ к ней Роспатента.

Для заявки на изобретение установлены более мягкие требования в отношении срока, в течение которого заявитель должен сообщить в Роспатент о своем желании испросить конвенционный приоритет, и срока для представления заверенной копии первой заявки: оба срока составляют шестнадцать месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции.

4. Восстановление. Предусмотрена возможность восстановления права конвенционного приоритета по заявке на изобретение при несоблюдении заявителем указанного срока представления заверенной копии первой заявки. Для этого заявитель должен подать в Роспатент соответствующее ходатайство, однако ходатайство должно быть подано в пределах указанного шестнадцатимесячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентном ведомстве, куда она была подана, не позднее четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Кроме того, в этом случае заверенную копию первой заявки нужно представить в Роспатент в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем из ведомства, в котором она была запрошена.

5. Перевод первой заявки. Согласно последнему абзацу п. 3 комментируемой статьи Роспатент имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке.

Однако это право ограничено ситуацией, в которой от подтверждения наличия права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения. Это означает, что представление упомянутого перевода необходимо только тогда, когда в процессе экспертизы заявки по существу выявлены источники, потенциально (при неподтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента по данной заявке, так как они включены в уровень техники с даты, находящейся в интервале между датой испрашиваемого конвенционного приоритета и датой подачи заявки в Роспатент.

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1383

Ситуация, рассматриваемая в данной статье, в которой возможно установление идентичности нескольких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, может иметь место по отношению к двум или более заявкам на объекты промышленной собственности одного и того же вида (все заявки являются либо заявками на выдачу патента на изобретение, либо заявками на выдачу патента на полезную модель, либо заявками на выдачу патента на промышленный образец) или к нескольким заявкам, относящимся к объектам разных видов - изобретению и полезной модели.

1. Идентичность объектов и возможность их разведения. Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формул этих заявок, характеризующих указанные объекты. Для признания независимых пунктов формул идентичными по содержанию достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих признаков при условии неизменности объема понятий, определяющих сравниваемые признаки.

Именно неизменность объема сравниваемых понятий позволяет судить о идентичности объектов патентных прав. Если одно понятие по объему входит в другое, то говорить об идентичности сравниваемых объектов невозможно.

Например, признаки - "нож имеет форму квадрата" или "нож имеет форму прямоугольника с равными сторонами" являются идентичными по объему содержания приведенных понятий. В то же время понятие "нож" входит в более общее понятие "режущий инструмент" и данные понятия не идентичны по объему прав.

Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков. При этом различия в словесных формулировках визуально идентично воспринимаемых признаков не могут влиять на констатацию идентичности промышленных образцов.

В отношении изобретений и полезных моделей в аналогичной ситуации под идентичными понимаются такие из них, которые совпадают по объему прав в связи с совпадением совокупностей признаков, приведенных по меньшей мере в независимых пунктах формул из разных заявок. Меняя совокупность признаков в формулах даже идентичных по чертежам изобретений, можно развести заявки и получить по каждой отдельный патент. Никаких теоретических и практических сложностей для выбора вариантов разведения столкнувшихся заявок на изобретения и/или полезные модели нет.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными не только в случае, когда полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, но и в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, и имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких альтернативных понятий и представляющих собой вариант (варианты) изобретения, идентичного со сравниваемым объектом.

Если столкнулись заявки на частично идентичные промышленные образцы, заявленные на группу промышленных образцов, включающие, например, варианты, что подразумевает различие в их внешнем виде, вполне корректно их разведение повариантно без какой-либо оценки существенности признаков, характеризующих каждый вариант.

Обсуждаемая норма, исходя из ее смысла и назначения (предотвращение коллизий, обусловленных выдачей нескольких охранных документов на одинаковые объекты, из которых ни один не может быть противопоставлен другому ввиду совпадения дат приоритета), должна использоваться только тогда, когда хотя бы для одной из заявок, содержащих признанные идентичными объекты, установлено отсутствие препятствий, кроме наличия другой (других) заявки (заявок), для выдачи патента.

С учетом отмеченного назначения комментируемой нормы упомянутое в ней соглашение между заявителями не должно предусматривать выдачу двух или более патентов на идентичные объекты промышленной собственности. Очевидно также, что оно не может предусматривать выдачу патента по той из заявок, содержащих идентичные объекты, по которой принято решение об отказе в выдаче патента.

Весьма важным является то, что в случае, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок (с большей вероятностью это будет заявка на полезную модель) до завершения рассмотрения другой заявки (с большей вероятностью это будет заявка на изобретение). В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его обладателя. Это создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения (сначала в форме патента на полезную модель) и обеспечения ее непрерывности (перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель).

2. Сосуществование идентичных объемов прав по патентам на изобретение и полезную модель. К сожалению, законодатель не принял предложение о включении в статью нормы, обеспечивающей возможности одновременного сосуществования патента на изобретение и патента на полезную модель с идентичным объемом прав, принадлежащих одному правообладателю, но при условии, что уступка любого из патентов или предоставление лицензии по ним должны осуществляться или одному и тому же лицу, или разным лицам, но при исключении ситуации столкновения по объемам прав разных приобретателей прав <251>.

<251> Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2.

При таком подходе владелец патентов на изобретение и полезную модель сможет оперативно защищать свои права, быстро получив патент на полезную модель. Не останется он и без какой-либо охраны в случае признания патента на изобретение недействительным по изобретательскому уровню. В то же время, имея несколько патентов с идентичным объемом прав, он не сможет вносить хаос на рынке путем сталкивания разных приобретателей прав.

Аналогией может служить подход к сосуществованию евразийского патента и российского патента на идентичные изобретения, принадлежащие одному лицу (статья 1397 Кодекса). Однако данной нормы в Кодексе так и не появилось.

3. Экспертиза заявки на выдачу патента.

Временная правовая охрана изобретения, полезной

модели или промышленного образца

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

Комментарий к статье 1384

1. В отличие от ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ, предусматривавшей использование некоторых ее норм как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу, все нормы комментируемой статьи относятся к формальной экспертизе, что совершенно неоправданно, т. к. вопросы, связанные, в частности, с установлением нарушения единства изобретений, могут и должны рассматриваться как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу.

К числу функций формальной экспертизы отнесена проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, и соблюдения установленных требований к ним. Данный пункт, как и ранее, не устанавливает продолжительность формальной экспертизы по времени, но практика Роспатента показывает, что формальная экспертиза укладывается в один - два месяца с даты подачи заявки.

Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки на стадии формальной экспертизы не предусматривает экспертизу сущности заявленного объекта и ограничивается требованиями, прямо указанными в правилах Административного регламента Роспатента.

Проверка соблюдения требования единства изобретения, названного в пункте 5 комментируемой статьи, ограничивается формальной проверкой того, заявлено ли одно изобретение или более, и в последнем случае - образуют ли они, судя лишь по их названиям и/или указанному назначению (без проверки того, являются ли они в действительности таковыми), одну из групп, допускаемых упомянутым выше нормативным документом Роспатента в заявках на группу изобретений.

2. Проверка, предусмотренная пунктом 2 комментируемой статьи, осуществляется при формальной экспертизе путем сличения совокупности признаков измененной формулы изобретения, если дополнительные материалы содержат таковую, или признаков, предлагаемых заявителем для включения в формулу, с текстом первоначально представленных описания и формулы. Когда объем формулы относительно невелик, провести такое сличение не сложно, но если формула содержит многие десятки многострочных пунктов, провести достоверное сличение документов в сжатые сроки мало вероятно. В отношении объектов генной инженерии такое сличение без средств компьютерной техники просто невозможно, чем в том числе объясняется требование к таким заявкам представлять документы на машиночитаемых носителях (наряду с бумажным носителем).

Чертежи, первоначально представленные в материалах заявки, также могут быть использованы в качестве источника признаков, включаемых в измененную формулу, при условии, как уже было ранее отмечено, возможности их однозначной идентификации от изображения элементов (признаков) на чертеже к их словесному эквиваленту в формуле.

3. Изменение формулы изобретения по описанию. Изобретение, первоначально включенное в формулу, может быть заменено другим, которое тоже было раскрыто в указанных документах заявки. Формула изобретения не является обязательным документом для установления даты подачи заявки, и первоначальная формула, если она отсутствовала на дату подачи, может содержать любое изобретение, раскрытое в описании.

Речь идет не об изобретениях, названных заявителем таковыми в описании заявки, а о любом техническом решении, которое сформулировано в описании.

Например, если в описании заявлен шариковый подшипник, о чем явно следует из названия изобретения, а в описании, кроме того, раскрыт состав смазки для таких подшипников, заявитель вправе уточнить формулу изобретения и в отношении смазки для подшипников.

Возможность оформления дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки может быть связана с содержанием пункта 2 ст. 1381 Кодекса о праве на установление приоритета новой заявки по дате поступления таких дополнительных материалов к более ранней заявке. Однако заявитель может не испрашивать более ранний приоритет при подаче новой заявки, если считает, что отсутствие публикации сведений о первой заявке не препятствует оценке патентоспособности изобретений по новой заявке, включающей объект с измененной сущностью. Таким же образом заявитель может поступить, если уверен в том, что в уровне техники, после даты подачи первой заявки, не будет выявлено иного источника информации, который может препятствовать признанию патентоспособности объекта по новой заявке.

Возможность составить описание новой заявки не ограничивается только сведениями из дополнительных материалов; при подготовке новой заявки могут совместно использоваться документы более ранней заявки, к которой представлены дополнительные материалы. Последнее приводит к необходимости решать вопрос с приоритетом относительно признаков, раскрытых на разные даты: на дату подачи заявки и на дату представления дополнительных материалов к ней и не принятых во внимание.

Направление заявителю запроса при проведении формальной экспертизы может быть обусловлено только указанием на конкретные нарушения требований к документам заявки, установленных непосредственно в Кодексе, и требований, установленных в Административном регламенте Роспатента. Кодекс не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке. Запросов может быть ровно столько, сколько требуется при рассмотрении конкретной заявки и все определяется качеством оформления документов и изначальной профессиональностью заявителя и эксперта в данных вопросах.

Вместе с тем заявка может быть признана отозванной и при наличии ответа заявителя на запрос, если этот ответ не содержит запрашиваемых документов. Последнее означает, что в ответе должны содержаться сведения, запрашиваемые экспертизой, или аргументированное обоснование непредставления запрошенных сведений.

4. Последствия признания заявки отозванной. Признание заявки отозванной приводит к тому, что она в отношении территории России более не имеет правовых последствий:

- экспертиза по ней проводиться не будет;

- никакие дальнейшие действия заявителя не могут быть основаны на отозванной заявке, в частности, на основании этой заявки или дополнительных материалов, представленных по ней, не может быть испрошен и установлен приоритет по более поздней заявке того же заявителя;

- сведения об отозванной заявке не публикуются в бюллетене Роспатента, что исключает попадание в уровень техники сведений о сущности заявленного изобретения через публикацию Роспатента.

Изложенное не исключает использование отозванной в России заявки в качестве основания для испрашивания по дате ее подачи конвенционного приоритета при патентовании этого изобретения за рубежом, что непосредственно следует из ст. 4.A (1, 2, 3) Парижской конвенции. Если по российской заявке была установлена дата подачи, то, несмотря на последующее признание ее отозванной, дата подачи заявки и ее регистрационный номер сохраняются, что позволяет использовать данную заявку (при соблюдении установленного срока) в качестве приоритетной для испрашивания конвенционного приоритета при зарубежном патентовании, но не позволяет использовать ее в качестве приоритетной при испрашивании внутреннего приоритета.

На стадии формальной экспертизы не предусмотрено дополнительное продление срока ответа на запрос свыше указанного, даже при наличии уважительных причин невозможности его соблюдения. Чем обусловлено такое ограничение, понять не представляется возможным.

5. Проверка единства изобретения. Положения пункта 5 комментируемой статьи о проведении проверки соблюдения требования единства изобретения только при формальной экспертизе заявки являются явным упущением законодателя. Основное количество споров о нарушении единства изобретения возникает в процессе экспертизы по существу, в нормах которой в ст. 1386 Кодекса теперь не предусмотрено разрешение вопросов, связанных с нарушением единства изобретения.

Если заявка пройдет формальную экспертизу без замечаний относительно единства изобретения, то Кодекс обязывает проведение экспертизы по существу и оценку патентоспособности в отношении всех объектов по поданной заявке, что вряд ли оправданно, если единство изобретения фактически является нарушенным. Кроме "головной боли" для экспертов Роспатента, такая новелла в законодательстве не приведет к правильному установлению соблюдения принципа единства изобретения, когда он устанавливается a posteriori. Чтобы исправить явно допущенную законодателем ошибку, Роспатент внес в Административный регламент по изобретениям правило (пункт 24.4), которое в части проверки нарушения единства изобретения на этапе проведения экспертизы по существу соответствует как предыдущему опыту Роспатента со времен Госкомизобретений СССР, так и практике всех патентных ведомств стран, проводящих экспертизу по существу. Однако необходимо внести соответствующие исправления в данную норму Кодекса, чтобы практическая деятельность Роспатента формально не нарушала действующую норму закона.

В комментируемом положении, содержащемся в последнем предложении пункта 5 комментируемой статьи, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В том случае, когда заявлена группа изобретений, содержащая два изобретения, и в отношении этой группы установлено нарушение требования единства изобретения, при отсутствии сообщения заявителя о том, какое изобретение группы следует рассматривать, рассматривается изобретение, указанное в формуле первым.

Такой же подход применяется и в том случае, когда заявленная группа содержит больше двух изобретений и нарушение требования единства изобретения установлено в отношении не всей группы изобретений.

Например, первое и второе изобретения соответствуют требованию единства, а к нарушению этого требования в группе приводит наличие в ней третьего изобретения. В этом случае при отсутствии упомянутого сообщения заявителя рассмотрение заявки проводится в отношении только первого из указанных в группе изобретений, в то время как могли бы быть рассмотрены первое и второе изобретения, соответствующие требованию единства, если бы сообщение заявителя об этом поступило в установленный срок.

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение

Комментарий к статье 1385

1. Цель публикации. Публикация сведений о заявках на изобретение осуществляется в соответствии с патентными законами практически всех промышленно развитых стран и международными договорами, в т. ч. Договором PCT, и является абсолютным атрибутом отсроченной экспертизы по существу. Цель такой публикации заключается в скорейшем доведении до пользователей информации о новых технических достижениях, которые могут быть обременены в последующем исключительными правами, объем которых на дату подачи очерчен в формуле заявленного изобретения. Практика мирового сообщества посчитала оптимальным для такой публикации 18-месячный срок с даты подачи заявки, по истечении которого осуществляется указанная публикация.

2. Исключения из публикации. Не публикуются сведения о заявках на изобретения, которые до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки утратили юридическую силу (отозванные и признанные отозванными), т. е. сведения о таких заявках, на которых уже не могут быть основаны никакие права заявителя, а также заявки, на основании которых уже состоялась регистрация изобретения. Последнее обосновывается обычно тем, что Роспатент в случае выдачи патента уже обязан публиковать сведения об этом, и в этом случае последующая публикация сведений о заявке привела бы лишь к дублированию публикуемых сведений. Однако на самом деле основополагающим являются экономические интересы. Роспатент установил практическую невостребованность третьими лицами сведений о поданных заявках. Интерес к материалам заявки возникает практически только при подготовке возражения против действительности патента. Вот тогда действительно необходимо ознакомление с первичными документами заявки и их сравнение содержания описания заявки с формулой и описанием выданного патента.

За автором сохраняется право отказаться быть упомянутым в качестве такового (т. е. в качестве автора) в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. Однако, если автор изобретения является и заявителем (а следовательно, и лицом, на имя которого испрашивается патент), публикация его имени как заявителя, а в случае выдачи патента - как патентообладателя осуществляется в обязательном порядке.

3. Право на ознакомление. С даты публикации сведений о заявке на изобретение, если заявка не отозвана и не признана отозванной, у любого лица имеется возможность ознакомиться с документами заявки. Последнее означает, что, если сведения о заявке в силу того, что до истечения 12 месяцев с даты ее подачи она не была отозвана или признана отозванной, опубликованы, но до даты публикации заявка (т. е. до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки) все же будет отозвана или признана отозванной, ознакомление с ее документами будет невозможно.

4. Включение в уровень техники. Заявка, отозванная или признанная отозванной на дату публикации сведений о ней, не включается в уровень техники при проверке новизны изобретения по другим заявкам.

В то же время опубликованные сведения (с даты и в объеме публикации) включаются в уровень техники в отношении других заявок и не только для проверки новизны изобретения. Исключение составляют более поздние заявки того же заявителя. Если заявитель, сведения о заявке которого были опубликованы, несмотря на то, что сама заявка на дату публикации была отозвана или признана отозванной, в течение 12 месяцев с даты указанной публикации подаст следующую заявку, то в отношении такой заявки опубликованные сведения о более ранней его заявке в уровень техники не включаются.

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

Комментарий к статье 1386

1. Кодекс сохраняет предусмотренную Патентным законом РФ систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. В отличие от аналогичной нормы п. 7 ст. 21 Патентного закона РФ, в п. 1 ст. 1386 трехлетний срок исчисляется не от даты подачи, а от дня подачи, что явно не вписывается в общие нормы Кодекса, т. к. три года можно отсчитать именно от конкретной даты, но не от конкретного дня. Будем считать это упущением законодателя.

В остальном нормы пне отличаются по существу от аналогичных норм Патентного закона РФ.

Сохранено важное пояснение относительно характера дополнительных материалов, которые могут быть запрошены в процессе экспертизы заявки. К таким материалам отнесены только те, без которых невозможно проведение экспертизы по существу.

Исходя из того, что экспертиза по существу включает два этапа: информационный поиск определенной направленности и проверку соответствия условиям патентоспособности, запрашиваемые материалы должны быть необходимы для осуществления экспертизой именно этих функций.

Например, если проведению информационного поиска препятствует неопределенность формулы изобретения, невозможность определения объема испрашиваемых прав, экспертиза вправе запросить уточненную формулу изобретения, т. к. без последней невозможно не только завершить, но даже и начать экспертизу по существу.

Отметим, что формула изобретения, предложенная экспертизой в своем запросе, после одобрения ее заявителем, также по статусу приравнивается к формуле, предложенной заявителем. Последнее исключает возможность в последующем обвинять экспертизу в том, что заявителю якобы навязали формулу изобретения, которую он не предлагал.

Иные дополнительные материалы, которые действительно необходимы, также могут быть запрошены экспертизой, но их запрос не должен являться результатом экспертизы по существу.

Формальное получение отчета об информационном поиске, проведенного по ходатайству заявителя или третьего лица, с подтверждением патентоспособности заявленного изобретения, тем не менее не всегда является гарантией вынесения решения о выдаче патента. Ситуация может сложиться таким образом, что после направления заказчику отчета об информационном поиске может быть выявлена заявка, пользующаяся более ранним приоритетом и порочащая новизну заявленного изобретения. Такая конвенционная заявка может поступить в Роспатент позже, чем дата проведения информационного поиска по другой заявке. В таком случае экспертиза при проведении второго этапа экспертизы по существу (оценка патентоспособности) обязана информировать заявителя об изменении уровня техники, в сравнении с которым оценивается патентоспособность. Такие ситуации достаточно редки, но возможны.

2. Экспертиза заявки по существу и оценка патентоспособности изобретения (основные положения). В соответствии с п. 2 комментируемой статьи экспертиза заявки по существу включает два этапа:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Исходящие документы экспертизы и информационный поиск. Административным регламентом по изобретениям установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы в виде решения, уведомления или запроса.

К решениям относятся решение о выдаче патента, решение об отказе в выдаче патента и решение о признании заявки отозванной.

К уведомлениям относятся, в частности, уведомление об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, уведомление о результатах проверки патентоспособности, уведомление о необходимости уплаты или доплаты пошлины, уведомление о невозможности преобразования заявки и т. п.

К запросам относятся, в частности, запрос дополнительных материалов, запрос отсутствующих или исправленных документов, запрос перевода на русский язык документов и т. п.

К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, т. к. отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без проведения которого невозможно осуществить оценку новизны и изобретательского уровня изобретения. Наличие в отчете об информационном поиске оценки релевантности <252> заявленного изобретения в отношении выявленных источников информации представляет собой один из формализованных видов оценки патентоспособности изобретения. Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

<252> Релевантная информация [relevant information] - та информация, которая необходима для решения данной задачи (напр., задачи информационного поиска). Соответственно иррелевантная информация - ненужная, посторонняя.

В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы по существу, если он не был направлен ранее. Указанный срок может быть продлен Роспатентом, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Можно полагать, что при направлении заявителю документа экспертизы, не имеющего в своем титуле наименования - запрос или уведомление, но содержащего именно запрос дополнительных материалов и т. п. или содержащего уведомление заявителя о каком-либо юридически значимом событии или факте, имеющем отношение к экспертизе заявки по существу, заявитель должен адекватно отреагировать на данный документ экспертизы, а не пытаться утверждать, что, например, им получено не уведомление о необходимости доплаты пошлины, а какое-то письмо.

3. Срок экспертизы по существу. Роспатент установил правило, согласно которому исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Данное новшество имеет конъюнктурный характер, направленный на формальное умиротворение отечественной изобретательской общественности, желающей получать патенты на изобретения в течение очень короткого времени после подачи заявки, не понимая, что проверочный характер экспертизы не позволяет, как говориться, "гнать лошадей". Совершенно очевидно, что текущие сроки рассмотрения заявок можно только прогнозировать с учетом объемов поступающих заявок, но не устанавливать их волевым, не предусмотренным нормами части 4 ГК РФ порядком. Более того, исходя из возможности поступления иностранных конвенционных заявок с испрашиванием более раннего приоритета, экспертиза по существу не должна проводиться ранее срока возможного поступления всех заявок, которые должны быть учтены при оценке новизны заявленного изобретения. Последнее условие предопределяет минимальный годичный срок (срок возможного испрашивания конвенционного приоритета) начала экспертизы по существу с даты подачи российской заявки в Роспатент.

4. Проверка промышленной применимости изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Возможность использования изобретения определяется:

- наличием указания назначения изобретения;

- наличием в соответствующих документах заявки, включая чертежи, указания средств и/или методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде и с тем назначением, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, а при отсутствии таких сведений в указанных документах заявки допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, но последнюю информацию целесообразно приводить в описании заявленного изобретения или представлять в ответ на соответствующий запрос экспертизы.

5. Оценка новизны. Правила оценки новизны изложены в п. 24.Регламента. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами осуществления проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений (п. 4 ст. 1349 и п. 5 ст. 1350 Кодекса) Регламентом предусмотрена иная, в сравнении с ранее применявшейся, методика оценки новизны изобретения.

Выделим основные положения новой методики.

Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Будет не лишним пояснить причины ранее принятой методики оценки новизны изобретения по совокупности любых признаков, а не только технических. При экспертизе заявок на выдачу авторских свидетельств СССР экспертам было предоставлено право самим составлять совокупность существенных признаков изобретения, скажем прямо, не очень обращая внимание на формулу изобретения, составленную заявителем. Обосновывалось такое право интересами государства в изобретениях с "правильными" формулами изобретений, а эксперту уделялась роль специалиста, осуществлявшего "государственную научно-техническую экспертизу", что было прямо указано в нормативных документах того времени. При переходе на патентную форму охраны изобретений было необходимо перебороть желание экспертов постоянно вмешиваться в активное регулирование испрашиваемого объема прав, начиная с оценки новизны заявленного изобретения. И тогда алгоритмом экспертизы был избран такой порядок, при котором эксперт был практически лишен возможности по своему желанию составлять совокупность признаков для оценки новизны, но никто не снимал с него полномочий проводить последующую оценку изобретательского уровня уже с учетом возможности и обязанности дифференцирования признаков на технические и нетехнические. Будем полагать, что с введением Административного регламента возврата к старому не произойдет и экспертиза не будет пытаться проводить оценку новизны заявленного изобретения, отсеивая не только явно нетехнические признаки, но и те технические, которые экспертиза посчитает несущественными.