Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 27 )

Такая же ситуация может возникнуть в отношении изобретений, относящихся к лекарственным средствам, если запрос экспертизы касается представления достоверных данных, подтверждающих их пригодность для реализации назначения или декларированных в описании изобретения сведений о техническом эффекте, например о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов в организме человека или о связи с ними.

Можно задать вопрос, а зачем патентному ведомству вообще проверять или оценивать уважительность причин в задержке с ответом перед принятием решения о продлении тех или иных сроков ответа.

Ответ заключается в следующем. Правовая неопределенность находящихся на рассмотрении заявок (будет выдан патент или нет; если будет выдан, то с какой формулой изобретения, и т. д.) не дает возможности третьим лицам добросовестно использовать на рынке подобные, т. е. близкие, новшества, и достаточно сложно в таких ситуациях для третьих лиц проводить анализ своих собственных разработок на патентную чистоту.

Не редки случаи умышленного затягивания заявителем сроков ответа в связи с нежеланием получить патент с реально возможной, но узкой по объему прав формулой изобретения. Иногда экономически выгодней постоянно продлевать срок ответа и, таким образом, поддерживать заявку в силе с той формулой изобретения, которая представлена в широком виде и служит инструментом "запугивания" конкурентов. Такие вполне законные действия заявителей являются частью общей стратегии патентования и защиты собственных интересов на рынке.

Практика покажет, в каких случаях и каким образом будет проверяться достоверность уважительности причин для продления или восстановления срока, но можно утверждать, что удовлетворение просьбы заявителя будет возможно при соблюдении им требований добросовестности, разумности и справедливости такого обращения. В судебных актах не встречались споры заявителей с Роспатентом по причине неудовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенных сроков. Видимо, обе стороны понимают и оценивают ту грань, через которую переходить нельзя.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

Комментарий к статье 1390

1. Экспертиза заявки на полезную модель проводится в одну стадию, имеющую много общего с формальной экспертизой заявки на изобретение, но по сравнению с формальной экспертизой заявки на изобретение дополнительно проверяется, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели, но не проверяется соответствие условиям патентоспособности, предусмотренным в отношении полезной модели.

Полномочия экспертизы. Экспертиза заявки на полезную модель не считается формальной, так как по ее результатам принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче патента, в то время как формальная экспертиза по заявкам на изобретение такими полномочиями не обладает.

Наличие общих с формальной экспертизой положений тем не менее не позволяет отнести экспертизу в отношении полезных моделей к сугубо формальной. Этим пользуется экспертиза, противопоставляя при экспертизе заявок на полезные модели источники информации, которые, по ее мнению, являются общеизвестными и порочат новизну заявленной полезной модели. Даже если это действительно так, все равно ни Кодекс, ни ранее Патентный закон РФ не позволяют оценивать таким образом на стадии приема заявки на полезную модель ее патентоспособность в сравнении с известным уровнем техники. Роспатент таким образом пытается выйти из положения, при котором патент выдается на заведомо известное устройство. Но за это нужно спасибо сказать тем разработчикам еще Патентного закона РФ, которые создали подобную ситуацию, и тем разработчикам части 4 Кодекса, которые отбросили все разумные предложения <262>, <263>, <264> по исправлению сложившейся ситуации.

<262> Австралийские инновационные патенты и российские полезные модели // Патенты и лицензии. 2002. N 6.

<263> Экспертиза полезных моделей: стоит задуматься // Патенты и лицензии. М., 2006. N 8.

<264> На кого работает новая экспертная методология? // Патенты и лицензии. 2006. N 9.

В сложившейся ситуации, чтобы хотя бы в явных ситуациях воспрепятствовать получению патента на полезную модель с объемом прав по патентной формуле, перекрывающим известный уровень техники, Роспатент внес в пункт 20.5 Административного регламента по полезным моделям правило (1.11), в соответствии с которым при проведении экспертизы по заявке на полезную модель может быть направлен запрос, основанием которого является "известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания уровень техники".

Соответственно, если заявитель не представит дополнительных материалов, отвечающих по существу данного запроса, заявка признается отозванной. На сегодня это практически единственная возможность Роспатента хотя бы как-то ограничивать выдачу патентов на полезные модели, используемые в качестве инструмента для "патентного рэкета".

Административным регламентом по полезным моделям (п. 20.3, пятый абз.) установлено, что заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Соответственно, в абз. 7 и 8 пункта 20.3 данного Регламента предусмотрено, что техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма растений или животных, в частности, если существенный признак, характеризующий назначение технического решения, прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам либо если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для этих объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которых они влияют.

При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые в принципе не характеризуют устройство как объект полезной модели.

Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак-цвет не будет рассмотрен как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию.

Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он как признак не может не учитываться в совокупности существенных признаков.

Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый, и если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как характеризующий объект - устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут полезной моделью.

2. Акцент на значимость отличительных признаков в заявленном решении. Пунктом 20.3 принятого Регламента введено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Административным регламентом только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет. Данное новшество не основано на норме пункта 1 статьи 1351 Кодекса, т. к. техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве характеристики объекта - устройство. Исходить следует не из любых определений, что есть устройство (например, устройство мироздания), а следует исходить из содержания определения "устройство, применяемое в технических областях".

Устройства, применяемые в технических областях, - это машины, механизмы, детали, узлы, приборы, электрические схемы, строительные и иные конструкции, текстильные и подобные материалы и любые иные предметы, обладающие статически определимыми признаками, предназначенными и используемыми для характеристики соответствующих объектов техники.

Отличительные признаки не могут характеризовать устройство как объект в целом; на то они и отличительные, т. е. позволяющие отличить один объект от другого объекта. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического характера <265>, то заявленное техническое решение как относящееся к устройству в целом не может быть признано из-за этого нетехническим.

<265> Мало ли чем можно ради ухищрений характеризовать летящий самолет; да хотя бы профилем его тени на земле.

Те признаки устройства, которые по своей сути не являются техническими, должны признаваться несущественными для объекта - устройство, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.

Несмотря на отсутствие положения о том, что патент на полезную модель выдается фактически явочным порядком, по существу так и происходит. Не отличаются от заявок на изобретения процедуры, относящиеся к оспариванию решений (о выдаче, об отказе, о признании отозванной) экспертизы, рассмотрению возражений против выдачи патентов на полезные модели, ознакомлению с материалами, указанными в документах экспертизы, восстановлению пропущенных сроков.

Информационный поиск по заявке на полезную модель может проводиться для проверки новизны заявленной полезной модели, так как назначением такого информационного поиска является установление уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться проверка новизны.

3. Положение пункта 5 комментируемой статьи о засекречивании документов заявки на полезную модель при установлении наличия в ней сведений, составляющих государственную тайну, не должно рассматриваться как некое разрешение на подачу секретных заявок на полезные модели.

Секретные заявки на полезные модели не принимаются, но в п. 5 законодатель предусмотрел, как и ранее в п. 4 ст. 23 Патентного закона РФ, возможность исключения утечки секретной информации, если такая информация тем не менее попадет в открытую заявку на полезную модель. Одновременно с предотвращением утечки информации заявителю предоставляется возможность выбора - преобразовать в секретную заявку на изобретение с последующей процедурой ее рассмотрения или отозвать заявку.

Очевидно, что, как и ранее по Патентному закону РФ (п. 1 ст. 23), в отношении полезных моделей Кодекс не предусматривает направление заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленной полезной модели до принятия решения об отказе в выдаче патента или перед принятием решения о выдаче патента, поскольку в отношении полезных моделей не проводится экспертиза по существу.

4. Совершенствование российского патентного права на основании австралийского опыта - почему нет? Австралийские инновационные патенты на изобретения (аналог российских полезных моделей) автоматически не подвергаются экспертизе при подаче заявки и выдаются явочным порядком, что упрощает, ускоряет и удешевляет процедуру их получения. Чтобы в полной мере ввести в действие свои права на такие инновационные изобретения на действующем рынке, инновационный патент должен быть подтвержден последующей экспертизой. Без такой экспертизы владелец инновационного патента не имеет права использовать его в запретительных целях в отношении третьих лиц. Чтобы потребовать проведение экспертизы, нужно подать требование на ее проведение и оплатить необходимую пошлину.

Возможны два варианта результатов на поданное требование о проведении экспертизы:

- извещение ведомства о том, что патент успешно подтвержден (сертифицирован); в таком случае заявитель полностью обеспечен правовой защитой и инновационное изобретение повторно публикуется как подтвержденное (сертифицированное) в официальном бюллетене патентов;

- отказ ведомства, в котором приводятся причины, по которым инновационное изобретение по заявке в представленном виде не соответствует требованиям патентного закона.

Третьи лица также могут потребовать провести экспертизу по инновационному патенту. Они оплачивают половину пошлины за экспертизу, и в таком случае заявитель инновационного патента должен оплатить остальную часть пошлины. Такое совместное участие в оплате пошлин вызвано тем, что, если патент получит сертификацию, его владелец получит выгоду от этого действия. Если третьи лица потребовали провести экспертизу и заявитель инновационного патента не уплатил оставшуюся часть пошлины, действие инновационного патента будет прекращено. Если инновационный патент прошел экспертизу и сертифицирован (подтвержден), его владелец может в таком случае легально действовать против конкурирующей стороны. Однако если он прошел экспертизу и признан недействительным, действие инновационного патента будет прекращено и его владелец не сможет предпринять какие-либо действия, основанные на патентном праве.

Это весьма интересное и полезное правило, когда после фактически явочной выдаче инновационного патента воспользоваться им как инструментом пресечения деятельности конкурентов с привлечением судебной системы можно только после подтверждения действительной патентоспособности инновационного изобретения. Для российских полезных моделей такой механизм подтверждения исключительных прав был бы весьма полезен, т. к. снижает вероятность недобросовестной конкуренции за счет исключения возможности предъявления судебных исков третьим лицам, использующим в производстве давно известные объекты техники.

Сегодня в аналогичной ситуации приходиться возбуждать дело об аннулировании российского патента на полезную модель, но до ее аннулирования патентообладатель получает возможность предъявлять необоснованные претензии предприятиям, мешая им осуществлять хозяйственную деятельность, препятствует ввозу товаров через таможню и многое другое.

В Австралии уже прошли такой доверительно-явочный этап предоставления исключительных прав и посчитали целесообразным изменить свое законодательство и усилить роль патентной экспертизы в тех случаях, когда патент используется не для охраны собственных изобретений и усовершенствований, а для запрета выпуска на рынок продукции третьих лиц.

Совместное участие владельца инновационного патента и третьих лиц в оплате пошлины за полную патентную экспертизу позволяет уравнять их финансовое участие в заказе патентной экспертизы и снять вопрос о том, кто должен нести финансовое бремя за последствия явочной системы выдачи инновационных патентов.

Патентное ведомство также имеет право по собственной инициативе подавать ходатайства о проведении патентной экспертизы по выданному инновационному патенту, что позволяет оперативно предотвращать возможные коллизии. Такое право патентного ведомства изначально останавливает недобросовестных заявителей от попыток получения патентов на известные объекты и не перекладывает только на третьих лиц финансовое бремя по проведению полной патентной экспертизы с вынесением решения о соответствии инновационного изобретения всем критериям патентоспособности.

Как поступит российский законодатель, покажет время, но можно полагать, что наряду с введением процедуры обязательной оценки патентоспособности полезной модели перед возбуждением судебного иска о правонарушении будет введена также обязательная публикация отчета и/или заключения Роспатента в открытом реестре. В этом случае третьи лица смогут провести оценку патентной чистоты продукции с учетом заключения Роспатента о патентоспособности.

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

Комментарий к статье 1391

1. Предусмотренное наличие двух стадий экспертизы заявки на промышленный образец (формальной и по существу) и содержание этих стадий близки с аналогичными стадиями, осуществляемыми в отношении заявок на изобретения.

Основным отличием экспертизы заявок на промышленные образцы от заявок на изобретения является отсутствие процедур, обеспечивающих отсроченный режим экспертизы по существу. Экспертиза по существу по заявке на промышленный образец проводится после завершения формальной, но не начинается непосредственно (автоматически) после окончания формальной; она начинается в сроки, определяемые количеством поступающих заявок, штатной численностью экспертов и технического персонала.

2. Оригинальность промышленного образца. В Кодексе изменено определение условия патентоспособности промышленного образца "оригинальность". Согласно п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. В то же время согласно пятому абзацу п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

На первый взгляд вроде, почти одна и та же норма по содержанию, но, вчитываясь, нетрудно заметить следующее принципиальное различие. Изменилась причинно-следственная связь (взаимообусловленность) понятий "оригинальность" и "творческий характер". Оригинальность превратилась в следствие, а творческий характер в определении понятия занял место причины.

Таким образом, во главу угла при оценке патентоспособности промышленного образца законодателем поставлена оценка творческого характера особенностей изделия. Будет установлен творческий характер - будет признана оригинальность, и наоборот.

Разработчики четвертой части ГК РФ в своем Комментарии <266> не дали каких-либо объяснений внесенных изменений оценки оригинальности промышленного образца, но нельзя не согласиться с мнением по данному вопросу, изложенному в другом Комментарии:

<266> Комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая / Под ред. проф. . М.: Изд-во "Статут", 2008.

"Формула оригинальности, закрепленная в п. 3 комментируемой статьи, претерпела существенные изменения по сравнению с прежней формулой абз. 5 п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ. Прежняя формула исходила из обусловленности творческого характера особенностей изделия существенными признаками промышленного образца. Современная ее конструкция исходит из обусловленности существенных признаков промышленного образца творческим характером особенностей изделия. Такой подход нельзя признать удачной находкой законодателя, поскольку в данном случае "телега поставлена впереди лошади". Особенности изделия - явление вторичное. Они обусловлены существенными признаками образца" <267>.

<267> , , и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая (постатейный). М.: Проспект, 2007. С. 337.

Как повлияет данное изменение на практику методологии оценки патентоспособности промышленных образцов по условию патентоспособности "оригинальность", неизвестно. Как правило, подобные методологические новшества не ущемляют интересы дизайнеров, создающих действительно оригинальные изделия, но те, кто занимается имитацией чужих изделий, должны будут крепко задуматься, прежде чем подавать заявку и выходить на рынок с изделиями, в которых будет оцениваться творческий характер их особенностей.

Роспатент в Регламенте, образно говоря, ушел (и, по моему мнению, правильно сделал) от возложения на экспертов несвойственной им функции по оценке творчества и просто дополнил Регламент новыми правилами, определяющими несоответствие заявленного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность".

Не имеет значения, осознанно ли Роспатент не обратил внимания на данное изменение законодательства в одном из условий патентоспособности промышленного образца. Самое интересное в том, что введенные в Регламент новые правила совершенно не связаны с изменением условия патентоспособности "оригинальность" и в равной степени могли сосуществовать и с определением оригинальности по Патентному закону РФ (п. 22.5.5 "Проверка оригинальности" Регламента).

3. Степень свободы дизайнера. Ранее действовавшие Правила уже содержали упоминание о степени свободы дизайнера в следующей редакции: "При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца". Однако на практике данное условие не применялось в качестве субкритерия при оценке патентоспособности заявленных промышленных образцов.

Теперь учет степени свободы дизайнера предложено осуществлять при оценке также нового для российской экспертизы промышленных образцов сравнения по сходству до степени смешения. Сделана попытка раскрыть одно субъективное условие через другое, также субъективное, что, как известно из законов формальной логики, не приводит к появлению объективного результата.

Как построит Роспатент алгоритм оценки патентоспособности, учитывающий некие "ограниченные" возможности дизайнера по разработке решений внешнего вида изделия и степень его свободы, покажет время. Степень свободы дизайнера может пониматься по-разному, и четко установленного определения в российской правоприменительной практике экспертизы промышленных образцов не существует. Приходиться гадать, как и в каких случаях заработает данное новшество при оценке патентоспособности промышленных образцов, т. к. в Административном регламенте по промышленным образцам не раскрыт механизм применения введенного правила, не приведены ситуации, по которым можно ориентироваться. По сути, выдвинут новый тезис, за которым не стоит реальная российская практика экспертизы заявок на промышленные образцы.

Данный пробел должны заполнить Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы <268>, но и из них не следует однозначный алгоритм экспертизы. В частности, в Рекомендациях отмечено: "На практике часто именно с оценкой отличий связывается вывод о сходстве либо об отсутствии сходства до степени смешения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. При анализе отличий с целью установления сходства (либо несходства) общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, следует учитывать ограниченные возможности дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца". При этом там же указано, что "промышленные образцы признаются сходными до степени смешения, если совпадают общие зрительные впечатления, производимые совокупностью существенных признаков заявленного промышленного образца и совокупностью существенных признаков ближайшего аналога".

<268> Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы: Приказ Роспатента от 01.01.01 г. N 48.

Но также отмечено: "Ограничение возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия можно рассмотреть на примере промышленного образца, относящегося к традиционной бутылке. Создатель бутылки должен предусмотреть как минимум объемную форму и отверстие. Возможности по созданию внешнего вида ограничены функцией бутылки, являющейся емкостью для хранения жидкостей. При этом бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами".

Так как должно определяться сходство до степени смешения промышленных образцов?

При совпадении общих зрительных впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами, или по их доминантным признакам?

Будем ждать российскую практику, как ведомственную, так и судебную.

Европейская практика в отношении промышленных образцов предусматривает подход, при котором сравнению на оригинальность (с учетом степени свободы дизайнера) подлежат только те признаки промышленного образца, которые привнесены дизайнером, и при таком сравнении функциональные признаки, определяющие общее впечатление, несмотря на их доминирующее положение, могут не приниматься во внимание при оценке патентоспособности.

Приведенное словосочетание "степень свободы дизайнера" заимствовано из документов Европейского офиса по гармонизации в международной торговле (товарные знаки и промышленные образцы), и толкование данного определения дают суды при рассмотрении споров о патентоспособности или правонарушении.

Судебная практика государств - членов ЕС не так однозначна в оценке патентоспособности промышленных образцов, когда наряду с новизной оценивается результат дизайнера с учетом степени его свободы <269>. Какова будет российская практика - покажет время.

<269> Британский апелляционный суд, дело Farmers Build Ltd v. Carier Bulk Materials Handling Ltd (Caddick N., Radcliffe J. When is a Design Commonplace? The Court of Appeal Decision in Farmers Build Ltd v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd // European Intellectual Property Review. 1999. N 5. P.

Неосмысленный перенос в российские правовые документы некоторых понятий из западного патентного права в переводе на русский язык часто не отражает истинное назначение понятия (сферу правоприменения) при кажущейся сходности семантики слов, образующих само понятие <270>. Тем не менее можно полагать, что Роспатент издаст более подробные и насыщенные примерами информационные материалы, однозначно поясняющие введенную в Административный регламент новеллу о "степени свободы дизайнера" как новый субкритерий оценки патентоспособности промышленного образца.

<270> Промышленные образцы, Гражданский кодекс и Административный регламент Роспатента // Патенты и лицензии. М., 2009. N 3.

4. Учет товарных знаков при экспертизе. Роспатент в Регламенте однозначно изложил свою позицию в отношении противопоставления заявленным промышленным образцам ранее поданных и зарегистрированных товарных знаков, хотя в публикациях уже давно высказывались и обосновывались мнения о целесообразности и возможности рассмотрения заявленных промышленных образцов как противоречащих общественным интересам, если выдача патента приведет к правовой коллизии с ранее заявленными и зарегистрированными товарными знаками третьих лиц.

Палата по патентным спорам еще до введения в действие четвертой части ГК РФ стала применять сказанное на практике и уже в 2007 г. использовала в своем решении <271> при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец N 60722 "Этикетка для упаковки подсолнечного масла" с приоритетом от 5 мая 2005 г. подробную аргументацию о противоречии запатентованного промышленного образца общественным интересам именно с теми аргументами, которые приводились в указанных публикациях.

<271> Решение Палаты по патентным спорам по данному промышленному образцу размещено на официальном сайте Роспатента в директории, формирующей базу решений, вынесенных Палатой по патентным спорам.

Возражение против патента N 60722 содержало основную мотивацию о том, что запатентованный промышленный образец относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Подача возражения была обусловлена тем, что в качестве промышленного образца запатентована этикетка для упаковки подсолнечного масла, на изображении которой представлена надпись с названием продукта "Янтарное семечко". Однако известен товарный знак "Янтарная семечка" - дата подачи 27 декабря 2001 г., свидетельство N по классу 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), принадлежащий лицу, подавшему возражение.

Палата по патентным спорам отметила, в частности, следующее.

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле п. 2 ст. 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.

Несмотря на некоторые различия (изменение женского рода существительного и соответственно прилагательного на средний род), словесное обозначение, присутствующее на изображении изделия по оспариваемому патенту, сходно фонетически и семантически с упомянутым товарным знаком. Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемым Законом о товарных знаках товарным знаком по свидетельству N право на который в отношении однородных заявленному решению изделия товаров не принадлежит патентообладателю промышленного образца.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (нанесение этикетки на упаковку подсолнечного масла) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком по свидетельству N 218114 и таким образом будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.

Что касается мнения патентообладателя о том, что сам факт подачи возражения с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец недействительным носит характер недобросовестной конкуренции и противоречит Федеральному закону от 01.01.01 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Палата по патентным спорам отметила следующее.

Данный Закон направлен на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности. Так, согласно подпункту 4 п. 1 ст. 14 Закона не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация. Так, в соответствии с п. 3 ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам. В итоге патент на промышленный образец N 60722 признан недействительным полностью.

Аналогичным образом был аннулирован патент на промышленный образец N 54074 "Эмблема" с приоритетом от 01.01.01 г. в связи с известностью принадлежащей иному лицу международной регистрации N публикация сведений о которой была осуществлена в официальном бюллетене ВОИС 9 ноября 2000 г.

5. Объем прав, предоставляемый патентом на промышленный образец. Вопрос о толковании объема прав по патенту на промышленный образец сегодня достаточно актуален. В соответствии с п. 3 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Таким образом, данная норма не претерпела никаких изменений в сравнении с Патентным законом РФ.

Согласно п. 3 ст. 1358 Кодекса, промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

В публикациях <272> уже неоднократно отмечалось, что объем прав определяется не перечнем существенных признаков по аналогии с формулой изобретения, а существенными признаками, отображенными на изображениях изделия. При этом перечень является всего лишь указателем (ориентиром) тех фрагментов изображения, которые подлежат визуальному восприятию и оценке патентоспособности, а не словесно-семантическому осмыслению заложенных в перечне понятий. Фрагменты изображения и изображение в целом не являются логически определяемыми понятиями.

<272> Джермакян охрана промышленных образцов в России XXI века. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

Джермакян притязания на промышленные образцы и российский перечень существенных признаков // Патенты и лицензии. 2005. N 4. С. 22.

, , Полищук комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 01.01.2001 N 22-ФЗ. М.: ФИПС, 2004.