Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 8 )

Иногда желание аннулировать патент в связи с состоявшимся более ранним открытым применением технического средства заключается не в "чрезмерном обременении" при осуществлении анализа технического средства, а в нежелании перед опротестованием мешающего патента проводить такую достаточно дорогостоящую и затратную по времени работу.

В уровень техники включены также визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т. п.), которые стали доступны для обозрения. Если под плакатами понимаются печатные (полиграфические) издания, то под моделями и изделиями - технические средства, признаки которых имеют возможность обозрения, т. е. визуально видны. Если признаки визуально не видны при обозрении модели или изделии, не представляется возможным утверждать об их раскрытии в данном источнике информации.

Изложенное касается, например, состава вещества или конструкции узлов, внешне не обозримых. Однако эта же модель или изделие могут быть включены в уровень техники, если они представляют собой техническое средство, ставшие известным в результате его использования (открытого применения) в таком виде, когда любое лицо имеет возможность "разобрать устройство до винтиков" и установить присутствие всех признаков в данном техническом объекте. Модель или изделие, выставленные на обозрение, не могут быть исследованы таким образом, т. к. доступ к ним ограничен только внешним обозрением модели или изделия со стороны, без доступа "к внутренностям" и иным, незримым характеристикам.

Насколько важно при отрицании новизны технического решения представлять корректные и надлежащие доказательства введения в гражданский оборот продукции, в которой использовано техническое решение, можно убедиться, изучив судебную практику.

В соответствии с Постановлением ФАС Московского округа от 01.01.2001 N КА-А40/4563-08 по делу N А/ ЗАО "Корпорация "СХолдинг" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о признании полностью недействительным патента РФ на полезную модель N 46024. Решением суда от 01.01.2001 в удовлетворении заявленного требования отказано. Не согласившись с принятым по делу судебным решением, ЗАО "Корпорация "СХолдинг" подало кассационную жалобу, в которой указано на необоснованность выводов суда первой инстанции о доказанности введения в хозяйственный оборот до подачи заявки на полезную модель N 46024 изделий, идентичных описанию полезной модели по формуле оспариваемого патента.

Суд кассационной инстанции находит обжалованное судебное решение подлежащим отмене. Как установлено судом первой инстанции, патент РФ N 46024 на полезную модель "Усиленно армированная плита перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций" с приоритетом от 01.01.2001 выдан ЗАО "Корпорация "СХолдинг" со следующей формулой: "Усиленно армированная плита перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций, обладающая отверстиями для инженерных коммуникаций и системой армирования, отличающаяся тем, что плита снабжена семью отверстиями для размещения инженерных коммуникаций различных размеров и конфигураций, а усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной и состоит из двух металлических сеток (верхней и нижней), семи разнотипных металлических каркасов и девяти отдельных металлических стержней".

По результатам рассмотрения возражения против выдачи вышеуказанного патента Палата по патентным спорам признала недействительным полностью патент N 46024 по мотиву несоответствия полезной модели по независимому пункту формулы условию патентоспособности - новизна в связи с известностью в уровне техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Суд первой инстанции признал, что носителем информации о техническом средстве является само техническое средство, т. е. плита перекрытия и сведения о техническом средстве - плите перекрытия, позволяющие ознакомиться с информацией о нем на законных основаниях, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации плиты перекрытия до даты приоритета (03.03.2005) полезной модели по патенту N 46024 путем введения технического средства в хозяйственный оборот (продажи и использования при строительстве жилого дома) и открытого применения (сдачи жилого дома в эксплуатацию). Также указал, что дата введения технического средства в хозяйственный оборот является датой общедоступности такой информации (сведений).

Данный вывод суда первой инстанции является ошибочным, сделан на основе неполного исследования всех имеющих значение обстоятельств и доказательств. Судом первой инстанции не учтено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, а не сам товар, введенный в хозяйственный оборот, - плита перекрытия.

Поэтому выяснению подлежала общедоступность использования не плиты перекрытия как технического средства, а сведений об использованном в плите запатентованном техническом решении и дата, с которой информация об этом решении стала общедоступной, т. е. содержащейся в источнике информации.

Плита перекрытия как техническое средство выражена в совокупности существенных признаков полезной модели - системы армирования, находящейся внутри плиты и залитой бетоном.

При рассмотрении дела суд первой инстанции не выяснил, как запатентованное техническое решение, находящееся внутри плиты перекрытия, стало известным и общедоступным при введении плиты перекрытия в хозяйственный оборот и ее открытого применения. Не установил факт передачи заказчикам технической документации, на основании которой можно получить информацию о запатентованном конструктивном решении полезной модели. Решение суда первой инстанции не может быть признано законным и обоснованным.

В итоге патент на полезную модель N 46024 был восстановлен, а суд кассационной инстанции <91> не нашел оснований для отмены судебных актов.

<91> Постановление ФАС Московского округа от 01.01.01 г. N КА-А40/369-09-П.

2.5. Открытое применение и полезные модели. Одним из условий патентоспособности полезной модели является новизна, которая считается установленной, если совокупность существенных признаков полезной модели не известна из уровня техники, в который в соответствии с п. 2 ст. 1351 части 4 ГК РФ включаются:

а) сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, при условии, что данные сведения стали общедоступными и опубликованы в мире до даты приоритета полезной модели;

б) сведения об этих средствах в случае их применения в Российской Федерации.

Территориальное ограничение противопоставления по новизне известных средств того же назначения не способствует добросовестной конкуренции, так как позволяет копировать применяемые за рубежом, но пока не используемые в России технические средства (продукты и изделия) и получать российские патенты на полезные модели, охарактеризованные конкретными признаками и характеристиками, которые можно установить только при анализе (осмотре, исследовании) непосредственно технического средства.

Впоследствии, в случае поступления из-за рубежа продукции западного производителя, владелец российского патента на полезную модель предъявляет претензии к дистрибьютору продукции или ее российскому продавцу и начинается длительная судебная тяжба.

Исключить подобную ситуацию можно только одним путем - снять территориальное ограничение при оценке новизны полезных моделей при противопоставлении сведений о средствах того же назначения, известные в мире, а не только в России <92>.

<92> К сожалению, законодатель при подготовке ч. 4 ГК РФ не принял данное предложение российских специалистов.

При отсутствии отдельной методики оценки новизны полезной модели на практике проявилась тенденция использования для этого объекта методики оценки новизны изобретений, что является не только некорректным, но и не соответствует патентному законодательству по причине неадекватности соответствия двух этих объектов условию патентоспособности - новизна.

Согласно пункту 2 статьи 1350 части 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 4 Патентного закона РФ) изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, а согласно пункту 2 статьи 1351 части 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 5 Патентного закона РФ) полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Таким образом, уже на уровне законодательства проведена грань между оценкой новизны изобретений и полезных моделей.

Методика оценки новизны изобретения ранее предусматривала признание изобретения известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В то же время оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков, а напротив, обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели.

Между логическими понятиями "идентичность всех признаков" и "совокупность существенных признаков" невозможно поставить знак равенства ни по форме, ни по содержанию.

В пункте 3.3.ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированных в Минюсте России 30.06.2003, рег. N 4845 (далее - Правила) <93>, сформулировано императивное правило <94>, в соответствии с которым пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

<93> Данное правило полностью совпадает с аналогичным правилом из Административного регламента Роспатента.

<94> Аналогичное правило предусмотрено в отношении пункта формулы изобретения.

Из вышеизложенного следует первый вывод:

оценка существенности признаков полезной модели законодательно предусмотрена и является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе в родовое понятие, отражающее назначение.

Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата. Если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем.

Из изложенного вытекают второй и третий выводы:

проверка независимого пункта формулы полезной модели должна осуществляться в отношении любых признаков с любым уровнем обобщения понятий, выбранных для характеристики признака;

правомерность степени обобщения при характеристике признаков не предусматривает ее "однобокое" применение, т. е. только для подтверждения правомерности использования в формуле полезной модели признака, выраженного на уровне функции или свойства. Такой уровень обобщения рассматривается в Рекомендациях как частный случай.

Методика оценки существенности признаков, входящих в отличительную или ограничительную части формулы, достаточно хорошо разработана, применяется на практике и не требует комментария в контексте анализируемых вопросов.

Единственным упущением являлось отсутствие такой единообразной практики при оценке существенности признаков, характеризующих родовое понятие, отражающее назначение полезной модели в ее формуле.

Этим незамедлительно воспользовались лица, стремящиеся путем конкретизации (детализации) назначения известных технических объектов получать патенты на полезные модели.

Рассмотрим изложенное на двух условных примерах <95>.

<95> Проверка новизны полезной модели при признании патента недействительным // Патенты и лицензии. М., 2005. N 12.

Пример 1.

Патент на полезную модель выдан со следующей формулой:

"Кухонный стальной нож для разделки туши мамонта, характеризующийся тем, что имеет рукоятку и заточенное с одной стороны лезвие, скрепленное с рукояткой".

Технический результат, как считает заявитель, заключается в создании средства с новым назначением, которое, по его мнению, заключается в предназначенности кухонного стального ножа именно для разделки туши мамонта <96>.

<96> В данном примере технический результат совпадает с указанным в заявке назначением полезной модели.

При этом из уровня техники известны идентичные по конструкции кухонные стальные ножи для разделки туш животных, однако нет сведений о том, что такие кухонные стальные ножи могут использоваться и для разделки туш такого животного, как мамонт, по той простой причине, что во времена существования мамонтов не было не только такого сплава, как сталь, но и вряд ли существовало такое понятие, как кухня.

Если не оценивать существенность признака - разделка туши именно мамонта, следует однозначный вывод - запатентованная полезная модель обладает новизной и, следовательно, действие патента не может быть прекращено.

Далее со стороны патентообладателя следует классический ход - письмо-предупреждение всем производителям и потребителям кухонных стальных ножей, использующих такие кухонные ножи для разделки туш коров, баранов, свиней, оленей и всяких других представителей фауны, с требованием прекратить нарушение патента на полезную модель, т. к. с учетом теории эквивалентов признак - туша коровы, и т. д. в контексте патентного закона следует рассматривать как эквивалентный признаку - туша мамонта.

Не будем анализировать правомерность использования в таких ситуациях теории эквивалентов и настоятельно рекомендуем не дать себя втянуть именно в такое русло спора.

Необходимо добиться признания патента на полезную модель недействительным.

Для этого, как было показано выше, достаточно доказать несущественность данного признака - туша именно мамонта - для реализации присущего кухонным кожам общего назначения - разделка туш животных.

Если в описании к патенту на полезную модель не представлены какие-либо иные конструктивные признаки, обусловливающие возможность использования известных стальных кухонных ножей именно для разделки туш мамонтов, следует констатировать несущественность данного признака и признать отсутствие новизны полезной модели.

Однако если в описании к патенту или в зависимых пунктах формулы будут присутствовать конструктивные признаки, например не известный ранее в кухонных стальных ножах профиль режущей кромки, выбор которого причинно-следственно связан с обеспечением резания именно шкуры (туши) мамонта, формула полезной модели может быть уточнена.

Другой путь оценки новизны полезных моделей, позаимствованный из методики оценки новизны изобретений, ведет к появлению очередных спекулятивных заявок и зонтичных патентов.

Пример 2.

Патент на полезную модель условно выдан со следующей формулой:

"Устройство для тепловой обработки змеиных голов, содержащее духовой шкаф с окном из жаропрочного стекла, отличающееся тем, что внутри духового шкафа смонтирована электрическая лампочка, а на корпусе духового шкафа смонтирован выключатель, связанный электрической цепью с лампочкой и источником питания".

Технический результат сформулирован заявителем как возможность наблюдения за изменением цвета змеиных глаз во время тепловой обработки змеиных голов и таким образом возможность определения готовности змеиных голов к потреблению в пищу.

При всей интригующей привлекательности такой формулировки она не представляет собой технического результата.

Техническим результатом является обеспечение электрического освещения внутри духового шкафа, и этот технический результат никак не связан с тепловой обработкой змеиных голов или их глаз.

Для достижения действительного технического результата совокупность существенных признаков не требует наличия такого признака в назначении (родовом понятии), как "змеиные головы"; существенным является обобщенный признак - пищевые продукты.

Напомним, что в отношении полезных моделей под техническим результатом понимается характеристика технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Полученный результат, представляющий собой всевозможные нетехнические характеристики, не считается имеющим технический характер.

Возможность отрицания новизны полезной на основании более раннего открытого применения технического средства того же назначения также напрямую связана с толкованием условия "то же назначение" только в отношении существенных признаков, определяющих родовое понятие полезной модели, а не в отношении всевозможных несущественных признаков, намеренно включенных в родовое понятие полезной модели с целью камуфляжа новизны.

2.6. Открытое применение способа и новизна изобретения <97>. Существует мнение, что к способам как объектам изобретения не может быть применен механизм прекращения действительности патента на основании установления отсутствия новизны в связи с состоявшимся более раннем открытом применении способа.

<97> Открытое применение и недействительность патентов. М.: "Патент", 2007.

Насколько обоснованно такое мнение?

Как известно, при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения <98>. К любым сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения и условно названным "объект на бумаге", относятся как различные печатные и им подобные публикации (патентные описания, книги, журналы, отчеты НИР, нормативно-техническая документация, депонированные рукописи и т. п.), содержащие исчерпывающую информацию о признаках, которыми характеризуется патентуемое изобретение.

<98> Перечень источников информации и условия включения каждого из них в уровень техники достаточно подробно прописаны в правилах, которыми руководствуются эксперты ФИПС и заявители, и в ст. выделены только те из них, которые представляют особый интерес для анализа в контексте интересующего вопроса.

Другую группу сведений, ставших общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения, условно названную "объект в натуре", составляют:

- экспонат, помещенный на выставке, в котором воплощено изобретение;

- техническое средство, которое стало известным в результате его использования (применения), в котором воплощено изобретение.

Встречаются ситуации при оспаривании патентоспособности, когда на коллегию Палаты по патентным спорам представляются непосредственно экспонаты, демонстрировавшиеся на выставке в целях подтверждения идентичности признаков, присущих экспонату, признакам из патентной формулы.

Подобная ситуация, как следует из решения Палаты по патентным спорам, имела место при рассмотрении возражения в отношении патента N 62584 на полезную модель "Упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов", выданного по заявке N /22 с приоритетом от 01.01.2001 со следующей формулой полезной модели (пункт первый):

"Упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов, содержащая пакет для пищевых продуктов и размещенную в пакете емкость для приправы к этому пищевому продукту, отличающаяся тем, что пакет выполнен из металлизированной пленки в виде запечатанного с двух сторон рукава, а емкость для приправы представляет собой контейнер с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна". Одним из доводов возражения, рассмотренного в 2008 г., служило обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию новизны в связи с использованием идентичной упаковки с сухариками и соусом под маркой "Флинт" на территории Российской Федерации в результате экспонирования на российской выставке до даты приоритета оспариваемого патента. Соответствующие сведения о статусе выставки и размещении экспоната на ней представлены в возражении. В возражении также было указано, что образцы упаковок с указанной на них датой изготовления 11.09.2006 будут представлены на заседании коллегии.

Коллегия установила, что из приведенных возражающей стороной документов следует, что товар "Сухарики соленые "Флинт" пшенично-ржаные со вкусом семги и соусом "тартар" в упаковке с идентификационным номером экспонировался на выставке до даты приоритета оспариваемого патента.

Визуальный осмотр, анализ и изучение внешних признаков представленного на обозрение коллегии экспоната выставки "Сухарики соленые "Флинт" пшенично-ржаные со вкусом семги и соусом "тартар" в упаковке с идентификационным номером (приобщен к делу заявки) показал, что представлена упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов, содержащая пакет для пищевых продуктов и размещенную в пакете емкость для приправы к этому пищевому продукту, пакет выполнен из металлизированной пленки в виде запечатанного с двух сторон рукава (боковые швы отсутствуют), а емкость для приправы представляет собой контейнер с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки (изображение устройства контейнера имеется на упаковке в верхнем левом углу).

Таким образом, любой участник выставки, даже не вскрывая выставленного на обозрение пакета упаковки, мог ознакомиться с устройством вложенного в пакет контейнера. Вскрытие пакета показало соответствие изображения устройства контейнера с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки, на упаковке ее содержимому. В результате рассмотрения патент на полезную модель N 62584 признан недействительным полностью.

Обратим внимание на то, что возражение против выдачи патента должно содержать чертежи (рисунки), иллюстрирующие сущность объекта техники (продукта, изделия) и подтверждающие тождество с признаками патентной формулы, при этом чертежи и рисунки могут быть изготовлены непосредственно перед подачей возражения и служат в качестве наглядной иллюстрации тех признаков, которые присущи противопоставляемому по новизне техническому средству (продукту, изделию). В данной ситуации чертежи и рисунки сами не являются противопоставленным источником информации и лишь облегчают проведение сравнения по признакам конкретного технического средства (изделия или продукта), открытое использование которого порочит новизну запатентованной полезной модели.

Рассмотрим вторую группу сведений - объект в натуре - как имеющую непосредственное отношение к поставленному вопросу.

Вряд ли нужно пояснять, что представляет собой экспонат, помещенный на выставке. Единственное, на что обратим внимание, - экспонаты могут быть статическими, т. е. не осуществляющими никакого движения или иного функционирования для демонстрации своих качеств, и динамическими, т. е. осуществляющими показ функций, технических эффектов, каких-либо технологических процессов и принципов работы, иных процессов, как на экспонатах-макетах, так и на экспонатах, представляющих собой образцы серийного промышленного производства.

Динамические экспонаты весьма часто демонстрируют процессы, которые могут представлять собой патентоспособные изобретения в виде способов, поскольку способ как объект изобретения представляет собой процесс осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств.

Вторым объектом в натуре является техническое средство, ставшее известным в результате его использования <99>, <100>. Сложился определенный стереотип мышления о том, что техническое средство - это только вещный продукт: машинный механизм, изделие промышленного или кустарного производства, вещество, штамм и т. п., но никак не способ.

<99> Техническое средство может представлять собой экспонат, помещенный на выставке, и разница в их противопоставлениях как источников информации будет состоять только в датах: для экспоната - дата начала показа на выставке, для технического средства - дата общедоступности к сведениям об этом средстве.

<100> Это же касается полезных моделей, но только в отношении устройств, т. к. иные объекты (вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, способы) не охраняются действующим законодательством в качестве полезных моделей.

Можно ли способ как объект изобретения рассматривать в качестве технического средства? Что, собственно, означает понятие "техническое средство", и действительно ли под данным понятием может пониматься только вещный объект, все признаки которого характеризуются относительной устойчивостью существования во времени, что, собственно, отличает вещь от способа (процесса), технологические признаки которого проявляются во времени, например, изменение во времени температуры нагрева обрабатываемой детали?

Средство на многих языках, например английском и французском, наряду с обыкновенными вещами означает также - процесс (способ). В словаре Ожегова <101> средство в одном из своих значений означает - прием, способ действия для достижения чего-нибудь. В произведении <102> "Средство от запоя" названное средство представляло собой отлаженный способ чередования нанесения побоев и вливания в запившего во время гастролей театрального комика водки с жуткими "специями", для чего был приглашен известный в городе парикмахер, успешно вылечивший таким образом многих пациентов.

<101> Ожегов русского языка. М., 1973.

<102> Чехов и юморески 1гг. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах.

Техническая, словарная и даже художественная литература не дают оснований относить к техническим средствам только вещные объекты. Техническое средство - это и вещный предмет, используемый в технике, и технологический способ, предусматривающий собой процесс осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Не следует отождествлять вещность объекта и материальность объекта.

Способ как объект изобретения также материален с философских позиций как механическое устройство или химическое вещество, но не является при этом вещью. Единственное отличие способа от вещных объектов - фактор времени, т. к. способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении, а признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью существования.

Например, строительный кирпич представляет собой пример материального вещного объекта, а способ его изготовления - материальный процесс, увязывающий керамический состав с режимами тепловой обработки в форме с последующим охлаждением полученного продукта.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ техническим средством в широком смысле этого понятия.

Попытки аннулировать запатентованные способы <103> по причине состоявшегося более раннего открытого применения имели место, но не увенчались успехом, т. к. возражающая сторона не смогла предоставить должных доказательств того, что известно именно более раннего открытое применение способа в целом, а не известность отдельных его признаков. Оба решения Палаты по патентным спорам объединяет то, что, рассматривая возражения против действительности запатентованных способов, основанные на попытке отрицания новизны в связи с состоявшимся более ранним открытым применением (использованием) способов, Палата по патентным спорам совершенно справедливо не отрицала того, что запатентованные способы, несмотря на связь в родовом понятии с рекламой (информацией), также рассматриваются как технические средства. Последнее подтверждает утверждение о том, что противопоставление состоявшегося более раннее открытого применения способа в качестве источника информации, порочащего новизну запатентованного способа, принципиально возможно. Какие при этом требуются доказательства и как их представлять - покажет практика. Мы же отметим некоторые особенности, с которыми можно столкнуться уже сейчас.

<103> Решения Палаты по патентным спорам по патенту РФ N 2234743 на изобретение "Способ размещения рекламы" и патенту РФ N 2234744 на изобретение "Способ нанесения рекламы на кассовую ленту" размещены на сайте Роспатента.

Представление доказательств известности открытого применения способа условно разделим на три ситуации.

Первая ситуация связана со способом, который автоматически осуществляется уже известным и общедоступным на рынке устройством (машиной, механизмом, вычислительной техникой и т. п.). В таких случаях представляются комплексные сведения об известности и общедоступности устройства и доказательства того, что данное устройство автоматически осуществляет оспариваемый по новизне способ. Первичным является сбор доказательств известности и общедоступности устройства, а не способа. Только при соблюдении этого условия имеет смысл собирать доказательства того, что способ автоматически осуществляется известным и общедоступным устройством. Соблюдение условия - автоматически, является абсолютно необходимым, т. к. только в этом случае можно доказать отсутствие новизны запатентованного способа. Если запатентованный способ реализуется не автоматически при работе устройства, а для осуществления способа требуется или модификация устройства или такая его регулировка, которая не предусмотрена инструкцией по эксплуатации устройства, доказать отсутствие новизны способа по рассмотренным основаниям не представляется возможным. При автоматической реализации способа в известном устройстве со всей очевидностью автоматически будут проявляться также только те различные характеристики и свойства способа, которые присущи только автоматическому режиму работы устройства. Это же касается различных параметров и точечных значений, например степени сжатия в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, температуры, давления и т. п.

Вторая ситуация относится к случаю, когда способ осуществляется автоматически при функционировании устройства, которое само не является общедоступным, хотя и является известным. О таком устройстве может быть множество публикаций рекламного и иного характера, но без раскрытия сущности его конструкции, из которой со всей очевидностью мог бы вытекать способ. В этом случае аннулировать патент на способ, имеющий более поздний приоритет, чем дата начала функционирования устройства, несмотря на его более раннее изготовление, не представляется возможным. Собственник устройства может и далее его эксплуатировать и обладает правом преждепользования в отношении способа, т. к. изготовление устройства должно рассматриваться как необходимые приготовления к использованию способа. Но третьи лица не смогут, изготовив тождественное устройство, продать его на рынке, т. к. попадут под действие нормы пункта 2 (3) статьи 1358 ГК РФ, в соответствие с которой никто не вправе нарушать права патентообладателя (изготовлять, применять, ввозить, предлагать к продаже, продавать и т. п.) устройство, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Третья ситуация относится к случаю, когда запатентованный способ осуществляется вне зависимости от устройства конкретной конструкции. Доказать более раннее открытое применение такого способа в объеме совокупности признаков, необходимой для прекращения действия патента, весьма сложно. Более вероятно доказать право преждепользования, нежели аннулировать патент в связи с отсутствием новизны.

На сегодня реального опыта состоявшегося прекращения действительности патентов на способы по такому основанию, как известность и общедоступность открытого применения способа как технического средства, пока нет.

3. Льгота по новизне. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Примером может служить следующая ситуация. Автор опубликовал 18 мая 2009 г. в популярном научно-техническом журнале статью, в которой раскрыл конструкцию новой кофемолки. Если автор подаст до 18 ноября 2009 г. заявку на выдачу патента на раскрытое в статье техническое решение, данная открытая публикация не может быть противопоставлена при экспертизе заявке данного автора.

Льгота, предоставляющая шесть месяцев с даты раскрытия информации, имеет свои особенности. Аналогичная по смыслу норма предусмотрена пунктом 2 правила 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, в соответствии с которым не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрошен.

Отличие российской нормы от евразийской состоит в том, что российская норма в качестве даты, в отношении которой исчисляется временная льгота, рассматривает только дату подачи заявки <104> в Роспатент, а евразийская норма учитывает или дату подачи заявки в ЕАПВ или дату приоритета, если он испрошен, что делает евразийскую норму более выгодной для заявителя, особенно в тех случаях, когда между датой приоритета и датой подачи заявки в ЕАПВ проходит достаточно большой срок <105>.