Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 21 )

6. Выплата вознаграждения и нормативная база СССР. Поскольку положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 01.01.2001 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 01.01.2001 N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества, следует учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Так, статьей 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", в частности, предусмотрено, что вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, уплачивается предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом. Вместе с тем с 01.01.2008 к указанным правоотношениям подлежит применению пункт 4 статьи 1370 ГК РФ, согласно которому вознаграждение или компенсация выплачиваются работодателем.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Комментарий к статье 1371

1. В данной статье предусмотрено правовое регулирование отношений, связанных с использованием объектов патентных прав, созданных в результате выполнения договорных работ, по которым осуществлялась разработка новой техники и технологии. Ранее в Патентном законе РФ предусматривалось закрепление исключительных прав только на результаты, полученные при исполнении государственных контрактов. Теперь к таковым относятся также результаты работ, полученные при исполнении договоров подряда, договоров по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Права сторон на результаты НИОКР. Права сторон на результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) регулируются ст. 772 ГК РФ (в редакции 2008 г.), в соответствии с которой:

1) стороны в договорах НИОКР имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором;

2) если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд;

3) права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

При этом обратим внимание на ст. 770 ГК РФ, согласно которой исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. Изложенные условия позволяют заказчику и исполнителю осуществлять совместный контроль за составом авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в результате НИОКР.

2. Обратим внимание на норму, согласно которой заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Таким образом, из данной нормы следует, что, однажды заплатив, заказчик освобождается от необходимости выплачивать дополнительное вознаграждение.

В случае, когда соответствующее право, предусмотренное п. 2 комментируемой статьи, передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец только для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

В данной норме особое внимание должно акцентироваться на том, что следует понимать под собственными нуждами подрядчика (исполнителя). Законодатель не увязал данное условие с получением или неполучением прибыли, однако можно полагать, что собственные нужды подрядчика (исполнителя) в рассматриваемой ситуации не должны предусматривать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца вне сферы обслуживания собственного производства.

Например, под собственными нуждами электростанции понимается комплекс вспомогательного электрического оборудования электростанции, обеспечивающего бесперебойную работу ее основных агрегатов.

В любом случае автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса и обязанность выплаты вознаграждения автору соответствующего объекта патентных прав, когда он не является патентообладателем, "красной линией" проходит через нормы статей 1370, 1371, 1372 и 1373 ГК РФ.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

Комментарий к статье 1372

1. Данная норма в отношении промышленных образцов является новой и не распространяется на изобретения и полезные модели. Видимо, законодатель посчитал, что по заказу может быть создан только промышленный образец как художественно-конструкторское решение. Аналогия данной нормы усматривается со ст. 1288 Кодекса, в которой подобным образом регулируются отношения по договору авторского заказа в отношении объектов авторского права, в т. ч. произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Договор заказа и непатентоспособный образец. Промышленный образец как объект права не следует рассматривать адекватно другим объектам патентного права (изобретения и полезные модели), если промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (договор заказа). Создается определенная иллюзия того, что по договору заказа может быть создан промышленный образец именно как объект патентного права, а не промышленный образец как изделие. В такой ситуации всегда возникает один вопрос: можно ли заказать создание изделия, заведомо патентоспособного? Ответ очевиден - нельзя, т. к. патентоспособность определяется в результате экспертизы заявки в Роспатенте, а не при подписании акта сдачи-приемки работы по договору заказа.

Из содержания комментируемой статьи не следует ответ на вопрос, кому будет принадлежать созданный промышленный образец как изделие, а не объект права, если в результате экспертизы поданной заявки будет установлено, что заявленный промышленный образец не отвечает условиям патентоспособности. Если созданный по договору заказа промышленный образец не стал объектом патентных прав, условия комментируемой статьи на него формально не распространяются, если иное не оговорено в договоре между сторонами, в т. ч. если не оговорены конкретные условия о принадлежности подрядчику или заказчику промышленного образца по заявке, по которой патент не выдан в связи с установлением его непатентоспособности.

О близости патентуемых промышленных образцов и определенных объектов авторского права свидетельствуют многие судебные решения.

2. Промышленные образцы и объекты авторского права. Дискуссия о том, может ли охраняться промышленный образец одновременно нормами патентного права и нормами авторского права, ведется специалистами достаточно давно. Мнения разделились, в том числе не только у теоретиков права, но и при рассмотрении судебных споров об использовании промышленных образцов.

В судебном споре <219> по патенту на промышленный образец N 52995 суд первой инстанции указал в решении, что произведение дизайна является объектом авторского права в том случае, когда оно является произведением изобразительного искусства. Рисунок этикетки для упаковки мороженого, по мнению суда первой инстанции, не является произведением изобразительного искусства. Суд первой инстанции сослался на то, что истцу принадлежат права на промышленный образец этикетки для упаковки мороженого, из чего суд сделал вывод о том, что истец неосновательно считает этикетку для упаковки мороженого произведением декоративно-прикладного искусства, поскольку этикетка является промышленным образцом. Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что этикетки не относятся к объектам, права на которые охраняются законом об авторском праве.

<219> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.01.2001 N А/04.

Суд кассационной инстанции посчитал, что вывод суда о нераспространении норм авторского права на произведение при наличии зарегистрированного права на этот объект как на промышленный образец не основан на законе. В данном случае спорный объект существует в форме изображения. Отличительными признаками объекта авторского права являются: новизна, творчество, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения. Следовательно, при наличии этих признаков этикетка может являться одновременно как объектом авторского права, так и объектом патентного права.

Изложенная выше позиция нашла отражение в пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <220>, в котором указывается, что если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ). Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным. Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем лицензионного договора с автором произведения.

<220> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.01.01 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

После вступления в действие части четвертой ГК РФ можно считать вопрос о возможности выплаты авторского вознаграждения по промышленным образцам в практическом аспекте исчерпанным по причине введения в патентное законодательство новой нормы о переходе промышленного образца в общественное достояние. В статье 1364 части четвертой ГК РФ указывается, что по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Очевидно, что в случае возникновения спора о выплате вознаграждения лицо, использующее промышленный образец, перешедший в общественное достояние, может не выплачивать никаких вознаграждений за его использование бывшему патентообладателю, не вдаваясь в теоретический спор о том, рассматривается ли далее этот промышленный образец как объект авторского права или нет.

Можно полагать, что появление нормы статьи 1364 части четвертой ГК РФ снимает возможность "дважды снимать шкуру с одного барана".

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Комментарий к статье 1373

1. Совместное правообладание. Ранее действовавший Патентный закон РФ (ст. 9.1) не предусматривал возможности совместного правообладания и патент мог быть выдан при соблюдении установленных законом положений или исполнителю (подрядчику), или Российской Федерации, или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступал государственный заказчик.

Часть четвертая ГК РФ кардинально изменила приведенный выше подход. Согласно п. 1 комментируемой статьи право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, причем в качестве патентообладателей со стороны Российской Федерации могут быть указаны различные государственные органы.

По общему правилу, установленному п. 3 ст. 1229 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем выдачи лицензий третьим лицам, осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное. В п. 5 ст. 1373 закреплено исключение из указанного правила, которое отражает особенности совместного правообладания в отношении таких патентов.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Практика применения нормы ст. 9.1 Патентного закона РФ показала, что государство способно финансировать из бюджетных средств в лучшем случае только исследования и разработку объектов патентных прав, но не их серийное освоение и выпуск (за исключением ряда объектов военного назначения). Появление возможности совместного обладания исключительными правами должно стимулировать более активное участие частного бизнеса в реализации государственных контрактов.

2. Порядок использования патента, принадлежащего нескольким лицам. В связи со вступлением в действие с 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ ранее данное разъяснение <221> в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно защиты исключительного права, принадлежащего нескольким лицам совместно, следует применять с учетом положений комментируемой статьи, т. е. необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5 государственный или муниципальный заказчик как один из патентообладателей обязан лишь уведомить другого патентообладателя (неисключительной) лицензии, но не обязан получить при этом согласие исполнителя. В разъяснении, содержавшемся в п. 10 Постановления, предусмотрено, что при решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, суду необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого, незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей.

<221> Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.01.01 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Понятия "государственные нужды" и "муниципальные нужды" определены в ст. 3 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Независимо от вида договора работодателя с любым заказчиком вознаграждение работнику-автору за созданный в рамках выполнения договора объект патентных прав должен выплачивать работодатель. При наличии нескольких патентообладателей - юридических лиц по договору между собой только один из них может взять на себя обязательство выплачивать всем авторам, независимо от места их работы, причитающееся вознаграждение. Такое условие в договоре о выплате вознаграждения посторонним авторам может рассматриваться как договор в пользу третьего лица на основании ст. 430 ГК РФ, содержащей общие для всех видов договоров положения о договорах и обязательствах.

Как уже было отмечено, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, может быть получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования.

3. Совместное правообладание и единая технология. Не исключена ситуация, когда такой патент выдан на изобретение, полезную модель или промышленный образец, входящие в состав результатов работ по созданию единой технологии. В этом случае необходимо также соблюдать нормы статей 1ГК РФ, регулирующих право использования интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (глава 77 Кодекса).

Существует мнение, что под единой технологией понимается совокупность исключительных прав. С таким мнением вряд ли можно согласиться, т. к. из вышеприведенного определения - "единая технология" следует, что речь идет не о результатах, выраженных в форме интеллектуальных прав, а о результатах, выраженных в объективной (в контексте - материальной) форме.

Обратим внимание на то, что нормы в отношении единой технологии не предусматривают совместного владения правами на единую технологию, за исключением единой технологии, созданной с привлечением бюджетных средств и средств других инвесторов, что следует из содержания статьи 1549 Кодекса.

Несогласованные действия сторон договора при осуществлении совместной деятельности приводят к сложным судебным спорам - см., например, Постановление кассационной инстанции ФАС Поволжского округа от 01.01.2001 N А72-4302/07 в отношении заключенного лицензионного договора на использование объектов промышленной собственности, содержащихся в технической документации на самолет ТУ-204 и его модификации.

§ 5. Получение патента

1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1374

1. В качестве заявителя может выступать лицо, которое изначально обладает правом на получение патента.

Лица, имеющие право на получение патента, перечислены в ст. 1370, 1371, 1372, 1373 ГК РФ.

2. Перевод документов заявки. Норма п. 2 данной статьи не предусматривает ограничения по сроку представления перевода документов заявки на русский язык. Как правило, перевод может быть представлен заявителем по запросу, направляемому при проведении формальной экспертизы заявки. Однако заявитель вправе, не дожидаясь запроса, представить такой перевод. В Роспатент достаточно представить перевод на русский язык, за правильность и достоверность которого отвечает лицо, уполномоченное вести дела по получению патента.

Такой подход полностью соответствует правилу 51.bis.1 Инструкции к PCT к международным заявкам, согласно которому перевод международной заявки, представленный заявителем, должен быть официально заверен заявителем или лицом, осуществившим перевод международной заявки, в том, что, насколько ему известно, перевод является полным и достоверным.

Запрос заверенной копии документа не подразумевает представления заверенного перевода данного документа. Например, при представлении в соответствии со ст. 4.D (3) Парижской конвенции заверенной копии первой заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет, не требуется представлять перевод данной заявки, также заверенный. Патентное ведомство заверяет копию первой заявки, и при этом не требуется никакой легализации такой заверенной копии. Нотариального заверения перевода документов на русский язык не требуется <222>.

<222> Требования к переводу документов заявки на русский язык // ИС. Промышленная собственность. 2001. N 6.

3. Требования к документам заявки установлены соответствующими Административными регламентами Роспатента <223>, заменившими ранее применявшиеся правила составления, подачи заявки и экспертизы в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

<223> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение.

Документом, подтверждающим уплату патентной пошлины, является, в частности, копия платежного поручения, заверенная уполномоченным банком. В принципе Роспатент обязан принять любой платежный документ, использование которого допускается на территории Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего осуществление платежа.

Документом, подтверждающим основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты, может служить любой документ, подтверждающий соответствующее право. Например, льготы по уплате патентных пошлин предоставлены гражданам Российской Федерации, являющимся ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств. Для подтверждения права на льготы достаточно представить копию документа, подтверждающего соответствующий статус.

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

Комментарий к статье 1375

1.1. Единство изобретения. Пункт 1 данной статьи содержит формулировку соблюдения единства изобретения, являющегося одним из принципиальных требований к содержанию заявки на выдачу патента на изобретение. Это требование считается заведомо выполненным, когда заявка относится только к одному изобретению, но при этом одно изобретение должно быть сформулировано в формуле изобретения так ясно, чтобы не было сомнений в том, что в данном пункте формулы изобретения действительно заявлено одно изобретение, а не "закамуфлированная" группа изобретений.

Под одним изобретением понимается изобретение, охарактеризованное не просто каким-то набором признаков, а совокупностью признаков, находящихся в причинно-следственной связи друг с другом. Именно в такой совокупности существенных признаков усматривается единство изобретения в отношении одного изобретения. Если между признаками отсутствует причинно-следственная связь, то каждая группа таких невзаимосвязанных признаков представляет собой самостоятельное решение, которое рассматривается как отдельное изобретение, не связанное с другим изобретением, охарактеризованным другой самостоятельной группой признаков. В таком случае правомерно говорить о несоблюдении единства изобретения в формуле на формально заявленное одно изобретение.

Именно этот тезис нарушения единства изобретения должен лежать в основании последующего отрицания изобретательского уровня при попытке получить патент на средство (продукт или способ), состоящее из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Гражданский кодекс РФ, как и ранее Патентный закон РФ, допускает также подачу заявки, содержащей более одного изобретения, если эти изобретения составляют группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом. В этом условии нет ничего принципиально нового, и возможность подачи одной заявки на группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, исходит еще от Парижской конвенции по охране промышленной собственности, полностью отражена в Договоре PCT и других соглашениях, участником которых является Российская Федерация.

Кодекс не содержит конкретных критериев для проверки наличия в заявке, содержащей несколько изобретений, соблюдения условия единого изобретательского замысла.

Практика Роспатента, как и практика многих патентных ведомств, пошла по пути толкования данного условия в подзаконных документах путем приведения случаев, когда группа изобретений отвечает требованию единства. Такие перечни могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Ранее практика Роспатента признавала единство изобретения соблюденным в случаях, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;

- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть;

- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т. д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

В принятом Административном регламенте по изобретениям (п. 10.5) из перечисленных условий отсутствуют:

- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;

- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

Вопросы, связанные с установлением, а точнее, признанием соблюдения единства изобретения, рассматриваются во многих патентных ведомствах, и изучение их опыта позволяет только глубже разобраться во всех тонкостях. Когда на российской территории действует одновременно две патентные системы - российская и евразийская (часть 4 ГК РФ и Конвенция ЕАПО), опыт каждой из них требует осмысления, особенно когда по некоторым вопросам мнения и суждения специалистов расходятся.

Рассмотрим одну из таких недавно появившихся проблем.

1.2. Единство изобретения и Правила ЕАПВ. С 1 марта 2008 года введена в действие новая редакция Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), развивающая ранее действовавшие Правила. Однако предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект-композицию, представляется ошибочным.

В абзпункта 5.4 Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:

"Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.

В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.

Аналогично если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применения, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению" <224>.

<224> Жирный шрифт в части текста Правил сохранен, так как он имеет место в Правилах, размещенных на сайте ЕАПВ.

Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация, когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.

Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект - химическое соединение, который, образно говоря, "цементировал" условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение.

Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.

Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:

1) химическое соединение Х;

2) применение химического соединения Х по назначению А;

3) применение химического соединения Х по назначению Б;

4) применение химического соединения Х по назначению В;

В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно химическое соединение Х, не имеет новизны.

Согласно Правилам заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:

1) применение химического соединения Х по назначению А;

2) применение химического соединения Х по назначению Б;

3) применение химического соединения Х по назначению В.

В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, несмотря даже на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности.

Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения также и при изначальной подаче заявки с такой формулой изобретения.

Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается как нарушающее единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все применения по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности общим родовым применением.

Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько применений. Один объект на применение может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типичная ситуация.

Собственно, такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее - Руководство PCT), пункт 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:

"Отсутствие единства изобретения может быть очевидным a priori, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено a posteriori, то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на А + Х, А + У, Х + У отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на А + Х и А + У единство изобретения присутствует a priori, поскольку А является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что А известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку А (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники".

В том же Руководстве PCT представлен в п. 10.21 пример 1:

"Пункт 1: Способ получения химического вещества Х.

Пункт 2:

Пункт 3: Применение (способ применения) вещества Х в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество Х. Однако если вещество Х известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особенного технического признака, общего для всех пунктов формулы". Обратим внимание, что в качестве особого технического признака, "цементирующего" единство в группе изобретений, рассмотрено именно само вещество Х.

Как только особый признак - вещество Х исключается из независимого пункта формулы в связи с известностью из уровня техники, группа изобретений на способ получения вещества Х и применение вещества Х распадается как не отвечающая условию единства изобретения.