Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 6 )

Данная норма повторяет содержание абзаца второго п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ в редакции 2003 г., во время действия которого выдавались сотни патентов с формулой на "применение продукта А по назначению Б", несмотря на отсутствие в законе упоминания о "применении".

Некоторые специалисты полагали, что если в Административном регламенте не будет присутствовать какое-либо упоминание о возможности изложения формулы изобретения по структуре "применение продукта А по назначению Б", это не приведет к отрицанию экспертизой принципиальной возможности представления в заявках и таких формул.

Но практика применения уже в 2009 году, после принятия Административного регламента, показала обратное, и это несмотря на то, что Россия является участницей PCT и Роспатент как орган международного поиска и международной предварительной экспертизы обязан соблюдать Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, правила которого (п. 5.21) предусматривают использование формул, представленных по структуре "применение продукта А по назначению Б". Кроме того, Россия является участницей Евразийской патентной конвенции, и Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве также предусматривают возможность использования такой формулы. Создается странная ситуация, когда заявители из дальнего зарубежья (их абсолютное большинство по количеству заявок в ЕАПВ) имеют возможность получать патенты с формулой на применение, действующие на территории России, а российские заявители, подающие заявки в Роспатент, будут лишены такой возможности.

В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям полностью отсутствует какое-либо упоминание о возможности представления формулы на "применение" в заявке на одно изобретение или в заявке на группу изобретений. Тем не менее оптимизм <57> позволяет надеяться, что Роспатент перестанет отвергать право на существование патентных формул, сформулированных как "применение", как это имеет место в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы PCT или в руководстве для экспертов ЕПВ (Guideline for Examination in the European Patent Office, 2007).

<57> Работа в данном направлении ведется, и на очередной ежегодной конференции Роспатента в октябре 2009 г. данный вопрос вновь был поставлен перед Роспатентом.

Необходимо внести в Административный регламент, в раздел, касающийся требований к формуле изобретения, соответствующие пояснения в отношении формулы на "применение", показать различные варианты таких формул, т. е. сделать так, как это было предусмотрено еще в Инструкции ЭЗ-2-74 <58>, в пункте 7.27 которой приведен пример формулы "применение" и даны соответствующие пояснения в части объекта, который охраняется такой формулой изобретения. В этой же Инструкции, в редакции 1984 г., в примечании к п. 6.06 было подчеркнуто, что "данная норма применяется в случае, если известный объект используется без существенных изменений и образования совокупности с другими объектами (имеются в виду признаки другого объекта)".

<58> Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), Госкомизобретений СССР.

Отсутствие в Административном регламенте, в разделе, относящемся к составлению заявки, требований к составлению формулы "применение", признакам, включаемым в такую формулу, форме изложения формулы "применение" в отношении продукта или способа, к содержанию описания изобретения и т. д. дезориентирует российских заявителей и практически отучает их от использования такой формулы изобретения.

Обратим внимание на Правила составления, подачи и рассмотрения Евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, в которых в отношении "применения" представлены, в частности, следующие разъяснения и правила:

- под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта понимается использование его по неизвестному назначению;

- формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она также, в частности, характеризует применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта;

- в случаях, когда объектом изобретения является применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта, используется следующая структура формулы изобретения: "применение... (приводится обозначение или характеристика применяемого объекта) в качестве...", или "применение для...", или "применение при производстве... (приводится название процесса) для..." (приводится назначение применяемого объекта)".

- требование единства изобретения считается соблюденным применительно к группе изобретений, одно из которых представляет собой новое химическое соединение, а другие - различные его применения. При этом каждое такое применение представляется в виде независимого пункта формулы изобретения и рассматривается как отдельное изобретение.

Более подробные разъяснения и правила в отношении "применения" представлены в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы к Договору PCT. Подобные разъяснения и правила в отношении "применения" существовали во всех ранее действовавших советских и российских нормативных документах, начиная с указаний по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74) от 01.01.2001 и Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) от 01.01.2001.

Ничего подобного в принятом в 2009 г. российском Административном регламенте, к сожалению, нет. В нем просто ничего не сказано о том, как оформлять заявку с формулой на "применение", какие соблюдать требования и что представлять в описании изобретения. На какие действующие нормативные документы при оформлении заявки на изобретение с формулой на "применение" должны ориентироваться российские заявители, приходиться только гадать. По существу, Роспатент, вместо того, чтобы дать в Административном регламенте для заявителей и экспертов правила оформления заявки и экспертизы в отношении "применения", усугубил ситуацию, не включив в Регламент вообще ни слова о формуле на "применение", создал массу неурегулированных проблем, привел к экспертному произволу в части направления в адрес заявителей совершенно не обоснованных запросов и уведомлений с предложениями изменить формулу изобретения, что, в свою очередь, привело к затяжке сроков вынесения решений по заявкам и необоснованным финансовым затратам сторон.

Нельзя оставаться "белой вороной" и вводить и пропагандировать нормы, ущемляющие интересы национальных заявителей. Не следует забывать, что и иностранные заявители при таком подходе к формуле "применение продукта А по назначению Б" будут выбирать для подачи заявок не Роспатент, а ЕАПВ. Такая нездоровая конкуренция между патентными ведомствами не может приветствоваться, а заявитель обязательно выберет то ведомство, которое в большей мере обеспечит защиту испрашиваемых исключительных прав.

Напомним, как определяется новизна в соответствии с правилом 12.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

"12.05. При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или в случае формулы "на способ" к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5Например, притязание на вещество Х для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к "форме для жидкой стали", это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым".

Поэтому, ориентируя российских заявителей не подавать заявки, в т. ч. международные, с формулой "применение известного продукта по новому назначению", а подавать заявки с формулой на продукт с новым для него назначением, Роспатент заведомо ставит заявителей под получение отчета о международном поиске с категорией релевантности по новизне - Х, что означает отсутствие новизны. И такой отчет будет получен российскими заявителями именно из Роспатента как Международного поискового органа. Нонсенс, на который нельзя не обратить внимание <59>. При переводе такой заявки на национальную фазу в европейские страны российский заявитель будет вынужден менять структуру формулы изобретения с продукта, с которой Роспатент готов ему выдать по заявке PCT российский патент, на формулу изобретения "применение", т. к. с формулой изобретения на такой продукт Европейское патентное ведомство откажет по новизне, что только ущемляет интересы российского заявителя, несущего дополнительные финансовые затраты <60>, которые не несут европейские заявители по заявкам PCT, сразу заявляя в свое патентное ведомство заявку с формулой "применение".

<59> Изобретения, Административный регламент и Гражданский кодекс // Патенты и лицензии. 2009. N 8.

<60> Пошлины за внесение изменений в формулу и описание, которые нужно привести в соответствие с новой формулой, дополнительная оплата услуг зарубежных поверенных и т. п.

1.8. Формула на "применение" в Роспатенте и ЕАПВ. В таких нормативных актах, как часть четвертая ГК РФ, Патентный закон РФ (в редакции 2003 г.), Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), Европейская патентная конвенция (ЕПВ), Договор PCT, Соглашение ТРИПС, к объектам изобретения отнесены только продукты и способы. В названных актах об объекте "применение" или патентной формуле на "применение" не сказано ничего.

Форма патентной формулы "применение" предусмотрена в подзаконных актах, таких, как инструкции, правила и руководства, используемые в патентных ведомствах ЕАПВ, ЕПВ и органах, осуществляющих международную предварительную экспертизу по Договору PCT, к которым относится и Роспатент.

Принятый в 2009 г. Административный регламент по изобретениям в отличие от ранее действовавших Правил уже не предусматривает использование формулы "применение" при подаче заявки на одно или группу изобретений, перечень допустимых групп изобретений представлен в закрытом (исчерпывающем) виде и в него не включены следующие, ранее допускавшиеся Правилами, группы:

- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;

- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

После принятия Регламента со второй половины 2009 г. из Роспатента стали поступать экспертные уведомления с предложением изменить заявленную формулу "применение на формулу, характеризующую непосредственно продукт или способ, с той мотивировкой, что "формула на применение не предусмотрена действующим законодательством".

Во-первых, такая рекомендация не соответствует ст. 1375 ГК РФ, согласно которой единственным требованием к формуле изобретения является представление формулы изобретения, выражающей его сущность и полностью основанной на описании, и нормы ГК РФ не ограничивают заявителя формами изложения формулы изобретения.

Во-вторых, данная рекомендация дезинформирует российских заявителей, подающих заявки PCT, т. к. продукты и способы, отличающиеся только новым для них назначением, как уже ранее было показано, не признаются соответствующими условию патентоспособности "новизна". Отрицание новизны пункта формулы на продукт или способ констатируется, если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения.

По Правилам ЕАПВ (п. 2.6.1) формула на несколько изобретений, относящихся к однородным или разнородным объектам, связанным единым изобретательским замыслом, может включать различные комбинации таких объектов, как устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, применение, и практика ЕАПВ в отношении использования формул "применение" ничем не отличается от практики <61> Европейского патентного ведомства.

<61> Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2007.

В публикации <62> сотрудницы ЕАПВ выражено несогласие с изложенным моим мнением в отношении формулы "применение" и, в частности, отмечено:

<62> Серова : быть или не быть // Патенты и лицензии. 2008. N 7.

"Позволим себе не согласиться с этим мнением. В п. 2 Правила 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов сказано: "С учетом ст. 82 заявка на европейский патент может содержать несколько независимых пунктов формулы одной и той же категории изобретения (продукт, способ, устройство или применение), если объект не может охватываться приемлемым образом одним пунктом формулы".

Судя по содержанию критики, не разобралась с сутью мной изложенного. Непосредственно в Конвенции о выдаче европейских патентов (далее - ЕПК) не упоминается что-либо об объекте "применение". Согласно ст.ЕПК "патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимы и основаны на изобретательской деятельности".

Не Конвенция, а правило 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов, на которое ссылается , определяет "применение" как одну из возможных форм формулы изобретения. Обращаю внимание на заголовок правила 29 - "Форма и содержание формулы изобретения".

В этом наши мнения действительно расходятся, т. к. считает, что в ЕПК "применение" отнесено к объекту изобретения, а по моему убеждению, - к одной из форм изложения формулы изобретения. Точно такой же подход имеет место в Договоре PCT (п. 5.04 "Форма и содержание формулы изобретения", Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы).

Изложенная мной позиция заключается в том, что отсутствие непосредственно в текстах Патентного закона РФ, части четвертой ГК РФ, Конвенций ЕПК и ЕАПК и Договора PCT упоминания о "применении" не является основанием для исключения из подзаконных документов: правил, административных регламентов, инструкций или руководств, принципиальной возможности использования при характеристике сущности изобретения формулы, изложенной по форме "применение". К сожалению, данную позицию некоторые специалисты не воспринимают и пытаются бездоказательно утверждать, что отсутствие непосредственно в статьях части 4 ГК РФ упоминания о "применении" как некого самостоятельного объекта, не позволяет использовать патентную формулу, изложенную по форме "применение".

Наряду с критикой моей позиции, предлагает ввести в евразийское патентное законодательство норму следующего содержания:

"Нарушением исключительного права патентовладельца признаются несанкционированные действия по непосредственному применению вещества (продукта) при охране объекта "применение вещества (продукта)" евразийским патентом, а также изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью вещества (продукта) в форме для указанного применения".

Можно только поддержать предложенное и надеяться, что оно подвигнет Роспатент быстрее изменить свою позицию в отношении "дискриминации" формул "применение" <63>.

<63> Применению в России быть, но под чьим флагом? // Патенты и лицензии. 2009. N 10.

В связи с обсуждением изменений и дополнений норм части 4 ГК РФ Роспатент в 2009 г. предложил урегулировать на законодательном уровне вопрос, связанный с установлением использования изобретения с формулой "применение". Из данного предложения следует, что вопрос об объеме прав по формуле "применение", концептуально законодателем якобы не урегулирован и может быть решен только внесением соответствующих норм в часть 4 ГК РФ.

Это, по сути, совсем не так, и ничего по данному вопросу в часть 4 ГК РФ вносить не требуется. На сегодня не известны случаи, когда российские суды не могли вынести решение об использовании запатентованного изобретения с формулой "применение" и не понимали, какое изобретение - продукт или способ, охраняется формулой "применение". И тому есть вполне резонные обоснования толкования объема прав по формуле "применение", представленные в ранее действовавших нормативных документах, т. к. "применение" появилось в российском (советском) законодательстве еще в 1973 г. в пункте 21 Положения <64>.

<64> Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утверждено Постановлением СМ СССР от 01.01.2001 N 584.

В известной Инструкции ЭЗ-2-74 <65>, в пункте 7.27, приведен пример формулы "применение":

<65> Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), Госкомизобретений СССР.

"Применение рефрактометра в качестве термометрического датчика для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей".

В этом же пункте Инструкции отмечено:

"Название изобретения в этих случаях должно отображать тот объект, к которому относится данное применение, т. е. выражать новое назначение известного объекта. Изобретение, охарактеризованное в приведенной формуле, должно быть названо "Термометрический датчик", т. к. рефрактометр здесь используется как термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей".

Обратим внимание - формула изобретения представлена по форме "применение", а в качестве изобретения рассматривается термометрический датчик как объект - "устройство". Собственно, в этом примере уже дан ответ на вопрос, что характеризует "применение" по объему прав в таких случаях.

В книге <66> ведущих советских специалистов-патентоведов той эпохи, в главе 9 "Охрана прав на "применение", отмечено следующее:

<66> , , Фурман эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения. М.: ЦНИИПИ, 1971.

"В патентоведческой литературе США широко обсуждается вопрос об объеме прав, вытекающих из патента на "применение". В этом отношении интересен пример с защитой материала, который был впервые предложен как инсектицид. Если бы патент был выдан на способ борьбы против насекомых с использованием этого материала, то нарушителем такого патента могла бы являться только домашняя хозяйка, применившая этот материал путем распыления для борьбы против насекомых, а не фирма, выпускающая такой порошок как массовое средство <67>". Далее, продолжая приведенный пример с инсектицидом, советские специалисты отметили: "Если бы патент был выдан на применение этого материала в качестве инсектицида, то нарушителем патента явилась бы фирма, продающая такой инсектицид".

<67> Patents, research and management: a guide for inventors and executives / H. Forman. N. Y., 1961.

Таким образом, правонарушение в отношении использования такого изобретения, запатентованного с формулой "применение", должно рассматриваться в отношении продукта, используемого как инсектицид или предназначенного для такого использования, а не в сфере процесса борьбы против насекомых как способа, характеризуемого некими обязательными действиями (приемами).

1.9. Принцип установления объекта правонарушения по патенту с формулой "применение". Объект правонарушения определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, включающей родовое понятие, и установление объекта правонарушения по патенту с формулой "применение" ничем от этого не отличается.

Если все признаки в формуле "применение" характеризуют продукт, то объем прав по такой формуле изобретения охватывает именно продукт как объект правонарушения, т. к. все признаки в формуле изобретения присущи продукту как таковому.

Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а является характеристикой изобретательского уровня изобретения, сущность которого заключается не в создании нового продукта, а состоит именно в установлении возможности его применения по неочевидному для известного <68> продукта назначению.

<68> Это же касается нового вещества, которому предоставлена абсолютная охрана как веществу и в то же время установлена неочевидная область(и) его применения, охватываемая формулой "применение".

Если совокупность признаков в формуле "применение" включает наряду с признаками продукта и признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает именно способ как процесс, со всеми вытекающими из этого последствиями установления правонарушения, т. к. признаки способа (действия, приемы, режимы), входящие в формулу изобретения, проявляются как таковые только в реальном технологическом процессе во время его осуществления.

Если совокупность признаков в формуле "применение" включает только признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает только способ как процесс, и правонарушение может быть установлено только в отношении реального технологического процесса, в котором осуществляются приведенные в формуле действия, приемы или режимы.

Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а характеризует изобретательский уровень тех изобретений, оригинальность которых заключается не в их конструкции или составе, а состоит в установлении новой для данного объекта функции (назначении).

Особо подчеркнем, что слово "применение" является не глаголом, характеризующим действие (прием) как признак способа, а является отглагольным существительным. В связи с чем формула типа "применение известного продукта по новому назначению" даже формально не содержит ни одного признака - действия, которыми характеризуется способ как объект изобретения.

Примером того, что сведения о выдаче патентов с формулой изобретения, изложенной по структурной форме "применение", продолжают публиковаться в официальном бюллетене Роспатента, являются публикации в бюллетене от 01.01.2001:

- патент РФ 2359701 - "Усиливающий агент для терапии высокоинтенсивным с фокусированным ультразвуком и его применение";

- патент РФ N 2359680 "Применение комплексных соединений железа (III)";

- патент РФ N 2359679 "Применение о-АТФ для лечения заболеваний, включающих ангиогенез";

- патент РФ N 2359674 "применение производных пиридин-2-ил-метиламина для получения лекарственного средства, предназначенного для лечения симптомов хронической боли невропатического или психогенного происхождения".

Вопрос относительно занятой Роспатентом позиции в отношении формул "применение" был вновь поднят на состоявшейся 8 - 9 октября 2009 г. в Роспатенте очередной Научно-практической конференции "Практика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия административных регламентов", на которой прозвучали доклады <69>. Из обсуждения стало ясно, что избавиться <70> от формул "применение" и принять никому не нужные рекомендации с предложением отказаться от такой формулы Роспатенту не удалось и сотрудники Роспатента пришли к пониманию необходимости разработки методических рекомендаций по дальнейшему использованию формул "применение" так, как это было и ранее, и перестали настаивать на толковании формулы "применение" только как характеризующей объект-способ. Имеющие место запросы и уведомления экспертизы с предложениями изменить формулу изобретения "применение" на иную были названы ошибочными.

<69> Вопросы правовой охраны изобретений в виде "применения" // Тезисы докладов конференции.

Формула на "применение" в Роспатенте и ЕАПВ // Тезисы докладов конференции.

<70> Данную позицию на конференции отстаивал только один патентный поверенный , не обосновав при этом причин, по которым Роспатент должен отказаться от формулы "применение", несмотря на то, что именно такая формула изобретения используется в евразийском и европейском патентных ведомствах и многих других.

1.10. Формула на "применение" в Германии и ЕПВ. Мной был направлен запрос к немецкому и европейскому патентному поверенному д-ру Оливеру Хенриону <71> с просьбой разъяснить современную немецкую практику по данному вопросу. В ответ д-р Хенрион любезно предоставил публикации и пояснил, что согласно немецкой практике патент с формулой по структуре "применение продукта А в качестве инсектицида" позволяет запретить не только реальное использование во время распыления или иного введения в почву, а также позволяет запретить и ввоз, и продажу такого вещества, если эти действия сопровождаются информацией об этом новом целевом назначении вещества как инсектицида (об этом должно быть прямо написано на упаковке и в инструкции).

<71> Dr. O. Henrion.

Приведем несколько извлечений из представленной публикации "The Enforceability of Medical Use Claims in Germany", Dr. Franz-Josef Zimmer and Steven M. Zeman. Questions and Answers relating to Divisional Applications at the EPO, Grunecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhausser, 2006.

Кто может привлекаться в качестве ответчика по иску о нарушении формулы изобретения, касающейся медицинского применения?

Любая сторона, производящая, предлагающая и/или продающая очевидно приготовленный продукт для заявленного применения, может привлекаться в качестве ответчика по иску за прямое нарушение патентных прав (§ 9 Закона Германии о патентах).

Таким образом, иски о медицинском применении в Германии обеспечены правовой защитой. Обладатель патентов на такие формулы медицинского применения имеет право блокировать в Германии деятельность, направленную на очевидное приготовление активнодействующего компонента для заявленного применения, блокировать импорт очевидно приготовленного компонента из стран, где не существует никакой патентной защиты, и блокировать экспорт очевидно приготовленного компонента из Германии в другие страны. Это требует, однако, того, чтобы он был в состоянии продемонстрировать, что целью действий ответчика является лечение тех же пациентов или подгрупп пациентов, как это заявлено в формуле изобретения, а также таким же образом, как это заявлено.

Обеспечение в Германии правовой санкцией формул изобретения медицинского применения. Национальное прецедентное право Германии неоднократно принимало решения в отношении области медицинского применения формулы изобретения, независимо от того, является ли эта формула изобретения прямым медицинским применением либо относится к "швейцарскому типу" правопритязания, включает в себя как само по себе медицинское применение, так и подготовительную работу, необходимую для того, чтобы облачить используемую лекарственную смесь в форму, в которой она может быть предписана для заявленных в формуле изобретения целей. В этом контексте немецкое прецедентное право разработало и придерживается концепции "очевидного препарата" (sinnfallige Herrichtung), а именно таких взглядов придерживался суд в принципиально новых решениях, служащих прецедентом по делам "Бензолсульфонилмочевина", 1977 г., "Ситостерилгликозид", 1982 г., "Гидропридин", 1983 г. и "Пищевая защитная пленка с разрезами", 1990 г.

Концепция "очевидного препарата" является весьма важной для понимания обеспечения исполнения законодательства в Германии по формулам изобретений, касающихся медицинского применения. В 1977 г. в своем решении по делу о бензолсульфонилмочевине Верховный Федеральный Суд Германии постановил:

"Использование вещества для борьбы с болезнью, для которой медицинская польза вещества уже исследована, не происходит только потому, что врач применял или же прописал таковой медикамент, но и потому, что по стандартной методике включается ряд действий, которые, как и врачебные действия, не существуют за пределами области коммерческого применения, например составление рецептуры и изготовление лекарственного препарата, его дозировка и упаковка для незамедлительной готовности к применению. Все эти врачебные действия охвачены поданной заявкой о притязании на право использования".

"Очевидный препарат" отражает все формы применимых препаратов вещества, которые в противоположность абстрактному намерению прописать применение конкретной смеси могут быть выявлены как таковые любым из чувств человека. Очевидный препарат активного вещества для сформулированного медицинского применения может, например, включать в себя: составление рецептуры, изготовление, дозирование, упаковку для применения, письменные инструкции для применения лекарственных препаратов, содержащих конкретную смесь, или, в особенности, упаковку с нанесенной информацией, касающейся предназначенных медицинских показаний, надлежащей дозировки и/или времени применения. Описание листовки-вкладыша в упаковке, содержащей информацию о лекарственном средстве, особенно важно для истца, намеревающегося возбудить иск о нарушении патентных прав, поскольку листовка-вкладыш в упаковке будет, зачастую, являться единственным материальным доказательством, каковое истец сможет предоставить в суд для демонстрации того, что его заявленное применение было нарушено.

Это толкование в Германии формул изобретений, касающихся медицинского применения, фактически сдвигает защиту, предоставленную формулой медицинского применения, на момент времени, предшествующий действительному применению вещества для заявленного использования. Само по себе нарушение прав в сфере заявленного медицинского использования в Германии может быть обнаружено тогда, когда третья сторона выпускает на рынок лекарственный препарат, который сопровождается описанием, касающимся признаков, содержащихся в притязании на право использования (в формуле изобретения).

Для такового обнаружения нарушения прав формулы медицинского применения является решающим то обстоятельство, что истец должен доказать, что целью предполагаемого нарушения со стороны ответчика является лечение болезни именно таким образом, каковой содержится в формуле медицинского применения, рассматриваемой в суде.

Как это было отмечено в решении Верховного Федерального суда Германии от 1987 г. по делу о Лекарственном препарате Антивирус, недостаточно, чтобы предполагаемое применение ответчиком было бы просто надлежащим для заявленной цели:

"Окончательным элементом, а именно конкретным достижением цели, является неотъемлемая "специфическая защита продукта", которая становится наиважнейшим компонентом защищенного изобретения. Если этой цели не добиваются, специально не достигают, а скорее, приходят к другой цели, отличной от той, которая была заявлена, то в этом случае никакого использования запатентованного предмета изобретения не существует".

Другими словами, для того, чтобы действие было признано нарушением формулы изобретения о медицинском применении, ответчик должен осуществить заявленное применение, которое означает, что цель, взятая как таковая из листовки-вкладыша в упаковке, содержащей информацию о лекарственном средстве, продукции, которая является предполагаемым нарушением, должна быть такой же, как и цель, закрепленная в формуле изобретения.

Важность установления факта того, что цель ответчика идентична цели, содержащейся в формуле изобретения, проиллюстрирована в решении Федерального суда первой инстанции г. Дюссельдорфа, вынесенного в 2004 г. по делу о Рибавирине <72>.

<72> Противовирусный препарат для лечения СПИДа.

В конце своей публикации авторы Dr. Franz-Josef Zimmer and Steven M. Zeman подчеркнули:

"И в заключение, прямые формулы на медицинское применение (разрешенные Германским патентным ведомством), так же, как и формулы на медицинское применение "швейцарского типа" (разрешенные Германским патентным ведомством и Европейским патентным ведомством), в Германии обеспечены правовой санкцией. Согласно единообразному и развитому прецедентному праву их сфера обеспечения правовой защитой включает в себя очевидные препараты веществ и исходя из этого сдвигает время вступления в законную силу таковой защиты за нарушение патентных прав на время до момента начала фактического лечения пациента. При обеспечении в Германии правовой санкцией формулы на медицинское применение большое внимание должно быть уделено доказыванию того, что целью ответчика, якобы нарушившего патентные права, были действия, соответствующие всем патентным признакам отстаиваемой формулы на медицинское применение".

В другой предоставленной публикации <73> отмечено, что формула на применение продукта рассматривается по области правонарушения как ограниченная формула на продукт. При этом автор статьи настоятельно рекомендует включать пункты формулы на применение продукта уже на стадии подачи заявки во всех случаях, когда определенное применение продукта, которое определяется использованием другого продукта (вещества), является важным.

<73> Scope of use claims, Йоханнес Ахме, июль 2000 г. // http://www. uex. de/fileadmin/user_upload/Service_PDF_s/Articles_.

Роспатент, не рекомендуя при подаче заявок использовать формулу на применение в любых ее ипостасях, полностью противоречит немецкой практике <74>, и это несмотря на то, что именно в немецком патентном праве более 100 лет назад появилась впервые формула на применение.