Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 17 )

2. Научные исследования и эксперимент. Не относится к нарушению исключительного права патентообладателя проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием. Данная норма позволяет любому лицу перед обращением к патентообладателю самостоятельно убедиться в действительном проявлении свойств и характеристик, декларированных в описании к патенту или в рекламе патентообладателя, и только после этого принять решение о целесообразности вступления в переговоры с патентообладателем об условиях приобретения прав на использование изобретения.

Речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта, способа, изделия, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением.

Так, например, будет считаться нарушением патентных прав использование запатентованного термометра в эксперименте не над самим термометром (проверка его качественных характеристик и надежности), а в эксперименте или научном исследовании другого объекта, например исследование температуры лавы, когда термометр используется по своему назначению как объект техники, а не как объект исследования или эксперимента.

Научное исследование самого запатентованного продукта не является действием, признаваемым как нарушение исключительного права, но сам продукт при таких исследованиях не становится автоматически патентно-чистым. Нарушением будет являться ввоз такого продукта и иные связанные с ними действия, т. к. не санкционированный правообладателем ввоз продукта, даже предназначенного для научных исследований, может рассматриваться как одна из форм введения продукта в гражданский оборот. Из изложенного следует, что если над продуктом требуется провести эксперимент и если продукт не находится легально на территории России, такой продукт лучше запросить (купить) непосредственно у правообладателя. Если продукт уже ввезен на территорию Российской Федерации самим патентообладателем или с его разрешения, дальнейшее его приобретение для использования в научных и иных целях не требует получения согласия патентообладателя.

Ввоз продукта, не предназначенного для введения в гражданский оборот, а только в целях научных исследований самого продукта непосредственно лицом, ввозящим продукт, не должен рассматриваться как правонарушение. Достаточным основанием для такого суждение является отсутствие при ввозе продукта цели введения в гражданский оборот. Маловероятно, что патентообладатель будет запрещать ввоз запатентованных агрохимикатов - удобрений в количестве, например, 50 кг, явно недостаточном к использованию на реальном сельскохозяйственном предприятии.

В то же время ввоз продукта независимо от его количества для продажи иному лицу, которое будет осуществлять научное исследование продукта, уже может рассматриваться как правонарушение, т. к. купля-продажа продукта на рынке является одной из форм введения продукта в гражданский оборот и не зависит от последующей судьбы продукта - будет ли он использоваться для извлечения прибыли или для научных исследований и экспериментов.

3. Чрезвычайные обстоятельства. Допускается использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) без получения разрешения патентообладателя.

Данное изъятие из исключительного права патентообладателя объясняется важностью срочного использования изобретения в общественных интересах в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия стихийного бедствия и иных катастроф. При этом данное изъятие из исключительного права касается только чрезвычайных ситуаций и не распространяется на любые иные катастрофы и аварии. О возникновении чрезвычайной ситуации по той или иной причине общество информируется или государственными органами конкретной страны, или международными организациями, оказывающими помощь в таких ситуациях.

Однако является обязательным уведомление патентообладателя в кратчайший срок об имевшем место использовании запатентованного объекта и последующая выплата ему соразмерной компенсации. Данная норма согласуется с требованием статьи 31 Соглашения TRIPS. Какая-либо российская судебная практика по данному вопросу также отсутствует.

4. Удовлетворение не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. Действие исключительного права патентообладателя не распространяется на удовлетворение личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). Таким образом, законодатель защищает интересы тех членов общества, которые используют запатентованный объект, не извлекая прибыли для себя.

Например, можно изготовить и использовать на зимней рыбалке палатку, патент на которую принадлежит другому лицу, при этом такой палаткой могут пользоваться как члены семьи, так и друзья. Но продажа такой палатки, даже бывшей в употреблении, с получением прибыли уже будет рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя.

5. Разовое изготовление по рецептам. Не распространяется действие исключительного права патентообладателя на разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. Лекарственное средство - это объект-вещество (состав), который разрешено изготавливать в аптеке в ограниченном количестве по каждому рецепту, но врач не ограничен количеством рецептов, которые он может выписывать на одно и то же лекарственное средство многим пациентам.

6. Исчерпание исключительного права. Норма п. 6 комментируемой статьи отражает принцип, называемый в патентной практике исчерпанием прав патентообладателя. Существо данной нормы состоит в том, что перечисленные в ней действия в отношении конкретных партий (экземпляров) продукта и изделия, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с его разрешения, не считаются нарушением исключительного права патентообладателя или его лицензиата.

Применяя положения об исчерпании патентных прав в отношении конкретных изготовленных продуктов (изделий), следует учитывать норму статьи 1227 "Интеллектуальные права и право собственности" Гражданского кодекса РФ, согласно которой интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 ГК РФ.

Последующие действия на рынке (перепродажа, сдача в аренду и т. п.) в отношении этого же самого продукта (его конкретных экземпляров, партии) могут совершаться уже без получения разрешения со стороны правообладателей.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.01.01 г. N 211-О отмечено, что указанное в норме об исчерпании прав ограничение распространяется только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов. Тем не менее далее будут показаны некоторые условия, при которых запатентованный способ при совместном использовании с устройством также исчерпывает себя, но только при осуществлении способа тем устройством, в отношении которого уже наступило исчерпание права.

При отсутствии нормы об исчерпании прав патентообладателя действие исключительного права патентообладателя в отношении продуктов и изделий, уже введенных им в гражданский оборот, препятствовало бы свободе перемещения товаров на рынке, что противоречит основополагающему принципу свободы торговли.

Так, например, запатентованная автомобильная фара, изготовленная на заводе оптической аппаратуры на основании лицензионного договора с патентообладателем, которому принадлежит патент на такую фару, подпала бы под действие этого же патента:

- при продаже фары в магазине розничной торговли в качестве запасной детали для автомобиля;

- при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлены купленные у завода оптической аппаратуры данные фары;

- при хранении запатентованных фар или автомобилей с такими фарами у торгового посредника;

- при последующей продаже автомобиля этим посредником;

- при продаже автомобиля или отдельных фар через сеть комиссионных магазинов или торгово-закупочных фирм, занимающихся сбытом битых автомобилей и бывших в употреблении, но целых запасных частей, и т. п.

Таким образом, после введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его разрешения любым другим лицом, в т. ч. лицензиатом, принцип исчерпания права придает такому товару (продукт или изделие) свойство, аналогичное тому, которое именуется как патентная чистота. При этом следует учитывать, что принцип исчерпания прав, предусмотренный Кодексом, имеет территориальный характер, ограниченный Российской Федерацией, и перепродажа таких продуктов и изделий в другие страны должна осуществляться с учетом действия национальных патентов и национальных законодательств в отношении толкования принципа исчерпания прав (национально-территориальный или международный принцип исчерпания прав).

7. Патентная контрафакция и оригинальная продукция. "Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю. Всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляют объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемым патентом изобретением. Всякое нарушение прав патентодержателя, учиненное либо путем изготовления предметов, либо применением способов производства, составляющих объект патента, образует деликт контрафакции. Под деликтом контрафакции понимаются: изготовление запатентованного объекта, распространение, имеющее промышленный характер, в т. ч. оферта о продаже, употребление любого патентованного объекта в промышленных целях. Не может быть обвинено в контрафакции лицо, получившее лицензию, т. е. разрешение патентодержателя на эксплуатацию изобретения, поскольку оно действует в пределах этого разрешения" <180>.

<180> Хейфец патентного права. Ленинград: Научное химико-техническое издательство; Научно-технический отдел В. С.Н. Х., 1925. Стр. Глава десятая "Патентная контрафакция".

Патентная контрафакция рассматривается как непосредственно в отношении продукта, так и в действиях по распространению продукта. Очевидно, что исходя из определения контрафакции <181> оригинальная продукция, под которой понимается только та продукция, которая изготовлена непосредственно правообладателем или с его разрешения (как правило, по лицензии), не может рассматриваться как контрафактная в контексте "произведенная субъектом, не имеющим на это права".

<181> Контрафакция (от лат. Contra - "против" + factio) - "правомочность".

Неоригинальная продукция, даже если она обладает более высокими качественными характеристиками в сравнении с оригинальной продукцией, тем не менее остается контрафактной, т. к. патентная контрафакция есть нарушение патентного права, а не оценка качества той или иной продукции, изготовленной разными производителями.

В российской судебной практике пока не встречались споры относительно квалификации оригинальной запатентованной продукции как контрафактной на основании норм патентного права, но в отношении оригинальной продукции, изготовленной и маркированной товарным знаком <182> непосредственно правообладателем товарного знака, такие споры состоялись и завершились на уровне высшей судебной инстанции <183> подтверждением тезиса о том, что оригинальная продукция, изготовленная правообладателем товарного знака, не может квалифицироваться как контрафактная. Изложенное, однако, не дает однозначного ответа на вопрос о возможности введения третьими лицами в гражданский оборот на территории Российской Федерации без разрешения правообладателя оригинальной запатентованной продукции, изготовленной за рубежом.

<182> Контрафакция как результат противозаконной деятельности в отношении прав, основанных на интеллектуальной собственности // ИС. Промышленная собственность. М., 2004. N 7.

<183> Пост. Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 10458/08 от 01.01.2001.

8. Исчерпание прав на способ <184>. Патентное право по части 4 ГК РФ не содержит прямой нормы, непосредственно регулирующей исчерпание прав в отношении способов, в которых использованы запатентованные изобретения.

<184> Исчерпание прав и запатентованный способ // Патенты и лицензии. 2009. N 5.

Зарубежная судебная практика подтверждает возможность распространения доктрины исчерпания прав при соблюдении определенных условий и на запатентованные способы изготовления изделий <185>, о чем свидетельствует решение Верховного Суда США по делу LG Electronic v. Quanta Computer (2008 г.). Компания LG продала компании Intel лицензии на использование ее патентов на микропроцессоры и наборы микросхем с правом продажи продуктов, в которых использованы запатентованные устройства. Компания Intel продавала изготовленные по лицензиям продукты компании Quanta другим покупателям, которые их комбинировали с другими устройствами для получения функциональных компьютерных систем для дальнейшей продажи. В отдельном соглашении компания LG потребовала от Intel, чтобы последняя уведомляла будущих покупателей о запрете использовать продукты, купленные у Intel, в комбинации с продуктами других компаний. Компания Quanta не выполнила данное условие, и LG подала на нее в суд за нарушение патентов.

<185> Европейский взгляд на решение об исчерпании прав на американский патент (Pitz J. Quanta mechanics. A European perspective on the US patent exhaustion decision // Patent World Issues. 2008. N 205. P.// Патентное дело. 2008. N 11.

Суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что продажа компанией Intel продуктов компании Quanta повлекла за собой исчерпание патентных прав компании LG на устройства (но не на способы). Суд второй инстанции - Апелляционный суд федерального округа (CAFC) - частично отменил решение суда первой инстанции и постановил, что уведомление компанией Intel компании Quanta означало, что продажа была ограничена определенным условием, а потому доктрина об исчерпании прав в данном случае применена быть не может. CAFC поддержал решение суда первой инстанции в части, касающейся утверждения о том, что продажа устройств не ведет к исчерпанию прав на способы. Верховный Суд США не согласился с решением CAFC по всем пунктам, постановив, что доктрина исчерпания прав в принципе может быть применена к патентам на способы и что лицензированная продажа продуктов, содержащих запатентованные устройства, ведет к исчерпанию патентных прав на способы.

Верховный Суд определил степень вовлеченности патента в продукт, необходимую для того, чтобы можно было ставить вопрос об исчерпании патентных прав. В данном случае только благоразумное и преднамеренное использование микропроцессоров и наборов микросхем, которые Intel продавала Quanta, можно было считать использованием патентных прав компании LG на способ. При этом не существовало иного разумного использования продуктов Intel, чем введение их в компьютерные системы и соединение с шинами и запоминающими устройствами. Верховный Суд подчеркнул, что продукция Intel была специально создана для функционирования только при условии интеграции со стандартными компонентами компьютеров. Верховный Суд также принял во внимание, что неприменение доктрины исчерпания прав к патентам на способы означает подрыв ее принципов и может дать компании LG возможность контролировать продажу компьютеров, укомплектованных с незначительными изменениями стандарта, по всей цепочке продаж вплоть до конечного пользователя. Чтобы избежать такого неоправданного расширения прав патентообладателя в случаях, когда продукт в значительной степени включает в себя существенные признаки запатентованного способа, продажу продукта следует признавать ведущей к исчерпанию патентных прав на способы.

Можно с большой вероятностью полагать, что при введении самим правообладателем патента на способ в гражданский оборот какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться и в отношении запатентованного способа, но только при условии, что способ осуществляется с помощью того же самого конкретного экземпляра устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения.

Иное приводит к невозможности без нарушения права на запатентованный способ эксплуатировать устройство, введенное в гражданский оборот на территории России на законных основаниях, т. к. эксплуатация такого устройства автоматически ведет к воспроизведению (использованию) запатентованного способа. При этом особо отметим, что исчерпание права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Определяющим возможность наступления исчерпания права на способ будет являться конечный результат, получаемый при реализации назначения способа.

В частности, не наступит исчерпание права в отношении способа изготовления продукта и никто без разрешения правообладателя не вправе тиражировать продукты, осуществляя изготовление каждого очередного продукта запатентованным способом. В данной ситуации можно говорить, что способ как технологический процесс завершился, т. е. исчерпал себя только в отношении единицы продукта, как только окончено его изготовление по очередному циклу способа, но способ как объект патентных прав себя при этом не исчерпал.

Если запатентованный способ будет автоматически осуществляться с помощью устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России не самим правообладателем или с его разрешения, исчерпание права на запатентованный способ изготовления продукта не будет иметь места.

Последнее условие целесообразно учитывать при покупке различного оборудования у лиц, не являющихся официальными дилерами правообладателя патента на способ, т. к., ввезя купленное оборудование, можно попасть под действие патента на способ, автоматически реализуемый при эксплуатации устройства, которое в данной ситуации будет рассматриваться как не обладающее патентной чистотой, несмотря на отсутствие патента непосредственно на объект - устройство.

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

Комментарий к статье 1360

Национальная безопасность и открытые объекты патентных прав. Данная норма предназначена для регулирования правоотношений, возникающих в связи с использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, и в данной норме речь идет не о секретных объектах патентных прав, а об открытых изобретениях, информация о которых общедоступна.

В соответствии с Федеральным законом "Об обороне" <186> под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

<186> Федеральный закон от 01.01.2001 N 61-ФЗ "Об обороне".

Каких-либо реальных ситуаций, связанных с исполнением данной нормы и предшествовавшей ей аналогичной нормы по п. 4 статьи 13 Патентного закона РФ, не установлено.

Не установил законодатель какой-либо особой формы уведомления патентообладателя о предоставлении кому-либо разрешения на использование соответствующего объекта патентных прав, равно как и размеров компенсации и порядка ее выплаты.

Особо обратим внимание на то, что данная норма позволяет в интересах национальной безопасности предоставить только разрешение на использование, но не осуществить принудительное отчуждение патентных прав.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1361

1. Право преждепользования предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Право преждепользования предоставляется не любому физическому или юридическому лицу, использовавшему изобретение, полезную модель, промышленный образец до даты приоритета или сделавшему необходимые к этому приготовления, а лишь тем, которые использовали тождественное запатентованному решение независимо от его автора. При этом использование или приготовления должны иметь место на территории Российской Федерации.

2. Виды деятельности, обусловливающей преждепользование. В российском законодательстве виды деятельности, обусловливающей преждепользование, начиная от законодательства СССР, претерпели определенные изменения в сторону расширения толкования состоявшегося преждепользования, не ограничивая его только собственным изготовлением продуктов и изделий преждепользователем.

В соответствии с п. 33 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением СМ СССР от 01.01.2001 N 584, предприятие, организация или учреждение, которые до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (а по иностранным конвенционным заявкам - до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя применили на территории СССР тождественное изобретению предложение другого лица или сделали все необходимые к этому приготовления, сохраняли право на дальнейшее безвозмездное использование данного предложения. Право преждепользования действовало только в отношении юридических лиц, которые уже применили тождественное предложение или сделали к этому соответствующие приготовления, но под независимым применением понималось изготовление и эксплуатация оборудования (осуществление технологии на производстве).

В соответствии со ст. 7 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" от 01.01.2001 N 2213-1 любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора создали и использовали на территории СССР тождественное изобретению решение или сделали необходимые приготовления к использованию, сохраняли право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема. Право преждепользования действовало при соблюдении двух связанных условий: независимого создания и использования тождественного решения, при этом создание тождественного решения должно быть осуществлено на территории СССР. Все, что создано за границей, несмотря на более ранний легальный ввоз в СССР, чем приоритет запатентованного изобретения, под использование тождественных решений не подходило. От последней концепции преждепользования отошли уже при подготовке и принятии Патентного закона РФ, т. к. стало очевидно, что предоставление права преждепользования только на созданные в СССР тождественные решения ведет к злоупотреблениям со стороны патентообладателей в отношении лиц, осуществлявших до даты приоритета изобретения ввоз продукции в Россию.

В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ от 01.01.01 г. N 3517-1 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняло право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. По существу, эта же норма отражена в комментируемой статье ГК РФ.

Под использованием понимается не только изготовление и применение конкретного продукта (изделия, устройства, вещества) в производстве, но и его ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, а также весь остальной перечень видов деятельности, считающихся на основании ст. 1358 ГК РФ использованием продукта (изделия, устройства, вещества и т. п.) или способа.

3. Тождественность сравниваемых решений. Одним из условий предоставления права преждепользования является тождественность сравниваемых решений.

В практике патентного права под тождеством понимается предельный случай равенства объектов, характеризующийся совпадением родовых и индивидуальных свойств объектов. Иными словами, рассматривается идентичность объектов (решений) по всем признакам. Однако с учетом математического, логического и философского определения понятия "тождество" при установлении права преждепользования может быть применимо также абстрактное выражение теории тождества как эквивалентности <187>, причем как в отношении признаков решения преждепользователя, так и в отношении признаков запатентованного решения.

<187> Лит.: Введение в логику и методологию дедуктивных наук / Пер. с англ. М., 1948; Тождество. В кн.: Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970; Он же. О некоторых понятиях теории отношений. В кн.: Кибернетика и современное научное познание. М., 1976; Шрейдер , сходство, порядок. М., 1971; Клини логика / Пер. с англ. М., 1973; Frege G. Schriften zur Logik. B., 1973.

Логический аспект дает формальную модель понятия тождества, философский - основания для применения этой модели. Логический аспект включает понятие об одном и том же предмете, но смысл формальной модели не зависит от содержания этого понятия: игнорируются процедуры отождествлений и зависимость результатов отождествлений от условий или способов отождествлений, от явно или неявно принимаемых при этом абстракций. В философском аспекте рассмотрение основания для применения логических моделей тождества связывается с тем, как отождествляются предметы, по каким признакам, и уже зависит от точки зрения, от условий и средств отождествления.

С логической точки зрения очевидна аксиома: одному и тому же предмету принадлежат все его признаки. Но поскольку представление об одном и том же предмете неизбежно основывается на определенного рода допущениях или абстракциях, эта аксиома не является тривиальной. Ее нельзя верифицировать вообще - по всем мыслимым признакам, а только в определенных фиксированных интервалах абстракций отождествления или неразличимости. Именно так она и используется на практике: предметы сравниваются и отождествляются не по всем мыслимым признакам, а только по некоторым - основным (исходным) признакам той теории, в которой хотят иметь понятие об одном и том же предмете <188>.

<188> Новоселов . Большая советская энциклопедия.

Изложенное, как представляется, позволяет иначе рассматривать понятие "тождественное решение" в спорах о праве преждепользования и не всегда сводить сравниваемые решения к установлению абсолютной идентичности их признаков.

Очевидно, что тождественность решений может также определяться с учетом сравнения признаков по подчиненности "род-вид".

Право преждепользования допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на их патента лишь в объеме, не превышающем достигнутого до даты приоритета, либо если использование не было начато до этой даты, то в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому если после даты приоритета преждепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе препятствовать этому, а преждепользователь может сохранить такой объем или осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя, в т. ч. на основании лицензионного договора. Но заключение лицензионного договора не является единственной формой предоставления преждепользователю права расширить объем производства.

Каким образом патентообладатель может запретить превышение объема, установленного для преждепользователя, законодатель не установил.

Представляется, что патентообладатель может использовать как непосредственно запретительные нормы патентного права, распространяя их на превышающий объем, так и нормы законодательства о недобросовестной конкуренции, рассматривая превышение объема со стороны преждепользователя как одну из форм недобросовестной конкуренции.

Патентообладателю при решении вопроса о целесообразности оспаривания права преждепользования следует иметь в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по своему характеру было таким, что могло привести к общедоступности сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения условию новизны.

При возникновении ситуаций, связанных с установлением права преждепользования, должно приниматься во внимание разъяснение, данное в п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.01.2001 N 122, согласно которому "право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования".

Учитывая, что в Кодексе норма статьи 1361, касающаяся права преждепользования, не изменилась в сравнении с аналогичной нормой по Патентному закону РФ, приведенное выше разъяснение Президиума ВАС актуально и в настоящее время.

Следует подчеркнуть, что используемое в европейской практике понятие "преждепользование как часть известного уровня техники" нельзя отождествлять с понятием "право преждепользования", предусмотренным в статье 1361 Кодекса, по причине совершенно противоположного их влияния на оценку патентоспособности изобретения по критерию "новизна".

Право преждепользования по российскому законодательству может быть применено тогда, когда правомерность выдачи патента в принципе не может быть оспорена и априори считается, что запатентованное изобретение (полезная модель или промышленный образец) неизвестно из уровня техники, включающего любые общедоступные сведения, в т. ч. и сведения об открытом использовании технического средства.

Право преждепользования по российскому законодательству не позволяет аннулировать отвечающий всем условиям патентоспособности патент, а лицо, доказавшее наличие у него права преждепользования, тем не менее не имеет возможности расширить объем использования своей продукции или технологии.

Правом преждепользования по российскому законодательству обладают лишь те лица, которые до даты приоритета добросовестно использовали созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или сделали необходимые к этому приготовления. Этим правом не могут воспользоваться лица, не использовавшие созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или не сделавшие необходимые к этому приготовления, но решившие начать выпуск тождественных изделий после даты приоритета изобретения.

В качестве первого шага для быстрой защиты собственного производства от необоснованных претензий можно подать встречный иск о признании права преждепользования, что может предотвратить вынесение судебного решения о прекращении нарушения действующего патента.

Но одновременно с этим необходимо подготовить и подать возражение против действующего патента и представить доказательства состоявшегося более раннего открытого использования технического средства (изделия, продукта, технологии), в котором применено запатентованное изобретение.

О сути права преждепользования весьма точно сказано проф. в книге "Основы патентного права" <189>: "Бесспорно, что право предварительного пользования не может быть предоставлено лицу, овладевшему изобретением теми или иными недобросовестными махинациями в отношении к патентодержателю. Но, по нашему мнению, также недопустимо, если исходить из основ совершенного правопорядка, предоставление права пользования всякому недобросовестному владельцу изобретением, хотя бы эта недобросовестность проявилась по отношению к третьим лицам. Рассматриваемый институт приобретает смысл и значение, если он направлен к ограждению параллельного творчества в области техники, а не к охране интересов недобросовестных лиц".

<189> Хейфец патентного права. Ленинград: Научное химико-техническое издательство; Научно-технический отдел В. С.Н. Х., 1925. Стр. 155.

4. Объем преждепользования. Одним из условий безвозмездности права преждепользования является ограничение объема использования изобретения для лица, обладающего таким правом.

Столь существенные ограничения применения права преждепользования требуют некоторых пояснений. Нужно определиться, что понимать под изначальным объемом и что понимать под объемом, который не может быть расширен: фактический объем выпуска продукции на дату возникновения права преждепользования или объем продукции, заложенный в проектной документации предприятия?

Представим ситуацию, когда построен завод для выпуска автомобилей в год, но на конвейере пока собран только один экземпляр.

Судом было установлено наличие у завода права преждепользования, основанного на подтверждении сделанных приготовлений для выпуска автомобилей.

Сколько автомобилей может фактически выпускать завод?

Правильным ответом будет объем (количество) автомобилей, заложенный в проектную мощность завода. Иной ответ - один фактически выпущенный автомобиль - означает экономическое разрушение завода; и зачем заводу доказывать в суде наличие права преждепользования, если автомобили в запроектированном объеме, обеспечивающем рентабельность, все равно производить будет нельзя?

Вышеизложенное касается ситуации, когда продукция производится или запланирована для производства в России.

Если продукция ввезена из-за рубежа, под объемом, который не должен быть расширен, будет пониматься тот фактический объем продукции, который был ввезен в Россию до даты приоритета изобретения, например один токарный станок. Это следует из условия возникновения права преждепользования именно на территории Российской Федерации.

В литературе отмечается, что для осуществления права преждепользования должны существовать следующие основные предпосылки:

- от лица, претендующего на право преждепользования, не требуется осознание того, что изобретение может быть патентоспособным; важен сам факт независимого и добросовестного использования (первая ситуация) или сделавшего необходимые к этому приготовления (вторая ситуация);

- необходимые для использования приготовления не могут заключаться в декларативных утверждениях и должны доказывать серьезные намерения лица немедленно использовать свои приготовления для осуществления изделия или технологии;