Комментарий к главе 72 "Патентное право" гражданского кодекса РФ (стр. 20 )

<214> Гаврилов договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10.

Обратим внимание на позицию по данному вопросу, высказанную в патентном руководстве Австралийского патентного ведомства <215>:

<215> Приводится извлечение из приведенного пункта.

Patent Manual of Practice & Procedures 3.25.2.7

Assignment of Part of a Patent

"A patent may be assigned for a part of the patent area (sec 14(2)) or for a limited period of time. If the assignment is for a period of time with a specified date for its conclusion, the Register will record that period. If there is no specified date for the end of the period, the Register will not record the conclusion of the assignment unless the relevant parties makes a request to so record. There are some difficulties if an assignment is for only some of the claims of a patent. The Act does not specifically refer to this situation. The only case law on this subject is Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795. In that case it was held that a patent involving "several things which are in their nature perfectly distinct and severable" (at page 803) could be assigned in part".

В переводе данное извлечение звучит так:

Руководство по патентной практике и процедурам

3.25.2.7 Переуступка прав на часть патента

"Патент может быть переуступлен частично в отношении определенной части (раздел 14(2)) или на ограниченный период времени. Если передаточный акт оформляется на определенный период времени с указанием даты его заключения, то реестр зарегистрирует этот период. Если дата окончания периода не указана, то реестр не будет регистрировать передаточный акт, за исключением тех случаев, когда заинтересованные стороны направят просьбу об этом. Возникают определенные трудности, если передаточный акт оформляется только на определенные пункты формулы изобретения. Закон не рассматривает конкретно эту ситуацию. Единственное решение в рамках прецедентного права по данному вопросу содержится в деле Данниклифф против Мале 141 ER 795. В данном деле суд решил, что патент, включающий "несколько объектов, которые по своей природе отличны и делимы" (на стр. 803), может быть переуступлен частично".

Итак, частичная уступка патентов по независимым пунктам патентной формулы допускается, и именно тогда, когда несколько объектов в патентной формуле по своей природе отличны и делимы друг от друга.

Обратим внимание на даты: руководство датировано 2006 годом, а судебный прецедент по делу Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795, приведенный в данном руководстве и являющийся действующим, был создан 1859 году судом Великобритании, т. к. Австралия в тот период являлась английской колонией, а независимость получила с 1994 г.

Вот оно, уважение к собственному патентному праву, когда прецедент, созданный 150 лет назад, упоминается в действующем патентном руководстве 2006 года, а также во многих зарубежных изданиях, посвященных патентному праву.

Но и опыт законотворчества стран СНГ заслуживает внимания.

В соответствии со статьей 17 "Передача права на объекты промышленной собственности" действующего Закона Азербайджанской Республики "О патенте" любой патент или заявка на патент вместе с правами, основанными на них, могут передаваться полностью или частично, если иное не предусмотрено в законодательстве Азербайджанской Республики.

В соответствии с действующим Законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (правило 18.15) за выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент взимается соответствующая пошлина.

Мы направили уважаемым патентным поверенным Азербайджанской Республики запрос, в котором прямо перечислили интересующие нас ситуации, с просьбой разъяснить изложенное выше в отношении частичной уступки патента, и получили ответ, в котором сказано:

"Если патент выдан на группу изобретений (например, состоящая из двух независимых пунктов формулы на два варианта устройства или на два варианта композиции и иных объектов, каждый из которых может использоваться независимо один от другого), то согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики "О патенте" можно осуществить другому лицу частичную уступку патента только на пункт 1 такой формулы, причем патент с пунктом 2 остается у патентообладателя. Такая версия может быть также, когда пункт 1 остается у патентообладателя, а пункт 2 формулы может быть уступлен другому лицу".

Как воспримет российский законодатель или судебная практика приведенный международный опыт, покажет время. Но, по мнению автора, руководители Роспатента и ЕАПВ уже сейчас могли бы задуматься над поставленным вопросом и, в меру своей компетенции, принять меры для его реализации. Для Роспатента нужно всего лишь сломать порочную практику, т. к. действующее законодательство уже не препятствует частичному отчуждению патента, а для ЕАПВ необходимо рассмотреть вопрос на Административном совете стран-участниц и, в случае его одобрения, внести соответствующую норму в Евразийскую патентную конвенцию.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

Комментарий к статье 1366

1. Данная статья повторяет содержание п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ и содержит правила публичного предложения (правила оферты) со стороны заявителя - автора изобретения, который в случае становления патентообладателем обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, оговоренных в данной статье.

Таким правом обладает не любой заявитель и патентообладатель, а только тот, который является одновременно и автором изобретения. Публичное предложение о заключении такого договора отчуждения (передачи права) может быть сделано любым заявителем-автором независимо от страны проживания и гражданства, а приобретателями права могут быть только российские граждане или юридические лица.

2. Освобождение от уплаты пошлин и условия договора. Норма позволяет полностью освободить заявителя-автора от уплаты патентных пошлин в случае, если при подаче заявки он представит заявление об отчуждении патента (в случае его выдачи) любому гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу, первому изъявившему желание приобрести патент на условиях, соответствующих установившейся практике.

На практике такими условиями будут те из них, которые согласованы сторонами и внесены в договор. Только при рассмотрении спора о заключении договора об отчуждении патента суд должен оценить предлагаемые сторонами условия договора. Спор может касаться размера вознаграждения или иного возмещения, а не принципиальной возможности заключения договора. Вряд ли стороны дойдут до суда, если одна из них не захочет в принципе подписать договор, но в случае такого иска суд должен будет ориентироваться на условия, соответствующие установившейся практике. На сегодня такие судебные дела отсутствуют, и что положит суд в основу суждения об условиях, соответствующих установившейся практике (которой нет), только суду и будет известно. Можно только предположить, что речь пойдет об установлении какой-то средней цены по аналогии с лицензионными договорами.

Уведомление от третьего лица о желании заключить договор о приобретении патента должно быть направлено патентообладателю и в Роспатент, на который возложена обязанность при рассмотрении заявления о регистрации договора контролировать первенство приобретателя исключительного права при изъявлении желания заключить договор.

3. Право на отказ от договора. Автор-патентообладатель может отказаться от заключения договора об отчуждении прав, если не примет условия договора и посчитает их не соответствующими установившейся практике. Если лицо, обратившееся к патентообладателю, не понудит автора-патентообладателя в судебном порядке заключить договор, оно не будет рассматриваться в Роспатенте как лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

В случае отзыва своего заявления согласно п. 3 комментируемой статьи с момента такого уведомления Роспатента, но не ранее чем через два года после дня публикации и при условии полного погашения всех образовавшихся задолженностей по уплате пошлин патентообладатель вправе распоряжаться своим патентом на общих основаниях, в т. ч. отчуждать патент любым лицам независимо от гражданства и местожительства.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Комментарий к статье 1367

1. Кодекс и общие нормы. Четвертая часть Кодекса в отличие от ранее существовавшего разрозненного законодательства содержит статьи, регулирующие разные аспекты распоряжения исключительным правом:

- ст. 1233 - распоряжение исключительным правом;

- ст. 1234 - договор об отчуждении исключительного права;

- ст. 1235 - лицензионный договор;

- ст. 1236 - виды лицензионных договоров;

- ст. 1237 - исполнение лицензионного договора;

- ст. 1238 - сублицензионный договор;

- ст. 1239 - принудительная лицензия;

- ст. 1240 - использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.

2. Предмет договора и его условия. Предметом лицензионного договора является принадлежащее патентообладателю (лицензиару) имущественное право на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, которое он предоставляет другой стороне договора (лицензиату) в оговоренном объеме и в обмен на обязательства лицензиата осуществлять в пользу патентообладателя (лицензиара) предусмотренные договором платежи и (или) иные действия. При составлении лицензионных договоров, основанных на изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, необходимо последовательно соблюдать условия норм нижеперечисленных статей Кодекса.

Стороны могут дополнительно включать в лицензионный договор условия о предоставлении лицензиаром дополнительной информации (в том числе ноу-хау), технической и консультационной помощи лицензиату, возможности контроля со стороны лицензиара за объемом использования, обязательство лицензиара поддерживать действие патента в течение срока действия лицензии, преследовать самостоятельно или совместно с лицензиатом нарушителей патента, взаимном обмене информацией об усовершенствованиях объекта лицензии и предоставлять друг другу лицензии в случае патентования этих усовершенствований и т. д.

Один лицензионный договор может охватывать несколько запатентованных объектов, в том числе и охраняемых несколькими патентами на разные объекты (изобретение и полезная модель, изобретение и промышленный образец и любые их комбинации).

Если патент принадлежит нескольким патентообладателям, предоставление лицензии одним или частью патентообладателей невозможно без согласия остальных патентообладателей.

Европейский опыт заключения лицензионных договоров, их виды и особенности применения весьма подробно и обстоятельно рассмотрены в книге Г. Штумпфа "Лицензионный договор" (М.: Прогресс, 1988). В книге того же автора "Договор о передаче ноу-хау" (М.: Прогресс, 1976) рассмотрены вопросы заключения договоров в отношении секретов производства, во многом пересекающиеся с вопросами заключения лицензионных договоров.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1368

1.1. Патентообладатель вправе подать в Роспатент заявление о возможности предоставления открытой лицензии, в которой он предоставляет любому лицу право использовать запатентованное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии. Неисключительная лицензия может быть выдана разным лицам, и патентообладатель сохраняет за собой весь объем прав, вытекающих из патента.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявлениях об открытой лицензии и вносит записи о предоставленных открытых лицензиях в Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Для целей комментируемой нормы год публикации и год, следующий за годом публикации, - это не календарные годы, а годы действия патента, отсчитываемые от даты подачи заявки, по которой этот патент был выдан.

1.2. Лицензионный договор вместо договора о платежах. Согласно п. 2 статьи 13 Патентного закона РФ лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, было обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, который не являлся лицензионным. Статья 1368 Кодекса не предусматривает подобных отношений между патентообладателем и третьими лицами и предусматривает урегулирование отношений между заинтересованными лицами только лицензионным договором на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Патентообладатель вправе заключить лицензионный договор в отношении патента, по которому им подано и не отозвано заявление об открытой лицензии. Заключение лицензионного договора не накладывает на патентообладателя обязательства по отзыву ранее поданного заявления о предоставлении открытой лицензии. Лицензионный договор в такой ситуации должен быть зарегистрирован в общем порядке, однако патентообладатель не может предоставить третьим лицам исключительную лицензию, т. к. предоставление последней исключало бы принципиальную возможность получить любым лицам открытую лицензию.

1.3. Публикация условий предоставления открытой лицензии. В отличие от норм ранее действовавшего Патентного закона РФ, патентообладатель обязан сообщить в Роспатент условия, на которых он согласен предоставить открытую лицензию, и Роспатент за счет патентообладателя публикует данные сведения. Такое правило позволяет третьим лицам заранее определить целесообразность ведения переговоров с патентообладателем. Однако выдвинутые патентообладателем условия предоставления открытой лицензии, опубликованные Роспатентом, могут быть изменены патентообладателем при проведении переговоров с конкретным лицом, обратившимся к патентообладателю. Иными словами, патентообладатель вправе с разными лицензиатами заключать отличные по условиям лицензионные договоры при соблюдении только одного общего условия - все лицензии могут быть только неисключительными.

2. Право на отзыв заявления. Так же как и ранее по п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ, патентообладатель вправе отозвать заявление о возможности предоставления открытой лицензии, но при соблюдении условий, предусмотренных в п. 2 комментируемой статьи Кодекса.

В случае если в результате отзыва заявления будут затронуты законные интересы какого-либо лица (например, если патентообладатель не согласился с предложенными ему данным лицом условиями заключения лицензионного договора или выдвинул заведомо неприемлемые встречные условия), спор о допустимости отзыва заявления об открытой лицензии подлежит рассмотрению в суде. В случае удовлетворения ходатайства об отзыве названного заявления оно будет считаться отозванным с даты его поступления в Роспатент.

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Комментарий к статье 1369

Составление и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляются с учетом общих норм, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Основные виды регистрируемых договоров. Кроме договора об отчуждении патента и лицензионного договора, распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав может быть осуществлено на основании договора о залоге исключительного права, договоров дарения и мены, договора доверительного управления исключительным правом.

Договоры заключаются в письменной форме, к которой относится письменное предложение заключить соответствующий договор по форме акцептованной письменной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Государственная регистрация договоров отчуждения патента и лицензионных договоров осуществляется в соответствии с правилами Административного регламента Роспатента, публикующего соответствующие сведения в издаваемых им официальных бюллетенях на бумажных и электронных носителях.

В соответствующий государственный реестр (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) вносятся записи:

- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права объекта патентных прав;

- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права использования объекта патентных прав;

- о зарегистрированном договоре коммерческой концессии (субконцессии) о предоставлении права использования объекта патентных прав;

- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на объект патентных прав;

- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;

- о зарегистрированном переходе исключительного права на объект патентных прав без договора;

- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора залога (последующего залога).

В настоящее время уже имеется понимание того, что государственная регистрация договоров должна быть упрощена, что нашло отражение в предложении <216>:

<216> Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации". Проект рекомендован Президиумом Совета к опубликованию в целях обсуждения (протокол от 01.01.01 г.). Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

"3.6. Целесообразно ввести уведомительный порядок их регистрации (без проверки самого договора), что позволит упростить процедуру его вступления в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами".

§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,

созданные в связи с выполнением служебного задания

или при выполнении работ по договору

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

Комментарий к статье 1370

1. Права и обязанности работодателя и работника. Работодателю принадлежит исключительное право на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также право на получение патента на них.

Автору служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца, являющемуся работником, принадлежит право на вознаграждение, основанием для получения которого служат:

- получение работодателем патента;

- передача права на его получение другому лицу;

- принятие работодателем решения о сохранении созданного в связи с выполнением служебного задания объекта патентных прав в тайне с извещением работника (автора) о принятом решении.

Обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана, свидетельствует о необходимости подтверждения трудовых отношений, регулируемых нормами Трудового кодекса Российской Федерации, между работодателем и работником-автором, т. е. между указанными лицами должен быть заключен трудовой договор, в существенных условиях которого необходимо предусмотреть обязанности сторон, связанные с созданием и распоряжением служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, или в таком договоре оговариваются условия, определяющие отсутствие таких обязанностей между сторонами. Очевидно, что работники, никак не связанные с разработкой новой техники и технологии, не могут быть обременены условиями создания и использования служебных объектов патентных прав.

Законодательство не исключает возможности закрепления за работником исключительных прав на рассматриваемые объекты, но такое условие должно быть отражено в трудовом договоре либо в отдельных соглашениях между работником и работодателем, заключаемых в отношении конкретных результатов, получаемых работником во время исполнения своих трудовых обязанностей у работодателя.

Нарушение указанных условий приводит к результатам, пример которых приведен ниже (Постановление ФАС Уральского округа от 01.01.2001 N Ф09-7717/06-С6).

Решением суда установлена принадлежность ЗАО "Челябинский завод эффективного строительного кирпича" права на служебные изобретения по патентам N 2 2 2 2 выданные ранее на имя физического лица - автора данных изобретений, в связи с чем решением суда данные патенты были признаны недействительными в части указания патентообладателя.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку изобретения "Кирпич", "Строительный камень", "Способ производства сырьевой смеси для изготовления силикатного кирпича", "Способ укладки кирпича-сырца в штабель для термообработки" являются служебными изобретениями, автор не является патентообладателем патентов на указанные изобретения и патенты N 2 2 2 2206450 признаны недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя автора изобретений.

2. Минимальные ставки вознаграждения. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, однако до появления соответствующего правительственного постановления в отношении изобретений может применяться действующая норма п. 1 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", согласно которой вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15% от прибыли (соответствующей части дохода), ежемесячно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% от выручки от продажи лицензий без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящихся на данное изобретение.

Вряд ли на практике указанные выше весьма высокие ставки вознаграждения находят применение. Еще в первой редакции 1992 г. Патентного закона РФ в пункте 2 статьи 8 в отношении служебных изобретений было указано, что автор служебного изобретения "имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя, при этом вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, которые определяются на основе соглашения между ними".

Каким образом вознаграждение могло быть соразмерным выгоде (прибыль, доход), которую получает работодатель? Соразмерность подразумевает, что и прибыль, и вознаграждение выражены цифрами одного порядка. Ни один работодатель не будет выплачивать всю прибыль или большую ее часть (если говорить о соразмерности) автору в качестве вознаграждения, т. к. без прибыли работодатель сам работать не может. Еще большее недоразумение вызывало обременение работодателя выплачивать вознаграждение в размере от выгоды, которая "могла бы быть им получена". Иными словами, работодатель должен был платить вознаграждение от гипотетической прибыли, не получая реальных финансовых возмещений. В последующей редакции 2003 г. Патентного закона РФ данная норма была полностью исключена, т. к. практика показала ее нежизнеспособность, и сейчас действует перешедшая в Кодекс норма, согласно которой работник имеет право на вознаграждение, но размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом. Обратим внимание на то, что в данной норме не оговорен вид вознаграждения (за создание изобретения, за использование изобретения и т. д.), что создает некую иллюзию якобы о возможности работодателя выплачивать только поощрительное вознаграждение за создание изобретения, не выплачивая вознаграждения за использование изобретения, в т. ч. при продаже лицензии. Однако содержание нормы в п. 3 ст. 1345 Кодекса разрешает указанные сомнения: "В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца".

И еще раз обратим внимание на целесообразность внесения всех условий получения вознаграждения за использование служебного изобретения в договор между работником и работодателем. Такой договор или дополнение к ранее заключенному могут быть составлены на этапе запуска продукции в производство, когда прогнозируются объемы реализации продукции. В любом случае, лучше заранее договориться, чем потом спорить в судах и в конечном итоге или стимулировать прекращение выпуска именно этой продукции, или нести новые расходы на создание аналогичной, но не подпадающей под полученный патент продукции.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца, независимо от того, является ли он на момент использования конкретного изделия (продукта) работником предприятия или уже не является таковым, имеет право на вознаграждение как минимум именно за использование. Обязанность выплаты такого вознаграждения возложена законодателем на работодателя.

3. Выплата компенсации. Пунктом 4 комментируемой статьи определен порядок выплаты компенсаций работодателем, использующим служебное произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй указанного пункта), или вознаграждений работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий указанного пункта).

Законодатель императивно определил лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение, - таковым является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным уплачивать компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицам данная обязанность переходит только в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором (соответствующие условия могут содержаться как в трудовом, так и в отдельном гражданско-правовом договоре), а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

Приведенная норма не ограничивает работника, получившего патент на свое имя, в дальнейшем распорядиться патентом по своему усмотрению, в т. ч. уступить патент третьему лицу в соответствии с договором отчуждения исключительного права. В этом случае должен быть решен вопрос о выплате компенсации, т. к. у работодателя в течение срока действия патента независимо от его дальнейшего отчуждения сохраняется право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой компенсации.

Представляется, что в такой ситуации компенсация может выплачиваться работодателем работнику или новому патентообладателю или в том же общем размере, но в согласованных долях, работнику и новому патентообладателю, если такое соглашение будет достигнуто между всеми заинтересованными лицами. Свобода договора позволяет выбирать оптимальный для участников вариант, отражающий интересы всех сторон договора. Работодателя, как правило, будет интересовать сохранение неизменности ранее установленного размера компенсации независимо от последующих изменений патентообладателя.

Возможно последующее отчуждение патента от работника или нового патентообладателя обратно непосредственно работодателю, и условия такого "возвращения" служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца исконному работодателю должны быть оговорены в договоре отчуждения, однако при этом новые условия, сопровождающие отчуждение патента, уже могут не соответствовать условиям выплаты компенсации; размеры компенсации могут превышать или быть ниже размера ранее установленной.

Споры между работником и работодателем о принадлежности прав на служебное изобретение могут заканчиваться весьма негативно.

Так, например, в публикации "Что является служебным объектом" <217> была описана ситуация, когда в Таганском межмуниципальном суде г. Москвы в 1998 г. был рассмотрен иск ЗАО "Штурман кардиолодти системс" о признании недействительными патента РФ N 2055991 на изобретение "Турбина для производства ручного инструмента", патента РФ N 2069540 на изобретение "Аппарат для клинических операций" и патента РФ N 2080454 на изобретения "Пневмотурбодвигатель для привода ручного инструмента".

<217> Качанова является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. N 9.

Исковые требования ЗАО "Штурман кардиолодти системс" обоснованы тем, что авторы изобретений состояли в трудовых отношениях с истцом и в их должностные обязанности входило создание новой техники. Истец представил в суд доказательства (планы работ, техническая документация, иные материалы) того, что изобретения по оспариваемым патентам были разработаны авторами в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

Суд признал спорные изобретения служебными и установил вину ответчиков в нарушении прав истца на служебные изобретения. Авторы не известили истца о созданных изобретениях и поданных ими от своего имени заявках. Тем самым истец был лишен возможности подать заявки и получить патенты на свое имя. Истец был также лишен возможности использовать технические решения в режиме коммерческой тайны, поскольку сведения о запатентованных изобретениях опубликованы в официальных изданиях Роспатента и стали общедоступны.

Суд иск удовлетворил, в кассационной инстанции дело не рассматривалось, что послужило основанием для признания Роспатентом выданных патентов недействительными. И хотя судебное решение было принято в условиях действия Патентного закона РФ, оно остается весьма актуальным и сегодня.

4. Восстановление нарушенных имущественных прав. Нарушенные имущественные права на изобретения могут быть восстановлены в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ. В соответствии со ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в т. ч. в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. Признание патента недействительным частично предполагает возможность указания в новом патенте, выдаваемом взамен старого, иного (надлежащего) патентообладателя или измененного состава авторов.

В приведенном выше судебном решении истец не требовал признать его надлежащим патентообладателем и не заявил претензий о возмещении убытков. Исковые требования ограничивались аннулированием патентов, выданных на имя авторов. Таким образом, истец, образно говоря, "наказал" авторов, но сам не стал патентообладателем, превратив ранее запатентованные изобретения в общественное достояние, не подлежащее охране исключительным правом.

Насколько такие действия истца входят в предоставленные ему как работодателю способы защиты прав, определяет суд. В публикации <218> высказано мнение, что такие действия работодателя выходят за пределы предоставленных ему способов защиты - восстановление патентных прав либо возмещение убытков. Вряд ли с этим можно согласиться, т. к. защита исключительных прав работодателя в отношении служебных изобретений должна быть основана на общих нормах статьи 1252 Кодекса, в которой перечислены требования, которые могут быть предъявлены в судебном иске. Обратим внимание на то, что представленный перечень возможных требований не является закрытым и суд вправе рассматривать и иные требования, а приведенное судебное решение, хотя и вынесенное значительно ранее принятия части 4 ГК РФ, должно "охладить" тех авторов, которые пытаются предъявить необоснованные требования работодателю.

<218> Качанова является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. N 9.

5. Использование средств работодателя и последствия. Норма, приведенная в п. 5 комментируемой статьи Кодекса, является новой, она отсутствовала в Патентном законе РФ. Объект патентных прав, созданный работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не считается служебным, и право на получение патента и исключительное право на такой объект принадлежат работнику. Однако для соблюдения баланса интересов в этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного объекта патентных прав для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения работником расходов, понесенных работодателем в связи с созданием такого объекта.

Не потеряло актуальности мнение Верховного Суда РФ, выраженное в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ N 15 от 01.01.01 г., в соответствии с которым если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на использование этого произведения переходят к работодателю. При этом личные неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами - физическими лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона.

Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым договором с работодателем.

Исходя из этого, многие специалисты считают, что размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения (независимо от вида произведения) устанавливаются договором автора с работодателем. Договор автора с работодателем носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров, предусмотренные гражданским законодательством.